美英知识产权纠纷中的定损评估评介

文 / Pauline M. Booth Dr. Michael Salve

美英知识产权纠纷中的定损评估评介

文 / Pauline M. Booth Dr. Michael Salve

知识产权纠纷的损失评估可能会非常复杂。许多在法庭上辩称过、已裁定的案例中，一些突出的问题给我们提供了今后赔偿计算和案例所在司法辖区的认可解决方式的依据。文本总结了不同知识产权纠纷的种类及每种纠纷的损失赔偿金类型1. 在本文中，我们将视情况交替使用“定损”和“损失赔偿金”二词。在所有知识产权争议案件中，通常情况是知识产权所有者对另一企业或个人不恰当使用其知识产权的行为进行指控。为便于参考，我们将知识产权所有者称为“原告”，将被控不恰当使用此知识产权的另一方称为“被告”，将“被告”所生产的涉嫌对知识产权侵权的产品称为“被控产品”。。通过美国和英国的重要案例，详细解释每种类型的赔偿金的计算方法，以及被告利润与合理的许可使用费这两种损失赔偿金的计算方法。

赔偿；版税；专利；商标；商业秘密

一、知识产权纠纷类型总结

知识产权纠纷案件在量化损失时，不同的纠纷类型带来了不同的问题。目前，主要的损失赔偿金类型包括：1、原告损失的利润：原告损失的利润是指原告代替被告销售被控产品所能赚取的利润金额；2、被告利润：被告利润是指被告通过销售被控产品赚取的利润金额。同时被告可能通过未经授权使用原告的知识产权产品而节省研发费用等方面受益；3、合理的许可使用费：合理的许可使用费是指被告因涉嫌侵权使用知识产权而应向原告支付的费用。律师们越来越频繁地代表他们的客户雇佣定损专家，以在包括国际仲裁在内的众多纠纷法庭中判定损失，陈述他们的发现及证词。在美国，损失赔偿金的判定取决于知识产权纠纷的类型，具体如下：

定损的判定2. 如《美国法典》和判例法等各个分节的规定。知识产权纠纷类型 原告利润损失 被告利润 合理的许可使用费实用/发明专利3. 美国的实用专利类似于中华人民共和国的发明专利。不可与有效期更短、签发要求较低的实用新型专利混淆。 是 否4. 美国以外地区存在的补偿方式。 是外观设计专利 是 是 是商标 是 是 可能版权 是 是 可能商业机密 是 是 是

二、被告利润

（一）被告利润的判定

在美国，被告利润可以作为计算外观设计专利侵权、商标或版权侵权及商业机密泄漏所带来的损失赔偿金数额的合理途径5. 在1946年，美国法律规定被告利润可被用于衡量侵犯实用/发明专利赔偿金。。在其他司法辖区，被告利润也是司法实践所认可的赔偿实用/发明专利侵权损失的方法。

除了在不同纠纷和不同司法辖区中得以应用，这一类型的损失赔偿金的定损方法也因不同司法辖区和纠纷类型而变化。例如在美国，联邦法律对关于判定外观设计侵权导致的损失对被告有如下规定：“……被告有责任将其赚取的总利润赔偿给知识产权持有者（原告）。”6. 参见《美国法典》第35编第294节。但是，联邦法律规定，在判定侵犯版权导致的损失时，版权持有者（原告）将被赔偿“侵权者由所侵犯版权而获得的任何部分利润。”7. 参见《美国法典》第17编第504(b)节。以上两者的区别是非常重要的。在外观设计专利条例中，所有被告通过销售被控产品所得的利润均包含在定损分析中；但在版权条例中，只有与涉嫌侵权的知识产权相关的部分的利润可以被赔偿。

换句话说，在美国，如果一项外观设计专利被侵权，所有销售被控产品所得的利润均包括在有关被告利润的定损分析中。但例如，如果一张专辑中的一首歌曲被诉侵犯版权，只有与这一首被控歌曲相关的利润会包括在有关被告利润的定损分析中，这一概念被称为按比例分配。

在过去几年，被告利润作为一种损失赔偿金类型，通过一些非常高调的定损案件而变得普遍。例如，在2013年苹果诉三星(Apple v. Samsung)的判决提供了关于“相较于原告利润损失和许可使用费，以被告利润作为损失赔偿金的可应用性”的案例研究。在这个案件中，三星被控侵犯了苹果的外观设计及实用专利。法庭明确申明，在美国，按比例分配被告利润作为侵犯外观设计专利的定损方式是不适用的。但是一对于那些被控被发现只侵犯了苹果的实用专利而非外观设计专利的产品 。对于这些产品，法庭裁定了一个新的赔偿诉讼，因为苹果提交的被告利润理论不是一个美国法律下准许对于实用专利侵犯的赔偿标准。8. 参见苹果公司诉三星电子有限公司等案，案件号为11-CV-01846-LHK, Order Re: Damages, March 1, 2013. 关于损失赔偿金的新诉讼在2013年11月开始，陪审团修改了对于被控产品损失赔偿金的数额。

虽然识别被告通过销售被控产品所得收入是相对直接的，但提供与此相关的成本和利润的证据的责任需要由被告承担。9. 参见《美国法典》第17编第504(b)节。在适用被告利润标准的情况下，成本、利润和按比例分配方法的识别通常成为双方定损专家严谨分析的主题。在美国很多不同司法辖区的法庭对于被告所得利润中用到的合适成本的计算方法有不同的结论。一些辖区准许增量成本模型。10. 增量成本是因生产被控产品而产生的更多成本，如原材料和直接劳动力。在另一些辖区，则准许扣除更广泛分配的管理成本。

不论辖区，法庭都要求在定损分析中有足够的证据支持成本计算。例如，在耐克诉沃尔玛 (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores Inc. et. al)案11. 参见Nike Inc., v. Wal-Mart Stores, Inc., and HaweYue, Inc.138 F.3d 1437 (1998 年联邦公告)。中,法庭在计算被告利润时排除了一些成本，因为没有足够的证据支持这些成本。此外，法庭认同原告所说，原告应被赔偿的数额，即被告利润，为被告的税前利润。法庭指出：“法律要求侵权者（被告）需赔偿专利持有者（原告）其利润，从而侵权者（被告）不从其侵权中获取任何利润。”

Hollister Incorporated v. MedikOstomy Supplies Limited 案12. 参见Hollister Incorporated, Dansac A/S v. MedikOstomy Supplies Limited [2012] EWCA Civ 1419.提供了一个在英国法律中有关利润计算的本质及目的的有意义的讨论。在这个案例中，被告侵犯了原告一系列医疗产品的商标权。利润计算的目的则被简洁地描述为“剥夺侵权者（被告）由侵权所得的利润。被告被视为假使其代替原告进行了该侵权商业行为。因此，原告承受的由侵权带来的利润损失是无关的。”13. 同注释12。

Hollister案也提供了有关在英国法律中“成本包含在会计应用过程中”这一性质的评注：“非常清楚的是，所计算的必须是侵权者（被告）的净利润。他有责任减去任何与侵权有关的直接成本，及任何由侵权带来的增加的管理成本，也就是说，任何如果没有侵权就不会发生的管理成本。”14. 同注释12。

（二） 被告其他不当获利的判定

除了挣得利润，被告或许也涉嫌通过其他途径利用原告的知识产权获利。在一些情况下，被告也许没有通过销售被控产品获利，但也有其他定损方法来赔偿原告。与这类分析相关的问题是：被告通过利用原告的知识产权获得了什么好处？例如，在窃取商业机密的案件中，被告或许通过利用原告的知识产权从以下几种途径中获利：1、加速产品研发；2、加速进入市场；3、降低研发成本，以及4、增加公司价值（特别是被告在侵权后被第三方收购的情况下）。

对于以上每个例子，定损专家被要求对被告在该方面获利的性质进行严谨的调查，并分析被告如果在未侵犯原告知识产权的情况下所处的立场。这些分析会包括回答以下问题，例如：1、原告如果未侵权需要多长时间研发出被控产品？2、原告如果未侵权什么时候可以进入市场？3、被控产品在收购中扮演多重要的角色？被控产品的存在如何影响被告公司的价值？4、原告如果未侵权，研发被控产品所需的成本是多少？

在一些情况下，原告研发商业机密所用的成本可作为被告收到的价值的基准标杆。分析的其他因素包括从其他途径获得此商业机密的成本，例如，第三方咨询师或生产者。或者，被告可以通过证据证明他们内部研发此知识产权的能力，以及所需成本。在这些分析中，定损专家可以利用技术专家的观点，以确定在特定商业机密研发中所需的基本活动和成本。

通常，相对于原告损失利润或许可使用费的量化，不正当获利的理论和量化在判例法中定义会相对宽松。因此，定损专家制定出有证据支撑的、适于被侵权的原告的赔偿理论，才显得更为重要。

三、合理的许可使用费

合理的许可使用费是任何知识产权纠纷的可能的赔偿方法。美国法律中有关知识产权赔偿的条例中规定一个专利持有者有权获得“与侵权导致损失相当的赔偿…在任何情况下不少于合理的许可使用费…”。15. 参见《美国法典》第35编第284节。

在美国，与合理许可使用费的定损分析和证据支持相关的开创性案件是Georgia-Pacific Corp., v. United States Plywood Corp。16. 参见Georgia-Pacif c Corp., v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 116 S.D.N.Y. (1970).这一案件制定了在评估合理的许可使用费时需要考虑的15个因素，通常被称为Georgia-Pacific因素。分析Georgia-Pacific因素的基础是一个在作为自愿发放许可者的原告和作为自愿申请许可的被告之间的，发生在第一次侵权时的假定谈判。这个概念对于纠纷的双方来说可能是一个难以理解的概念，因为它要求构建一个并未存在过的过去时谈判。定损专家的任务包括：1、调查双方在在相对时间时的市场位置；2、评估双方相对的谈判地位，以及3、评估理论上双方对侵犯知识产权纠纷可以达成共识的合理许可使用费。

Georgia-Pacific因素要求对以下问题进行定量和定性的分析：

1、专利权人（原告）已经收取的使用涉案专利（被侵权的知识产权）的许可使用费，能证明或可以证明是既定专利使用费；

2、被许可方（被告）使用其他与涉案专利（被侵权的知识产权）有可比性的专利所付的费率；

3、理论上许可的使用范围和性质，用此许可生产的产品的销售对象及地点是否为独家或有任何限制；

4、许可方（原告）拟定政策并进行市场营销，通过不授权他方使用其发明，或仅在特殊情况下授予许可，以维持其专利的垄断性；

5、许可方（原告）和被许可方（被告）之间的商业关系，例如，他们是否在同一领域、同一商业类型中互为竞争者，或者是否为相互受益者（如发明者和营销者）；

6、被许可方（被告）销售专利相关产品给销售其其他产品带来的影响；对于许可方（原告）而言，作为其非专利产品销售的现有价值，以及此类衍生品和销售品的销量增加程度；

7、专利有效期和（理论上的）许可条款；

8、利用此专利生产的产品的利润率，商业化程度以及现有的市场普及率；

9、专利产品相较于可以达成相似结果的旧模型（方法）或设备（如果存在），是否有实用性及优势；

10、该专利技术类型，许可方（原告）专利技术产品在商业实践中的特征，以及这项专利技术对使用者的好处；

11、被许可方（被告）利用该发明的程度，以及可以证明其使用价值的证据；

12、在特定业务或类似业务中，为准许使用该发明或类似发明，而收取的利润率或销售价格比；

13、由发明所带来的实际利润的部分应区别于非专利因素所带来的利润，这些非专利因素包括生产流程、业务风险或被许可方（被告）带来的重要特征或改进；

14、有相应资质的专家就该专利技术价值提供的证明材料；

15、如果许可方（作为专利权人、原告）和被许可方（作为侵权者、被告）合理地自愿地试图达成共识，双方在侵权开始时所能同意的许可使用费价格，即：在一个商业命题中，一个谨慎的、希望获得许可以生产和销售某种实施专利发明的特殊物品的被许可方（被告），在可保证一定合理的利润的前提下，愿付的许可使用费，这一许可使用费价格也被一个谨慎的专利权人所接受。

由以上可见，Georgia-Pacific因素是全面而广泛的，包括了与许可证发放、技术和商业相关的问题。定损专家通常会从以上至少一个因素出发，继续分析其他的因素，从而制定出一个量化的基准，并根据这些因素调整（增加、降低或不改变）这个量化基准，基于纠纷的具体事实和环境确定合理许可使用费。

双方就被侵权知识产权许可使用费所达成的数额，通常是确定合理的许可使用费数额的最好证据。但这一数额也许会根据原告和被告在许可使用费达成共识至进行假定谈判这段时间内，因时间变化、不同市场环境、竞争性变化而调整。

定损专家应当彻底地分析与涉案知识产权有可比性的知识产权有关的协议。例如，在2009年朗讯与微软的案件中17. 参见Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F. 3d 1301（2009 年联邦公告）。，法官批判了朗讯的定损专家有关“具有可比性”的许可协议的陈述，认为这些证据“仅仅是罗列了许可使用费数额”。法官也提到了定损专家在以下方面的分析是不足的：1、没有解释协议中提到的专利技术是否对销售的许可产品的生产是至关重要的，或仅是产品很小的一部分或一个特征；2、没有比较包括多项专利的协议所带来的价值影响，和证词中分析的单一专利所带来的价值影响有何不同；以及3、没有解释是如何分析与假设谈判相关的复杂的协议的。

就像法官批判中所提到的，为了建立一个合理许可使用费数额的基准，需要进行全面的、与任何有可比性的协议的分析。有可比性的协议的所有相关条款都需要被分析，并与原告和被告间的假定谈判进行比较。这些分析和比较包括：许可权、转化技术的性质和范围、限制、所有佣金（如分期付款）、一次性付款和许可使用费。

定损专家必须仔细地考虑Georgia-Pacific因素中的每一个因素，以进行有力的合理许可使用费分析。根据每个纠纷的事实和情况，其中一些Georgia-Pacific因素也许会扮演更重要的角色。

上面提到的其中一些Georgia-Pacific因素也在一些英国案件中得到了体现。例如，General Tire & Rubber Co v. Firestone Tyre& Rubber Co Ltd案18. 参见General Tire & Rubber Co v. Firestone Tyre& Rubber Co Ltd (No 2) [1975] 1 WLR 819.也讨论了自愿的许可方和自愿的被许可方之间假定谈判的构建，同时也对以下问题有所考量：1、实际批准的许可和其许可使用费价格；2、假定谈判中达成的实际许可的相关性和可比性；3、根据相关性和重要性，任何其他有可能达成共识的许可使用费数额的证据；4、在假定谈判时双方在市场中的议价能力的优势和劣势；5、其中一方或双方在达成共识过程中所考虑的相关和必要因素；6、由于与假定谈判中的协议没有可比性而可能被否定的和解协议。

对于定损专家来说，识别一个合适的合理许可使用费量化基准有可能是困难的。在TWM Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp. et. al.中19. 参见TWM Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp. et al., 789 F.2d 895, 898-900 （1986 年联邦公告）。，美国法庭所认可的一个方法被称作分析性方法。以下量化合理许可使用费的方法是被认可的：

被告预期的净利润 37.0%-42.0%减去：行业标准净利润 (6.56%-12.5%)合理的许可使用费 30%

分析性方法背后的概念是衡量被告在第一次侵权时通过销售被控产品所得任何多余的利润。多余的利润可由比较销售被控产品的预期利润和被告通常所得或可接受的利润计算而得到。

另一个被认可的建立合理许可使用费量化基准的方法在Grain Processing v. American Maize-Products案中有所解释20. 参见Grain Processing Corporation v. American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341 （1999 年联邦公告）。。这个案例涉及一项有关生产食品添加剂的流程和成分的专利。尽管被告本可以通过改变添加剂中使用的一项成分而避免侵权，但其在侵权期内并未这样做。对于被告来说，这个不侵权的替代行为所带来的唯一影响就是产品生产成本的增加。因此，合理的许可使用费就基于被控产品的生产成本，及不侵权的替代产品所产生稍高的生产成本这二者间的差异。

在1974 年英国Wrotham Park Estate Company v. Parkside Homes Ltd案21. 参见Wrotham Park Estate Company v. Parkside Homes Ltd and others [1974] 2 All ER 321.中 ，法官依据被告未经原告授权利用原告知识产权而获得的利润的一定的百分比而确定名义上的许可使用费。

确定合理的许可使用费最关键的一个要素就是假定谈判的日期。一般来说，这一日期为第一次侵权发生时。第一次侵权发生的日期本身就有可能是需要讨论的问题。在美国，如果被告“生产、使用、提供销售或销售任何专利发明”，侵权就算作发生。22. 参见《美国法典》第35编第271 (a)节。通常，第一次侵权的日期为第一次销售被控产品的当天或邻近日期。但实际上，被告可能在更早的时候就使用了涉嫌侵权的专利，例如，当商业开发的时间较长时。假定谈判的日期很重要，因为谈判的情况可能会因为时间段而非常不同，这一点在Integra 诉Merck案中有简洁的归纳，如下：

计算合理许可使用费的第一步是确定在可能发生的侵权日期前的假定谈判日期。正确地确定这一日期对适当的定损是十分关键的。例如1994年协商的假定许可的价值，可能因为1994年研究的发展，而与1995年协商的假定许可的价值有很大不同。事实上，考虑到生物科技工艺的迅速发展，一年的时间可以导致经济风险和回报的巨大差异。23. 参见Integra Life Sciences I, Ltd., et. al. v. Merck KGaAet. al., 331F.3d 860 （2003 年联邦公告）。

一个颇有争议的问题是对于被称为“智慧之书”的使用。“智慧之书”是指在假定谈判日期之后发生的信息（如果存在）可以在合理许可使用费分析中被使用。在1933年Sinclair Refining Co v. Jenkins Petroleum Process Co案中，法庭认为，在侵权发生后，“经历就可以修正不确定的预测。这是法庭不可忽视的‘智慧之书’（即假设谈判日期后的信息）。我们发现没有任何法律条文阻止我们去使用‘智慧之书’”24. 参见Sinclair Ref ning Co v. Jenkins Petroleum Process Co., 289 U.S. 689 (1933). 注：这是一个美国最高法院案例，因此是美国内最高权威意见。。但在2002年Riles诉 Shell案中，法庭批判了定损专家利用直至开庭前这一时间段的信息的行为，并指出：“为了定损而进行合理的许可使用费计算，必须与侵权发生时段相关联，不能是事后评估。”25. 参见William G. Riles v. Shell Exploration and Production Company , 289 F.3d 1302 （2002 年联邦公告）。

综上所述，合理的许可使用费的确定要求定损专家对定量和定性的因素有广泛的调查，这样才能进行一个有证据支撑的分析。

四、结论

我们仅总结了一些有关量化被告利润及合理许可使用费作为知识产权损失赔偿金的案例。这些案例以及其他案例在量化损失赔偿金和支撑损失赔偿金分析所需证据的标准两个方面提供了有价值的指导。正如Georgia Pacific案所阐述的，其中一些判决本身就非常细化，而另一些则对影响赔偿金计算的细微问题有重要指导作用。无论这些指导作用的本质如何，对于定损专家来说，重要的就是要保持对这些判决意义的深度理解，并利用这些知识，针对每一个他/她遇到的新案例的事实和情境，建立有力的损失赔偿金分析方法。