论商业秘密案件中临时禁止令申请人的举证责任

文 / 邓文

论商业秘密案件中临时禁止令申请人的举证责任

文 / 邓文

加入Trips协议以来，我国在知识产权法中增加了“临时禁令”的规定。但在审理商业秘密案件中，对是否应签发临时禁止令、何时签发临时禁止令、签发临时禁止令时申请人需承担哪些举证责任，法律并无具体规定，司法审判中也无统一、具体的标准。本文拟从美国判例法出发，重点研究临时禁止令的签发申请人需承担的举证责任，为我国在商业秘密案件审理过程中对于临时禁止令救济措施的运用提供有益借鉴，同时为我国反不正当竞争法的修订提供参考。

临时禁止令；举证责任；不可挽回；公共利益

一、问题的提出

临时禁止令(Temporary Restraining Orders)，也译为“暂时制止裁定”、“临时性限制禁令”、“限制处理货物令”，是指在紧急情况下，为防止原告的权利受到即时的、不可弥补的损害，而由法庭签发的要求当事人维持现状或禁止一定行为的命令。就商业秘密而言，指为防止原告所持有的商业秘密因被他人披露而造成不可挽回的损害，由法庭对当事人签发临时禁止令，要求其维持现状或禁止披露秘密的行为而采取的临时救济措施。加入Trips协议以来，我国在知识产权法中增加了“临时禁令”的规定，但在审理商业秘密案件中，对应否签发临时禁止令、何时签发临时禁止令、签发临时禁止令时申请人需承担哪些举证责任，法律并无具体规定，司法审判中也无统一、具体的标准。作为最早提出临时禁止令规定的美国，在临时禁止令申请人举证责任方面，有一套相对完善的判定标准，可以为我国在审理商业秘密案件中，对临时禁止令救济措施的运用提供有益借鉴。

二、具体内容

美国关于临时禁止令申请人举证责任标准，是在1976年美联邦第七巡回上诉法院审判Murphy v. Socitey of Real Estate Appraisers商业秘密侵权案中确立的。该案认为，临时禁止令的签发虽能够保护原告的商业秘密免遭披露，但也可能因签发错误而导致对方当事人蒙受巨大损失1. See Murphy v. Society of Real Estate Appraisers,544F.2d 521(7thCir.,1976).。所以，法庭在签发临时禁止令之前，应对申请人需承担的举证责任足够清晰，对申请人提供的证据材料能明确判断。笔者认为，临时禁止令的申请人应主要从以下四个方面出发，承担相应的举证责任。

（一）临时禁止令的签发不会损害公共利益

美国判例中对公共利益的解释比较宽泛。《反不正当竞争法重述》第44节评论（c）强调应特别注意的情况：“决定禁令救济是否适当，必须衡量当事人和公众的利益，包括原告用商业秘密保持商业优势的利益，被告合法商业行为不受干扰的利益，以及公众鼓励创新和积极竞争的利益。”由此可以看出，原告保持自身竞争优势以及为形成市场自由交易与自由竞争秩序不遭破坏都属于公共利益的范畴。

在联邦颁布的《杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案》(Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act)中，其授权美国环保局可以出于公众健康与环保需要，使用并披露经登记的杀虫剂数据资料2. See 7 U.S.C. &136a.。在《有害物质控制法》(Federal Toxic Substances Control Act)中规定，出于保护健康或环境免遭不合理损害风险，行政官员可以披露相关信息3. See 15 U.S.C. &2613.。同时美国各个州也有自身的公共利益抗辩事由的具体规定。如在新泽西州《工人和社区公众知情权法》(the New Jersey Worker and Community Right to Know Act)中明确指出雇主需向工人和所在社区工作披露公众场所和社区内危险物质的相关信息4. See N.J.Stat.Ann. § 34:5A-1 to-31 (West1984).。

除此之外，美国判例还确立了其它公共利益抗辩事由。

1.出于国家安全的需要

美 国 最 高 院 在 审 理Republic Aviation Corporation v. Schenk商业秘密侵权案中提出，与国家安全相比，私人利益所遭受的损害是极小的。该案发生在1967年越南战争时期，原告Republic公司是一家专业从事军用飞机生产制造的企业，Schenk是公司的前雇员，离职时他从原告Republic处带走了军用飞机武器监控系统资料并投入了生产，利用该秘密制造出的产品供应美国军方使用。法院认为虽然Schenk不正当获取了原告Republic的技术秘密并予以使用，但若阻止Schenk工作，美国军方行动与参战人员的安全将受到影响，而与之相比原告所遭受的损害是极小的5. See Republic Aviation Corp. v. Schenk, 152 U.S.P.Q.830 (N.Y.Sup.Ct.1967).。法院据此驳回了原告要求签发临时禁止令的请求。

2.出于保障公民基本权利的需要

在美国，对公民基本权利进行保护，就是“最大的公共利益”。联邦第九巡回上诉法院在审理Preminger v. Princip商业秘密纠纷案中，法官明确指出：“概言之，宪法所赋予的公民基本权利被侵犯，必然引起公众关注。因为维护宪法与每个公民休戚相关”6. See Preminger v. Principi, 422 F.3d815, 826(9th Cir.2005).。在美国商业秘密判例案中，已经将雇员自由择业权上升为公共利益抗辩事由7. 黄武双：《英美商业秘密保护中的公共利益抗辩规则及对我国的启示》，载《知识产权》2009年第2期，第85-90页。，而且明确规定对雇员的竞业限制不得给其正常生活造成不合理的困难，以保障雇员最基本的生活权利。

3.出于维护商业道德和自由竞争秩序的需要

对商业道德的维护，并形成自由的市场竞争秩序，也是公共利益的一部分。在俄亥俄州地区法院审理Avery Dennison Corp. v. Kitsonas一案中，审判庭旗帜鲜明的指出：“公共利益是通过打击非法取得和滥用商业秘密、打击篡夺客户的不正当竞争手段得以维护的”8. See Avery Dennison Corp. v. Kitsonas, 118 F.Supp.2d848, 855 (S.D.Ohio2000).。商业秘密具有价值，在不受任何约束的情况下，其它人就会采取任何可以采取的手段盗用他人的商业秘密以牟取利益9. 冯晓青：《商业秘密保护中的公共利益》，载《人民司法》2006年第10期，第89-91页。。一项技术秘密的开发，都意味着大量时间、金钱、人力的投入，最后却被没有付出任何努力的人窃取并使用，一旦此种现象在市场得以泛滥，之后没有人会愿意再去革新新技术，市场上的自由竞争秩序也必遭到极大破坏。

4.方便公众利用公共设施

在宾夕法尼亚州地区法院审理West code, Inc. v. Daimler Chrysler Rail Systems案中，法庭将方便公众利用公共设施纳入了公共利益范畴。该案中原告West code公司认为被告欺诈并侵犯了商业秘密，请求法院签发禁止令。具体案情是被告承揽了地铁车辆的修葺工程，并将其中部分工程分包给了原告。分包合同履行结束后，为了使其它工程得以继续运作，被告公开了原告的设计资料等秘密信息。该案事实清楚，被告确实公开并使用了原告的设计资料，而这些设计资料是有价值的商业秘密。但对是否应签发禁止令，产生了激烈的辩论。法庭最终裁定不签发，其原因在于如果禁止被告继续使用该设计资料，整个地铁工程将无法按期完工，由此造成全市市民交通不便，违反了公共利益所需10. West code, Inc. v. Daimler Chrysler Rail Systems(North America)Inc.,123 F.Supp.2d819, 825(E.D.Pa., 2000).。即法庭认为与全市市民出行不便相比，原告因设计资料公开所造成的损失是极小的。

（二）不签发将导致原告不可挽回的损害

不可挽回的损害，并非指任何能够证明的可以用金钱补偿的损害，而是指被告的行为可能导致的难以用数量来计算的损害后果。当然，这种损害必须是即将发生的或正在持续进行的11. 黄武双：《美国商业秘密侵权诉讼中的临时救济措施》，载《知识产权法研究》2011年第2期，第1-29页。。

1.正在对商业秘密进行披露，或者有潜在的披露商业秘密的威胁，都是不可挽回的损害。商业秘密的价值，不能用金钱去衡量。对可口可乐配方的保护，可口可乐公司可谓煞费苦心。不仅将配方严格保护在银行保险柜中，而且该保险柜需两把特制钥匙同时插入才能打开。而且对这两把钥匙的安放，分别在两个永远不可能相遇的人手中，双方都不知晓对方的存在。可口可乐公司为何如此重视配方？就因为可口可乐配方作为商业秘密，能够带来无可估量的价值。作为商业秘密，它未来能够带来的预期收入有多少，没有机构可以做出准确的评估。

2.可能导致市场领先地位的丧失，也构成不可挽回的损害。对部分行业来说，首先使用技术秘密制备出新产品，能够迅速占领市场。尽管技术秘密属被告不正当手段获取，但作为一般消费者而言，他只认第一个在市场上销售新产品的人，而没有义务也没有必要深究技术秘密究竟属于原告还是被告。尽管被告不正当获取了原告的技术秘密，并对该技术秘密进行了使用，但它却抢先占领了市场，就算法院最终判决被告不得再使用该技术秘密，原告试图使用该技术秘密制备出的新产品重新占领市场的愿望，也会随之落空12. See Computer Associates International,Inc.v.Bryan,784 F.Supp.982,986(E.D.N.Y.,1992)(granting injunction against sale of derived computer program). But see FMC Crop. v. Cyprus Foote Mineral Co., 899 F.Supp.1477,1483(W.D.N.C.,1995).。而对市场领先地位的丧失，也无法用金钱手段去估量。

3.引诱前雇主的客户，将对前雇主造成不可挽回的损害。客户名单是商业秘密非常重要的组成部分。雇员离职后，利用在职期间前雇主创造的便利条件，例如客户的联系方式、公司能够给予的最低优惠条件等，引诱公司客户放弃与前雇主合作，或转而与自己合作，将对前雇主造成巨大损失。因为“客户是否能够给前雇主带来收益，能够给前雇主带来多大收益是无法确定的”13. See Dulisse v. Park Intern.Crop.,Not Reported in F.Supp.,1998 WL 25158(N.D.III.),45 U.S.P.Q.2d1688.。

（三）对申请人可能造成的损害要大于禁止令可能招致对方的损害

利益权衡，是法院判断是否签发临时禁止令的重要因素。美国各州法院在适用临时禁止令时，特别注重对原被告双方合法利益的保护，对临时禁止令的签发，在保护商业秘密所有人合法利益的同时，也规定保护被告的合法竞争行为，禁令禁止的内容需比较精确地向被告指示禁止使用信息的范围。可见，对禁止令的签发，美国各州法院均保持极谨慎的态度，不断权衡双方遭受的损害。对利益权衡的判断，需具体到个案之中。

对不正当获取到的商业秘密，尽管已经使用并投入生产，但在未违反公共利益的前提下，被告所遭受到的损害是极小的。在美国专利周刊报道的最高院审理FMC Crop. v. Varco Intern.商业秘密侵权案中，原告FMC公司是世界上最大的油田用流体控制产品供应商，主要制造生产旋塞阀、单向阀、由壬、短接、活动弯头、整体接头等产品。为保障自己在行业内的竞争优势，原告采取了一系列的有效措施，其中就包括投入研发新的技术。被告Varco公司主要从事钻井设备的研发，非法获取了原告FMC公司研发的新技术方案并依此技术方案投入生产。原告要求法庭签发临时禁止令，禁止被告继续使用该技术方案并投入生产的行为。法庭同意了原告的请求。因为在本案法官看来，若允许被告继续使用原告的技术方案生产出相似产品，原告的竞争优势将丧失，原告为研发该技术方案投入的大量财力物力将化为泡影。相反，临时禁止令的签发对被告Varco公司来说，只是阻止了他去做本来就承诺不去做的事情14. See 677 F.2d 500,217 U.S.P.Q.135(1982).。

同时，在佐治亚州地区法院审理Specialty Chemicals &Services,Inc. v. Chandler商业秘密纠纷案中，原告为研发一项技术秘密并对该技术秘密采取保密措施花费了几百万美元，被告不正当窃取了该技术秘密，利用该技术秘密投入生产并在市场上销售，获得高额利润。如果不签发临时禁止令，禁止被告继续使用或传播该技术秘密，考虑到原告能够利用该技术秘密获得市场较大竞争优势的可能，原告遭受到的损失远远超出其投入的几百万美元。虽然禁止令的签发，亦会使被告遭受巨大损失，例如生产的产品不能再行销售，技术秘密不能再行使用，但这些损失均是被告通过非法手段获取，禁令的签发对被告而言只是阻止其进一步违反法律而已15. See Specialty Chemicals &Services,Inc. v. Chandler,Not Reported in F.Supp.,1988 WL618583(N.D.Ga.),9 U.S.P.Q.2d1793(1988).。

（四）原告需有较大胜诉可能

临时禁止令的签发，意味着被告不得再使用诉争的商业秘密，由此导致被告利益遭受损害，此损害对被告来说有可能是极重大的。作为申请临时禁止令的原告，若没有充分的证据说服法官认为被告确实有侵犯自己商业秘密的可能，且这种可能性较大16. 吴登楼：《知识产权行为保全程序新探》，载《知识产权法研究》2014年第1期，第9-18页。，法官一般会拒绝签发禁止令。而对于这种可能性的证明，笔者认为应从以下三个方面出发：

1.必须证明商业秘密的存在

美国《统一州商业秘密法》对商业秘密做了如下界定：“商业秘密是包括配方、模型、产品、计划、设计、方法、技术和工艺在内的特定信息。其不为公众所周知，无法由他人通过正当方法轻易获得，具有实际或潜在的独立经济价值；在特定的情势下，已尽力并合理地维持了秘密性”。从定义看，判断商业秘密是否存在，应从三个方面出发。首先该特定信息不得为公众所周知，具有秘密性。其次该特定信息能够给权利人带来经济利益，获得竞争优势（Competive Advantage），哪怕该竞争优势相对于现有技术来说是极微小的；最后权利人对该特定信息采取了合理的保密措施，维持了信息的秘密性。

2.必须证明被告产品与原告产品在具体秘密特征上存在相似

对胜诉可能性的举证，不能仅仅证明原告与被告之间的产品或工艺存在功能性上的实质性相似，因为案件焦点在于被告是否不正当获取、披露、使用了诉争的商业秘密。对侵犯商业秘密的判断，应从具体秘密特征上进行对比。美联邦第七巡回上诉法院在审理American Can Co. v. Mansukhani案中确立了该判断方法。该案原告要求法庭签发禁止令，原因是被告Mansukhani不正当获取了自己的技术秘密，并且使用了该技术秘密用于搅拌设备的制造生产。法庭拒绝了原告的请求，主要理由是原告无法提供证据证明被告制造的搅拌设备中涉及使用技术秘密的核心部件与自己所拥有的技术秘密存在实质性相似17. See American Can Co. v. Mansukhani,742 F.2d 314,326(7th Cir.,1984),on remand 621 F.Supp.111(D.Wis.1985),aff’d 814 F.2d 421(7th Cir.,1987).。在之后的Stratienko v. Cordis Crop.案中重述了该规则18. See Stratienko v. Cordis Crop.,429 F.3d 592,600-602(6th Cir.,2005).。

3.必须证明存在侵权的可能

对于这一点，美国判例法具有独到的解释。最具代表性的是纽约州地区法院审理的Computer Associates International,Inc. v. Bryan商业秘密纠纷案，该案中审判法官在判决书中指出：“要证明侵权存在的可能，并不要求侵权一定会发生，只需证明侵权发生的可能性比不发生的可能性更大些”19. See 784 F.Supp.982,986-987(E.D.N.Y.,199 2).。对于这种可能性的判断，美国大部分州法院认为这种可能性须达到50%或者至少要接近50%，因此原告的举证需足够充分。原告要尽可能的举证被告与自己存在竞争关系，出于扩大市场竞争优势或获得市场的需要，被告有侵权发生的可能；被告曾经接触过自己的商业秘密或者有接触自己商业秘密的可能；被告曾公开扬言近期要在市场上推出带有原告商业秘密的产品等。

三、结语

禁令救济是一项重要的商业秘密救济制度，而临时禁止令的签发在商业秘密未被公开时更具重要作用。对于临时禁止令运用的关键，在于法官对申请人提供的证据能否做出准确判断，此时对举证责任的规定就显得尤为重要。我国虽然在知识产权法中加入了“临时禁令”的规定，但却缺少系统而具体的规范，对商业秘密中临时禁止令的运用并无涉及，对临时禁止令申请人所需承担的举证责任也无规定，司法实践中也无相关案例得以引证，这并不利于对受害人的及时救济。

On the burden of Proof that the Applicant of Temporary Restraining Orders shall Bear in the Trade Secret Cases

Since China joined TRIPs, we have added the “preliminary injunction” provisions in intellectual property law. But in adjudicating trade secrets cases, the law doesn’t have specif i c provisions on whether and when the court shall issue a temporary restraining order, as well as the burden of proof that the applicant of temporary restraining orders shall bear. There isn’t any uniform and concrete standard of these aspects either. Starting from the American case law, this essay focuses on the issue of the burden of proof that the applicant of temporary restraining orders shall bear, so as to provide a useful reference for the application of temporary restraining orders in the adjudication of trade secret cases, as well as the revision of Chinese anti-competition law.

temporary restraining orders; the burden of proof; irreversible; public interest

邓文，华东政法大学知识产权学院。