新《商标法》视角下的侵权抗辩事由体系

张小丰

苏州大学王健法学院，江苏 苏州 215006

《商标法》已于2013年进行了第三次修订，新法中相比较于同为知识产权的《专利法》和《著作权法》，缺乏对于商标侵权例外的专门规定，商标权的限制或商标侵权的例外规定虽有增加却仍并未改变此前零星散布的局面。学说上我国对于商标侵权的抗辩事由研究也不够深入。本文从新法出发结合司法实践，以商标权的实质无效和商标权的权利限制为标准，将商标侵权的抗辩事由体系重作梳理和划分，希望为今后的商标侵权研究作一脚注。

一、抗辩事由的界定

抗辩是诉讼中被告对抗原告的一种防御方式，抗辩有程序上抗辩与实体上抗辩之分。［1］抗辩事由是指“被告针对原告的诉讼请求而提出的证明原告的诉讼请求不成立或不完全成立的事实。”［2］抗辩与抗辩事由具有相似性和重合性，但抗辩并不等同于抗辩事由，抗辩事由是抗辩在实体法上的依据，［3］程序上的抗辩，如被控侵权人对原告指诉事实的否认、诉讼时效抗辩等不应纳入抗辩事由范围之内。因而本文商标侵权的抗辩事由研究也只限于实体法范围之内。

二、商标权实质无效的抗辩事由

商标权实质无效抗辩是法律对形式合法而实质不合法的权利的不保护。商标权的取得我国采取注册原则，但因审查失误等原因而导致的不当注册的现象并不少见，这便需要商标的无效宣告制度。学说上对商标无效多是从商标权确权和异议的视角出发［4］，而把实质无效作为抗辩事由的则极为鲜见。美国商标法认为商标权无效可以抗辩商标侵权，即当被控侵权人证明原告的注册商标无效时，原告的侵权主张则丧失依据而不能成立。［5］我国商标无效宣告几乎完全依赖于行政程序，司法机关对此采取了极其克制的态度。最高人民法院颁布的第46号指导案例一案的判决书中指出“鉴于‘鲁锦’目前仍是合法有效的注册商标……”［6］，司法的克制由此可见一斑。

商标侵权诉争之时，不可避免会出现涉案商标为形式合法但实质无效的情形。然而商标无效宣告从申请到宣告一般长达2-4年，司法机关不可能全部中止诉讼等待商标评审委员会先作出决定。这种立场下，司法不能拒绝商标实质无效的审查，若被控侵权人能够证明涉案商标实为无效提出抗辩，司法机关应当采纳并判定不构成商标侵权。

商标无效制度可以分为绝对无效和相对无效［7］，绝对无效为《商标法》第44条所规定，在绝对无效情形下，任意被控侵权人都可以成立商标实质无效的抗辩事由。而在《商标法》第45条规定的相对无效的情形下，抗辩主体只限于45条中请求宣告无效的有权请求人。此外，相对无效时，商标实质无效抗辩的成立与否并不受本条规定中5年的时间限制。

三、商标权权利限制的抗辩事由

商标权的权利限制是为平衡商标权利人与社会公众的利益，对商标权作出必要的限制。［8］其主要有正当使用、在先权利冲突、商标先使用、权利用尽、非商业性使用等。

(一)正当使用抗辩

正当使用又称合理使用［9］，指若以正当的方式使用本条所规定范围中的商标，应当视为侵权的例外，《商标法》第59条的规定是我国正当使用抗辩的法律依据。台湾商标法对于正当使用要求限于善意［10］，而我国未明确予以规定，司法实践中通常认为应当以善意方式行使［11］。笔者认为“正当”一词本身既含有善意使用之要求。

依《商标法》第59条，正当使用范围包括通用名、描述性标志、功能性、地名、地理标志等。这里值得提出的是功能性的正当使用。功能性原本是专利法之中的侵权抗辩，在美国 Stormy Clime Ltd.v.ProGroup，Inc.一案中，第二巡回法庭认可了外观设计商标的功能性可作为商标侵权的抗辩［12］。我国先后增加了三维标志和声音可以作为商标注册，依《商标法》第59条第2款，被控侵权人可以对此类商标提出性质功能性、实用功能性、美学功能性［13］的功能性抗辩。

(二)在先权利冲突抗辩

《商标法》第9条第1款、第32条规定了商标受到他人在先权利的限制，在先权利的形成以权利合法和权利成立于商标申请日之前为前提。对于在先权利，应作广义理解即未成为权利的“权益”也应当属于权利的范围。另外《商标法》已将先注册商标和未注册先用商标单独规定保护，基于稳定法律体系的考量，在先权利不包含注册商标权和非注册商标先用权。具体司法实践中在先权利主要表现为姓名权、企业名称、著作权、专利权、知名电影角色名等多种形式［14］。

(三)商标先使用抗辩

《商标法》第59条第3款规定了商标先使用抗辩，成立先使用抗辩应是“有一定影响力”的商标，且要在“原使用范围”内使用。本条的“原使用范围”，商标法及相关司法解释均未明确限定。笔者认为，因为商品具有天然的流通性，商品商标的“原使用范围”应当理解为原商品范围，而服务商标则可以原使用范围作为限定。

(四)权利用尽抗辩

权利用尽是知识产权中一项重要原则，指知识产权所有人或许可使用人一旦将知识产品合法流通后，原知识产权权利人所有的一些或全部排他权因此而用尽，商标权作为知识产权一种当然适用该原则。权利用尽可分为国内用尽和国际用尽，虽《商标法》中未明确规定，但我国通说和司法实践都对商标权的国内权利用尽均不存争议。对于国际用尽，若予以认可则意味承认平行进口。平行进口(parallel imports)指未经商标权利人同意，将国外合法生产、销售的商品进口或销售至某国或某地域的行为。学者多对平行进口持反对观点［15］，但也有观点认为应加以限制的认可［16］。日本学说认为当平行进口满足①真品;②权利人内外的同一;③商品品质内外的同一时，其可以成为商标侵权的抗辩。［17］我国立法中缺乏平行进口的法律定位，这导致了司法实践的混乱［18］。

另有观点认为连带使用也是对商标权的限制。［19］连带使用指使用者为了说明有关的真实信息，在产品或服务中使用他人商标的行为。笔者认为，连带使用是权利用尽的一种表现形式，实际是权利用尽的下位概念，无需将其单列于权利用尽之外。

(五)非商业性使用抗辩

商标权的保护并非是绝对化，非商业性使用抗辩则是对商标权的合理限制一种，当商标被用于非商业性使用时，使用人非因恶意不应当成立商标侵权。其主要的表现形式有新闻报道与评论、戏仿、字典词典使用等。

四、商标侵权赔偿损失的抗辩事由

《商标法》第64条规定了两种商标侵权的赔偿损失抗辩，本条规定表明此种情形时，被控侵权人虽已构成商标侵权，但可以对赔偿损失进行免责，商标权利人只可以向其主张除赔偿损失之外的其他请求，如停止侵害、消除影响等。

(一)未使用商标抗辩

《商标法》第64条第1款规定，被控侵权人可以商标权利人未实际使用商标行使抗辩。若商标权利人不能证明此前三年内实际使用过该商标或因侵权行为受到其他损失，被控侵权人则不承担赔偿责任。商标的使用在于表彰商品的来源和出处［20］，适用是商标的生命，注册商标后若不使用，不仅完全丧失实质意义，同时也有碍于公共利益的保护和商标管理。这种商标的使用是有指非象征性实际性使用。［21］

(二)合法来源抗辩

依《商标法》第64条第2款规定，合法来源抗辩的主体只有销售者，同时构成抗辩需满足不知道销售的是侵权商品和能证明该商品有合法来源。司法实践中，对于销售者不知侵权商品一般通过①商品的进货价格;②商标的知名程度;③销售者的经营规模、层次和专业化程度;④区分普通商品和特殊商品;⑤不存在其他可以推定为明知或应知的例外等以上外观因素进行判断。

五、结语

近年来商标侵权案件有不断增多的趋势，为保护商标权利人的合法权益，同时也为了维护市场的竞争秩序，亟需加深商标侵权理论的研究。商标侵权的抗辩事由是商标侵权理论的重要组成部分，其重要性不言而喻，而对于商标侵权抗辩事由的研究，我国多从个别列举的角度出发，缺少体系性的探讨。日益增多、日趋复杂的商标侵权新形势下，需要从整体上、系统上对商标侵权抗辩进行进一步体系化、深化探讨，完善商标侵权制度。

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［8］吴汉东等.知识产权基本问题研究(第二版)分论［M］.北京:中国人民大学出版社，2009:412.

［9］同［9］:412.

［10］台湾商标法(民国94年)第三十条规定:“下列情形，不受他人商标权之效力所拘束:一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名称或其商品或服务之名称、形状、品质、功用、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者.”

［11］何怀文.商标法:原理规则与案例讨论［M］.杭州:浙江大学出版社，2015:315.

［12］［美］墨杰斯等著，齐筠等译.新技术时代的知识产权法［M］.北京:中国政法大学出版社，2003:565-572.

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［21］同［9］:432.