发明初审阶段中敏感问题的审查标准研究

曲 燕 朱 骥

发明初审阶段中敏感问题的审查标准研究

曲 燕 朱 骥

为保障专利申请文件的出版公布质量，针对发明初审阶段中遇到的妨害公共利益或侵犯他人合法权益等不宜公布的敏感信息等问题，深入解读相关法条及法条背后的立法目的、不同法条之间的关系与差异，梳理法条的适用规则，提出符合立法目的的审查策略；为贯彻法律精神，增强立法的有效性以真正实现依法行政，提出相关法规修改及出版公布方式的建议。

发明初审 公布质量 敏感问题 审查标准 立法目的 修法建议

国家知识产权战略实施以来，我国专利申请量保持持续快速增长态势。然而在申请量快速增长的背后，随着时代的发展也出现一些问题，比如在专利申请文件的撰写内容中涉及一些敏感问题，具体体现在：1.违反法律、行政法规或国家规定禁止的、可能妨害公共利益或违反公共道德的内容，如扰乱公共秩序、影响国家形象、妨害人身健康及安全的内容等；2.涉嫌侵犯他人合法权益，如肖像权、名誉权及隐私权等。这些问题虽然体现的是少数和局部现象，但若在社会上公布，会使公众对相关专利的合法性产生质疑，影响专利的严肃性和权威性，削弱专利制度的公信力，并可能造成不良的社会影响。因此，专利申请文件出版公布的审核责任重大。

发明专利申请的初步审查（以下简称发明初审或初审）是发明专利申请受理之后、公布之前的一个必要程序。①国家知识产权局：《专利审查指南2010》，知识产权出版社2010年版，第一部分第一章第1节，第11页。在初审阶段，有必要加强对敏感问题的筛查及处理，以提高申请文件出版公布质量，为后一流程——实质审查工作打下良好的审查基础。

结合敏感案件中存在的焦点及难点问题，本文拟通过对相关法律条款的深入解读，深入探讨不同情形下实现立法本意的法律适用规则及修法建议，以完善相关法规，促进审查标准执行一致。

一、问题的提出

（一）典型案例

1.申请涉及违反法律、妨害公共利益的技术方案的内容

案例1涉及利用钱币的性能对产品进行标识的方法，其中涉及将钱币放在产品的包装内。在说明书附图中记载有发明所使用的10元人民币的图像。

根据《银行法》及《人民币管理条例》的相关规定②《银行法》第19条规定：禁止在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样。《人民币管理条例》第25条规定：禁止非法买卖流通人民币；该管理条例第26条规定：经营流通人民币，应当经中国人民银行批准。，案例1实质上涉及一种非法买卖流通人民币的行为，属于人民币的变相滥用，会扰乱正常的金融秩序，妨害公共利益。因此，案例1中涉及人民币的技术方案违反相关法律、妨害公共利益。

2.申请涉及违反法律、妨害公共利益，但不属于技术方案的内容

案例2涉及一种扫描图像的装置及方法。在说明书具体实施方式中涉及用该装置扫描国徽图像，并在说明书附图中展示了用该发明装置和现有装置分别扫描国徽的清晰度对比示意图。相比于现有装置的示意图，用该装置扫描的国徽图像更为清晰。

国徽是国家权力的标志，代表国家的最高尊严，是公共利益中国家利益的体现。根据《国徽法》的相关规定③《国徽法》第7条规定：下列文书、出版物等应当印有国徽图案：（一）全国人民代表大会常务委员会、中华人民共和国主席和国务院颁发的荣誉证书、任命书、外交文书；（二）中华人民共和国主席、全国人民代表大会常务委员会委员长、国务院总理、中央军事委员会主席、最高人民法院院长和最高人民检察院检察长以职务名义对外使用的信封、信笺、请柬等；（三）全国人民代表大会常务委员会公报、国务院公报、最高人民法院公报和最高人民检察院公报的封面；（四）国家出版的法律、法规正式版本的封面；第9条规定，在本法规定的范围以外需要悬挂国徽或者使用国徽图案的，由全国人民代表大会常务委员会办公厅或者国务院办公厅会同有关主管部门规定。，使用国徽图案有严格的限制，需要遵守有关主管部门的规定。一般只有在政府颁发的证书、文书及公报中加印国徽，其他出版物中不能随意加以使用。可见，该申请可能涉及影响国家利益的信息。然而，另一方面，在案例2中，国徽不是该发明装置的组成结构，也不是该发明方法产生的效果，而仅仅是利用其图像对比，帮助该领域技术人员更直观、更形象地理解发明技术方案带来的效果。

3.申请包含涉嫌侵犯他人合法权益，但不属于技术方案的内容

案例3涉及一种文字及图片标引的方法。说明书附图中展示如何实施该发明，其中一幅图为使用该发明的方法标引的图片，其来源于某网站的网页截图，其中含有诋毁某明星的文字描述及被歪曲的个人照片。根据《民法通则》第100条、第101条的规定，所述图片涉嫌侵犯该明星的肖像权④《民法通则》第100 条规定：【肖像权】公民享有肖像权，未经本人同意，不得以营利为目的使用公民的肖像。及名誉权⑤《民法通则》第101条规定：【名誉权】公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。。不过，同样的，所述图片不是该发明方法的技术特征，而是实施该发明的载体，换言之，用来帮助理解如何实施该发明的方法。

（二）问题分析

案例1—3均包括不符合国家相关法律规定的附图，但彼此之间还是有区别的。案例1属于发明创造明显违反相关法律、妨害公共利益的情形，而案例2和案例3虽然明显妨害公共利益或者侵犯他人合法权益，但其附图仅为了帮助理解发明，解释发明创造如何实施。

在发明初审阶段，明显侵犯他人合法权益的内容、明显妨害公共利益的标识信息及其他不适宜公开的敏感信息大多出现在说明书，尤其是说明书附图中。由于图片比较醒目，能够在最短时间内展示技术效果，且获取信息时费力较小，因此，在浏览专利申请文件时，公众很容易最先注意到说明书附图。此时，敏感信息最容易被关注，也容易造成不良影响。

然而，虽然这些敏感信息不适宜公布，但在很多案例情形下不属于技术方案本身的内容，也不属于发明直接产生的结果，其仅是作为辅助信息，用来帮助理解发明的技术方案。那么，此类情形下是否属于《专利法》第5条第1款规定的“违反法律、社会公德和妨害公共利益的发明创造”，目前争议较大，相关法律依据并不明确。为维护专利审查工作的公信力，审查员有必要对专利申请文件中的敏感信息进行严格审查。因此，应加强对相关审查规则的法理研究，统一审查标准。

二、相关法规研究

（一）对《专利法》第5条及其《细则》第10条的解读

根据《专利法》第5条第1款及专利审查指南（以下简称“指南”）第二部分第一章第3.1节的相关规定，《专利法》第5条第1款强调的是，发明创造本身或者发明创造的使用、制造不能违反法律、社会公德或者妨害公共利益。

根据《专利法实施细则》（以下简称《细则》）第10条的规定，专利法第5条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。

可见，《专利法》第5条中“违反法律”的立法本意是，排除 “发明创造的直接目的或其本质上为我国法律明文禁止或者与我国法律相违背”的专利申请，其仅实施为法律所禁止的发明创造不包含在内。也就是说，判断一项发明创造是否违反法律、社会公德，或妨害公共利益，前提是以发明创造本身（包括发明目的、技术方案及技术效果）及直接带来的结果出发。

（二）对《细则》第17条的解读

由于不适宜公开的敏感信息大多出现在说明书尤其说明书附图中。与说明书撰写问题相关的法律条款仅涉及《细则》第17条第3款。但是该条款只规定说明书应当用词规范、语句清楚。

对于规范，辞海的解释是标准、范式；合乎标准的。对标准的解释，为衡量事物的准则，引申为榜样、规范⑥夏征农、陈至立著：《辞海》，上海辞书出版社2010年第六版缩印本，第0123、0651页。。规范，是人们从事某种活动时所形成并被长期的实践证明是合理的以及必要的规则和标准，也可以理解为“约定俗成或明文规定的标准”。⑦张积玉：《编辑规范综论》，载四川大学学报（哲学社会科学版）2003年第5期，第121页。

按照指南的相关规定⑧《专利审查指南》第一部分第一章第7.7节“根据专利法实施细则第十七条的审查”中规定：在说明书中，不得使用与技术无关的词句，也不得使用商业性宣传用语以及贬低或者诽谤他人或者他人产品的词句。此外，根据《专利审查指南》第一部分第一章第8节的规定：审查员可以改正明显的文字错误和标点符号错误，删除明显多余的信息。，“说明书应当用词规范”可以理解为以下三个方面：1. 技术规范：说明书应当包含技术内容，不得使用与技术内容无关的词句；2. 法律规范：说明书的用词应当符合法律法规的要求，不得使用贬低或者诽谤他人或者他人产品的词句；3.语言规范：语言文字表述应当规范，符合语法和修辞规范，不应出现文字和标点符号等语言表述错误。

说明书的内容是否清楚规范是发明初审的重要组成部分之一。从立法本意上讲，《细则》中增加该条款的内容，是为初审提供必要的法律依据，以保障公布的申请文件的质量。⑨国家知识产权局条法司：《专利法实施细则第二次修改导读》，知识产权出版社2001年版，第21页。其中规定：是否符合《专利法》第26条第3款的规定属于实质审查的范围，在对发明专利的初步审查过程中不能引用该款规定，这导致在初步审查过程中无法要求申请人改正说明书中存在的诸如不清楚之类的缺陷，不能有效地确保十八个月后公布的发明专利申请说明书的质量。为了解决上述问题，在本条第三款中增加规定，“发明或者实用新型说明书应当用词规范，语句清楚……”结合本条对专利法实施细则第44条的修改，不符合上述规定是初步审查过程中驳回发明专利申请的理由之一。

三、现阶段法律适用标准

（一）对《细则》第17条作扩展理解

专利申请文件的公布、授权或无效宣告等重要信息是通过《专利公报》作为刊物媒介对公众公开发表的。《专利公报》属于国家知识产权局发行的全国范围内的公开出版物，社会影响力是非常大的，那么也应当满足一般公开出版物的出版要求。

根据《宪法》第51条的规定，公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益以及其他公民的合法的自由和权利。

根据《出版管理条例》（2011年修订国务院令第594号），出版活动应当将社会效益放在首位，其中第25条规定，任何出版物不得含有法律、行政法规和国家规定禁止的内容。⑩《出版管理条例》（2011年修订国务院令第594号）第25条规定：任何出版物不得含有以下内容：（一）反对宪法确定的基本原则的；（二）危害国家统一、主权和领土完整的；（三）泄露国家秘密、危害国家安全或者损害国家荣誉和利益的；（四）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结，或者侵害民族风俗、习惯的；（五）宣扬邪教、迷信的；（六）扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；（七）宣扬淫秽、赌博、暴力或者教唆犯罪的；（八）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；（九）危害社会公德或者民族优秀文化传统的；（十）有法律、行政法规和国家规定禁止的其他内容的。

由此，扩展理解，为满足出版公布的要求，对于《细则》第17条第3款规定的说明书“用词规范”中的法律规范，其应当满足《出版管理条例》第25条的规定，即用词应当符合法律法规和政策文件的要求，比如申请文件中不应当记载有违反国家法律、社会公德或妨害公共利益的内容；不应当存在侮辱或者诽谤他人、侵害他人合法权益等违反《民法通则》规定的民事权利的问题等。

（二）《专利法》第5条与《细则》第17条的适用规则

第一，当发明创造本身或者其使用、制造违反法律、社会公德或者妨害公共利益，适用《专利法》第5条。

根据如上对《专利法》第5条第1款的分析，判断一项发明创造是否违反国家法律、社会公德，或妨害公共利益是从发明创造本身出发。由此，针对案例1，当说明书附图中出现人民币的图样，且发明创造本身涉及滥用人民币时，由于其发明创造本身明显违反相关法律，妨害公共利益，因此可以适用《专利法》第5条第1款。

第二，当申请涉及不属于技术方案本身的敏感信息时，适用《细则》第17条。

在发明初审中，根据上述《出版管理条例》，为满足出版公布的要求，说明书用词“法律规范”的解释应包括，为保证公布质量，说明书中不应当含有法律、行政法规和国家规定禁止的内容，如违反法律、社会公德和妨害公共利益的表述，不得含有侮辱或者诽谤他人、侵害他人合法权益的内容等。

此外，根据指南第二部分第八章第5.2.1节的规定，原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。由此可见，说明书附图在某种意义上可以理解为说明书的一部分。

因此，针对如上案例2和案例3，当附图仅是展示技术效果所用的载体或媒介，而不是技术方案的特征，但又涉及明显违反法律、妨害公共利益或侵犯他人合法权益时，可以认为属于国家相关规定所禁止的不适宜公布的附图，属于说明书内容不规范的情形，可以适用《细则》第17条第3款，发出审查意见，要求申请人修改。

四、明确标准的法规修改建议

在实际审查中，审查员在指出涉及敏感的、不宜公布的附图时，虽然可以引用《细则》第17条第3款，但该条款毕竟主要针对的是说明书文字内容的规范性问题。事实上，专利法中与说明书附图撰写直接相关的条款是《细则》第18条第3款，但其仅规定，附图中除必需的词语外，不应当含有其他注释。实际上在审查中，针对含敏感信息的附图并没有明确的、直接可依据的法条。因此，需要确定更为适合的法律依据。

（一）EPO相关规定

《欧洲专利公约》第53条第（a）项规定，对发明的公布和利用违反“公共秩序”或道德的，假如发明的利用并不仅仅因为某些缔约国的法律或法规禁止使用，而被认为违反公共秩序或道德的话，不授予欧洲专利。该条款相当于我国《专利法》第5条第1款。

相应地，根据《欧洲专利公约实施细则》第48条第1款（a）项的规定，违反公共秩序和良好习俗的内容和附图为禁止申请的内容。

根据《欧洲专利公约实施细则》第48条第1款（a）项的规定，受理部门（the Receiving Section）可以检查说明书、权利要求书和附图，以确保申请不包含如下述禁止的主题：煽动暴力或违反公共秩序、种族、宗教的或类似的歧视性宣传、或犯罪行为和淫秽内容的行为的语句。这些内容在出版公布时可以被删除。当然，公开的专利申请应当指明被删除的文字或附图的位置和数目，同时通知申请人被删除的内容。

可见，欧洲专利局的做法是，当在初审阶段发现不适宜公开的内容时，不是援引与专利法保护客体相关的《欧洲专利公约》第53条第（a）项的规定，而是根据《欧洲专利公约实施条例》第48条第1款（a）项的规定，在专利申请公布时将相关内容删除。这样既可以防止这些内容的公开，同时也可以将这种修改是否超范围的判断留待后续审查解决。

（二）法规修改建议

结合我国专利法及细则，以及专利审查指南相关规定，本文认为，有三种解决方案，一种是参照欧洲专利局的做法，修改《细则》相关规定；二是为了保持法律稳定性，细化专利审查指南中的相关解释；三是修改出版公布方式，保证前后审查的协调性。

1.《细则》修改建议

修改细则相关规定，可以进一步明确相关法律依据。修改方案可以包括以下两种：

方案1：（1）将《细则》第17条第3款所述“发明或者实用新型说明书应当用词规范……也不得使用商业性宣传用语”修改为“发明或者实用新型说明书应当用词规范……也不得使用商业性宣传用语，以及不应当含有明显妨害公共利益或侵犯他人合法权益的词句”；（2）将《细则》第18条第3款所述“附图中除必需的词语外，不应当含有其他注释”修改为“附图中除必需的词语外，不应当含有其他注释，及明显妨害公共利益或侵犯他人合法权益的附图”。

方案2：在《细则》第16条与第17条之间增加1条内容“专利申请不应当包含明显妨害公共利益或侵犯他人合法权益的词句或附图”。

两个方案相比，方案1修改相关条款，改动相对较小；方案2增加相关条款，改动相对简明。此外，其中仅提到妨害公共利益，而未涉及违反法律或社会公德的缘由是为了使法条表述更为简要。《中国专利法详解》①尹新天著：《中国专利法详解》，知识产权出版社2011年版，第48、52页。认为制定所有法律的最终目的都在于维护公众的正当权益，约束各种行为符合公众普遍接受的社会公德。对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权，其出发点是维护国家和人民的根本利益。可见，违反法律、社会公德或者妨害公共利益都可以归结为妨害公共利益。

2.指南修改建议

修改指南的目的在于，对《细则》第17条第3款所述的“用词规范”作进一步明确的解释说明。比如，针对指南第一部分第一章第7.7节的内容“在说明书中，不得使用与技术无关的词句，也不得使用商业性宣传用语以及贬低或者诽谤他人或者他人产品的词句，但客观地指出背景技术所存在的技术问题不应当认为是贬低行为”，将其修改为“在说明书（包括附图）中，不得使用与技术无关的词句如明显妨害公共利益或侵犯他人合法权益的内容，也不得使用商业性宣传用语。其中，侵犯他人合法权益的内容包括贬低或者诽谤他人或者他人产品的词句或附图，但客观地指出背景技术所存在的技术问题不应当认为是贬低行为”。进一步地，可以对“他人合法权益”解释为“他人肖像权、名誉权、隐私权等”。

由于说明书附图在某种意义上也可以理解为说明书的一部分，说明书要求“用词规范”，那么说明书附图也应当引用规范，不应局限于其字面意思“词语、词句”，亦应包含同样属于说明书内容的“图片”，因此，在上述修改中将说明书附图一并包含在说明书中，这样的修改既符合法理，也比较简单。

3.出版公布方式建议

当专利申请文件中涉及明显妨害公共利益或侵犯他人合法权益的敏感信息与技术内容紧密相连时，若审查员要求申请人删除相关内容，则不好把握修改是否超范围，那么此时可以参照欧洲专利局的做法，审查员可以在审查系统内保留一份原始申请文件，仅在专利申请公布时将相关敏感信息删除，同时通知申请人被删除的文字或附图以及具体位置，这样既可以防止这些内容的公开造成不良社会影响，也可以将修改超范围的判断留待实审解决，以利于申请人的修改。

小 结

国家知识产权局对专利申请文件的初步审查是专利法赋予的法律责任。审查员有责任和义务对专利申请文件进行全面审慎的审查。为避免申请文件中存在的敏感问题造成不良社会影响，专利申请的初步审查阶段应加强对敏感案件的排查力度，将明显不符合《专利法》第5条第1款规定的专利申请拦截在初审阶段，这样既便于申请人提交符合专利法规定的新申请，也可以节省实审资源。如果发明目的或发明直接带来的结果并无妨害公共利益的可能性，仅是申请文件记载有妨害公共利益或侵犯他人合法权益的敏感信息时，从立法本意的角度，现阶段应当以内容“不规范”为由提出审查意见，要求申请人修改，以尽快符合出版公布的要求，体现专利法鼓励发明创造的宗旨。但要想从根本上解决问题，本文认为，应修改细则或指南相关规定，进一步明确审查依据，增强立法的有效性。

For the quality assurance of the publication of patent application documents， it is suggested examination strategies in preliminary examination on invention against sensitive information which should not be released due to the fact of infringement to public interest or legal rights of others. The strategies are based on depth interpretation of relevant articles and their legislative purpose， application rules and relations and difference between different articles. And it is advised on modification of relevant articles and way for publication to implement the spirit of the law， and enhance the effectiveness of legislation in order to truly achieve law-based administration.

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曲燕，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心初审部发明初审一室主任，副研究员

朱骥，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心初审部主任