美国法上域名与商标指示性合理使用之借鉴

2015-01-30赵建良

知识产权 2015年9期

赵建良

美国法上域名与商标指示性合理使用之借鉴

赵建良

内容提要：域名与指示性合理使用的历史均比较短暂。指示性合理使用自诞生以来一直处于争议之中，只有少数法院承认了该原则，但具体处理存在差异，大多数法院仍以传统的多因素混淆可能性分析或商标法基本原理处理此类案件。商标指示性合理使用实质是由原告通过修正的多因素混淆可能性分析证明是否存在赞助或许可混淆，与其他商标侵权案件并无根本性区别。美国法院对于域名中的指示性合理使用也存在严重分歧，几乎相同的事实，结果完全不同，但总体上偏重于保护商标持有人。塔伯瑞（Tabari）案首次将指示性合理使用原则完整地应用于域名中，做出了突破性判决，特别是该案关于相关消费者的界定发出了初始兴趣混淆在域名领域死亡的信号。

指示性合理使用域名混淆可能性

引言

商标天然具有传递信息的性质，域名申请人在二级域名中使用商标可以向互联网用户传递表达某种意义，如域名www.buy-a-lexus.com（购买雷克萨斯汽车）和www.buyorleaselexus.com（租售雷克萨斯汽车）可以告诉用户该网站专长于丰田公司雷克萨斯牌高级轿车销售和租赁业务。因此引发的问题是，域名所有人在何种范围上对他人商标的使用是合理的，可以通过商标指示性合理使用抗辩？商标指示性合理使用基于这样一种基本认识：任何人均可自由地使用商标说明该商标所本文示的产品。①Michael Grynberg, Things Are Worse than We Think: Trademark Defenses in a “Formalist” Age, 24 Berkeley Tech. L.J. 897, 956(2009).具体地说，就是被告未经许可使用原告的商标解释说明原告的产品，而不是用作被告产品的名称，虽然其最终目的是为了说明被告自己的产品。②Cairns v. Franklin Mint Co. 279 F.3d 796, 802 (9th Cir. 2002).在美国法上，常见的在域名中指示性使用他人商标引发的争议包括下列情形：（1）经营二手商品网站的域名。在玩具公司诉佩罗曼案（Ty v. Perryman）中，被告以域名www.bargainbeanies.com（购买宾尼牌布娃娃）销售玩具公司生产的二手宾尼布娃娃、宾尼熊等毛绒玩具，域名中的BEANIES是玩具公司在联邦主簿注册的驰名商标，原告以联邦反淡化法（FTDA，Federal Trademark Dilution Act 1995， 15 U.S.C. 1125（c））起诉，法经济学代表人物、联邦第七巡回上诉法院波斯纳法官撰写了该案判决书，认为被告并未将原告的商标用于区别自己的产品，如果那样做确实可能淡化BEANIES商标与原告产品的联系，但被告仅仅是用原告的商标识别原告的产品，没有任何事实支持做出禁令反对被告在域名中使用BEANIES表明她完全有权利做的事——在自己的网站出售宾尼布娃娃。③Ty v. Perryman , 306 F.3d 509, 513(7th Cir. 2002).（2）从事与原告产品有关的销售、中介经纪活动的域名。在丰田汽车销售公司（美国）诉塔伯瑞案（Toyota Motor Sales， U.S.A.， Inc. v. Tabari）（下称塔伯瑞案）中，第九巡回上诉法院认为，被告在域名buy-a-lexus.com和buyorleaselexus.com中含有LEXUS商标属于指示性合理使用，因为被告主要业务是从事LEXUS汽车的购买、租赁等中介经纪服务，需要使用该商标向客户介绍业务的性质和特征。④Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010).（3）提供配套产品或服务的域名。经营者为了在域名中说明自己产品匹配的对象，例如为iPod用户提供耳机配件或专门修理服务，可能选择域名ipodcases.net（提供iPod配件）或wefixipod.com（我们维修iPod）。（4）控诉网站（gripe sites）的域名。此类网站登载、转发消费者对产品的各种意见、不满或相关竞争产品的信息，域名通常是商标名+否定性词语+域名后缀（trademark-pejorativeterms.com），例如nikesucks.com（耐克公司是傻瓜）是一个批评NIKE公司的网站。商标在这些控诉网站运营中发挥着重要作用，如同可口可乐商标有助于消费者在水泥混凝土的实体店中快速找到自己中意的软饮料那样，互联网用户可以使用商标迅速找到有关商品的评论信息。⑤Tom Abeles, Trademark’s Unfair Nominative Fair Use Defense: Protecting e-Commentary from Censorship by Corporate Monoliths, 33 Hastings Comm. & Ent. L.J. 181, 185(2011).如果商标持有人仅仅因为这些内容对他们是消极的和冒犯的就可以禁止使用其商标，公司将因此逃避对其产品的批评。⑥L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, 811 F.2d 26, 33(1st Cir. 1987).此类网站的评论有些是纯粹关于商品的评论，但也不乏比较广告甚至筹资等其他商业活动，不过在商标案件中，法院常常不区分非商业言论与商业言论。⑦Steven M.Perez, Comment, Confronting Biased Treatment of Trademark Parody under the Lanham Act, 44 EMORY L.J. 1451, 1468-69(1995).（5）生产竞争产品的域名。例如一个声称自己的便携音乐播放设备比iPod更优质、更轻巧、更易用、更便宜的经营者，可能使用域名betterthanipod.com（比iPod更优质），这样更有利于与iPod竞争，当然最终使竞争性市场经济成为可能。

对域名中使用商标行为的分析，一方面应允许符合条件的经营者在域名中使用他人商标准确地介绍说明自己商事活动的性质和特点，这是市场经济鼓励的正当竞争行为，合法的产品创新、经营创新不应受制于动辄得咎的“寒蝉效应”；另一方面也应当保护商标持有人投入精力、时间、金钱形成的商誉不被非法盗用。在电子商务广泛流行的互联网+时代，法律不得不进行某些变革以适应商事活动大量由互联网完成的新常态。域名中的商标指示性合理使用分析内含着上述商标法的双重目的，是衡平商标专用权与相关权益的一个工具，是上述诸方面的一个总标题。

本文除引言外包括三个部分：第一部分梳理美国各法院对于判例法上指示性合理使用的不同态度；第二部分探讨指示性合理使用分析在域名案件中相互矛盾的处理结果；第三部分提出上述做法对我国的借鉴意义。最后是一个简单的总结。

一、法官造法：商标指示性合理使用

指示性合理使用是第九巡回上诉法院在1992年街区新男孩们诉美国新闻出版公司案（New Kids on the Block v. News America Publishing，Inc.）（下称新男孩案）中创造的，属于判例法上的侵权抗辩事由，与规定在《兰哈姆法》第33条（b）（4）（即15 U.S.C. §1115（b）（4））的合理使用抗辩（descriptive fair use， classic fair use，statutory fair use， traditional fair use，本文统一称为成文法上的合理使用，以与判例法上的指示性合理使用区分）不同，但是它蕴含的商标法理念并不新颖。在1924年普林斯特尼茨诉科特案（Prestonettes， Inc. v. Coty）（下称普林斯特尼茨案）中，被告购买科特品牌的真品香水等卫生盥洗用品分装或压缩后出售，在瓶子的标签中说明“科特生产，普林斯特尼茨分装，普林斯特尼茨独立于科特”，原告诉称被告使用“Coty”商标侵权。霍姆斯大法官阐述了商标权的属性，认为商标权的边界仅在于保护商标人的商誉，商标的功能在于区分产品来源，它没有授予权利人禁止他人说明事实真相的权利，“商标不是禁忌”。⑧Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924).

在新男孩案中，科津斯基（Kozinski）代表审判法官撰写了判决书，认为从已知最早的1618年英国普通法判例南方诉豪案（Southern v. How）⑨79 Eng.Rep. 1243(K.B.1618).保护商标不被盗用开始，商标法区分产品生产者的目的一直没有变化，适用范围限于制止经营者搭竞争对手的便车，商标是针对特定文字、符号有限的财产权利。⑩New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992).根据普通法遵循先例的原则，法院引用了一些类似权威判例。例如大众汽车公司诉丘奇案（Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church）（下称大众汽车公司案），⑪411 F.2d 350 (9th Cir.1969).如果被告在修车广告中完全不使用“Volkswagen”或其缩写“VW”（大众汽车公司商标），社会公众将无法知道被告的服务内容是专修大众汽车，被告没有向社会公众暗示他是大众汽车公司分支机构或经过大众汽车公司特别授权，他只是使用原告商标说明他擅长修理的汽车品牌。只有使用原告商标才能描述说明特定事物，又没有盗用竞争对手信誉的商标使用可以归纳为一类，称为商标指示性使用，这种名义上对商标的使用在商标法的规范之外，⑫New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).因为判断的时候完全不考虑消费者反应，而只考虑被告做或没做什么暗示与商标持有人存在赞助或许可关系的行为。⑬New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).此种商业中的使用者有指示性使用商标的权利，只要满足以下三个要件：（1）不使用该商标无法恰当说明某产品；（2）对该商标的使用仅限于说明产品；（3）使用者没有从事任何暗示与商标持有人存在赞助或许可关系的行为，完全抛弃了该院埃莫夫有限公司诉斯里克拉夫特案（AMF， Inc. v. Sleekcraft Boats）⑭599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979).确立的传统混淆可能性多因素分析（下称斯里克拉夫特分析法），⑮美国各巡回上诉法院分别有自己的混淆可能性多因素分析，如下面第三巡回上诉法院的十因素分析（拉普分析），但它们有明显的共同之处，均以宝丽来公司诉宝丽拉电子公司案（Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 287 F.2d 492, 495(2d Cir. 1961)）（下称宝丽来分析）为基础，考虑的因素有：（1）原告商标的显著性；（2）商标相似性；（3）双方产品销售地点是否接近；（4）原告产品扩张的可能性；（5）实际混淆的证据；（6）被告的意图；（7）被告产品质量；（8）消费者认知能力。正式发明了判例法上的指示性合理使用。

在新男孩案中，科津斯基（Kozinski）代表审判法官撰写了判决书，认为从已知最早的1618年英国普通法判例南方诉豪案（Southern v. How）⑨79 Eng.Rep. 1243(K.B.1618).保护商标不被盗用开始，商标法区分产品生产者的目的一直没有变化，适用范围限于制止经营者搭竞争对手的便车，商标是针对特定文字、符号有限的财产权利。⑩New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992).根据普通法遵循先例的原则，法院引用了一些类似权威判例。例如大众汽车公司诉丘奇案（Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church）（下称大众汽车公司案），⑪411 F.2d 350 (9th Cir.1969).如果被告在修车广告中完全不使用“Volkswagen”或其缩写“VW”（大众汽车公司商标），社会公众将无法知道被告的服务内容是专修大众汽车，被告没有向社会公众暗示他是大众汽车公司分支机构或经过大众汽车公司特别授权，他只是使用原告商标说明他擅长修理的汽车品牌。只有使用原告商标才能描述说明特定事物，又没有盗用竞争对手信誉的商标使用可以归纳为一类，称为商标指示性使用，这种名义上对商标的使用在商标法的规范之外，⑫New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).因为判断的时候完全不考虑消费者反应，而只考虑被告做或没做什么暗示与商标持有人存在赞助或许可关系的行为。⑬Chad J. Doellinger, Nominative Fair Use: Jardine and the Demise of a Doctrine, 1 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 66, 67(2003).此种商业中的使用者有指示性使用商标的权利，只要满足以下三个要件：（1）不使用该商标无法恰当说明某产品；（2）对该商标的使用仅限于说明产品；（3）使用者没有从事任何暗示与商标持有人存在赞助或许可关系的行为，完全抛弃了该院埃莫夫有限公司诉斯里克拉夫特案（AMF， Inc. v. Sleekcraft Boats）⑭599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979).确立的传统混淆可能性多因素分析（下称斯里克拉夫特分析法），⑮美国各巡回上诉法院分别有自己的混淆可能性多因素分析，如下面第三巡回上诉法院的十因素分析（拉普分析），但它们有明显的共同之处，均以宝丽来公司诉宝丽拉电子公司案（Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 287 F.2d 492, 495(2d Cir. 1961)）（下称宝丽来分析）为基础，考虑的因素有：（1）原告商标的显著性；（2）商标相似性；（3）双方产品销售地点是否接近；（4）原告产品扩张的可能性；（5）实际混淆的证据；（6）被告的意图；（7）被告产品质量；（8）消费者认知能力。正式发明了判例法上的指示性合理使用。

在1992年后的此类案件中，第九巡回上诉法院不断发展该原则，几次比较重要而且有时前后矛盾的的演化是：2002年花花公子诉韦尔斯案（Playboy Enterprises v. Welles）（下称韦尔斯案），该院认为，被告提出指示性合理使用抗辩时，要以新男孩案确立的三因素分析取代该院一直适用的斯里克拉夫特多因素分析，因为被告使用的文字与原告商标完全相同，如果适用斯里克拉夫特多因素分析法，几乎所有指示性使用都会被认为存在混淆可能。⑯Playboy Enterprises v. Welles, 279 F.3d 796, 801 (9th Cir. 2002).2003年兄弟录音公司诉贾丁案（Brother Records， Inc. v. Jardine）（下称贾丁案）有两个重大变化：一是不再认为指示性合理使用在商标法规范之外，而是认为新男孩案确立的第三个因素不过是混淆可能性的另一面，重新回到商标法传统的侵权判断标准上来；二是被告要证明不存在混淆可能性，⑰Brother Records, Inc. v. Jardine , 318 F.3d 900, 909 n.5 (9th Cir. 2003).该案即因为被告未能证明而被认为侵权。但是有学者指出，上述改变恰恰说明指示性合理使用是多余的，因为该抗辩其实是混淆可能性问题，斯里克拉夫特分析与指示性合理使用分析在证明同样的问题，唯一的区别是增加了被告在斯里克拉夫特分析法下所没有的证明负担，被告胜诉更困难了。⑱Supra note 13, at 68.最近一次变化是引言部分提到的2010年塔伯瑞案，该院认为，地区法院的错误在于先由原告根据斯里克拉夫特分析证明存在混淆可能性，再由被告提出指示性合理使用作为积极抗辩（affirmative defense，含义详见下文），而实际是指示性合理使用分析取代了斯里克拉夫特分析，当被告提出该抗辩时，被告只需要表明他使用商标是为了说明商标代表的产品，然后由原告根据新男孩案确立的三因素证明存在混淆可能性。⑲Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1182-83 (9th Cir. 2010).如上所述，贾丁案该院确实是由被告证明不存在混淆可能性，但已不符合2004年最高法院开普永久化妆公司诉持久印象公司案（KP Permanent Make-Up，Inc. v. Lasting Impression I， Inc.）（下称开普案）的观点：商标侵权案件由原告证明混淆可能性，被告无需证明不存在混淆可能性。⑳KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 118, 121(2004).这里应该注意，开普案解决的问题是当被告提出成文法上的合理使用抗辩而非判例法上的指示性合理使用抗辩时，被告是否要证明不存在混淆可能性，但是各法院均将最高法院开普案中的观点应用到指示性合理使用案件。㉑Scott M. Smedresman, Fixing Nominative Fair use: An Analysis of Nominative Use Jurisprudence and a Suggestion on How to Resolve Its Conflicts, 15 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 103, 123-24(2007); Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, What’s in a Domain Name? Nominative Fair Use Online after Toyota v. Tabari, 100 trademark Rep. 1290, 1323(2011).另外，有学者指出，“抗辩”之谓属于用词不当，因为抗辩指的是积极抗辩，积极抗辩不是对原告证据的简单否认，而是提出了一个完全不同的事实，也就是说，即使承认原告的事实都是正确的，被告也会因为提出新的事实而不承担法律责任，但是提出抗辩的一方必须证明该抗辩成立的所有要素，例如在合同纠纷中原告证明了被告应负违约责任，但是被告提出诉讼时效抗辩，对此被告负有提出证据并说服法官诉讼时效已过的举证责任（结果意义上），如能证明，自不负违约责任。在商标侵权案件中，就是即使原告证明存在混淆可能性，被告也可以提出成文法上的合理使用抗辩，因而不承担法律责任。㉒KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 120(2004).指示性合理使用分析的一个主要分歧在于由哪一方证明新男孩案确立的判断标准，㉓Baila H. Celedonia & Kieran Doyle, Century 21, the New Kid in Town: the Third Circuit Crafts a New Nominative Fair Use Test, 97 Trademark Rep. 989, 997(2007); J. David Mayberry, Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard, 102 Trademark Rep. 820, 840 (2012).尤其是第三个要素“赞助或许可混淆”其实就是混淆可能性问题，㉔Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 (5th Cir. 1998); Brother Records, Inc. v. Jardine , 318 F.3d 900, 909 n.5 (9th Cir. 2003).根据最高法院开普案有约束力的先例判决，应由原告证明存在混淆可能性，而非由被告证明不存在混淆可能性，指示性合理使用不属于积极抗辩。

其他巡回上诉法院关于指示性合理使用原则分歧很大，㉕See Smedresman, supra note 21, at 113; J. David Mayberry, Supra note 23, at 840; Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, supra note 21, at 1301.概括起来，承认该原则的只有第三巡回上诉法院和第五巡回上诉法院，但是具体适用时与第九巡回上诉法院存在差异。

21世纪不动产公司诉兰丁垂公司不正当竞争和商标侵权案（Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree， Inc.）（下称21世纪案）中，第三巡回上诉法院提出了自己不同于第九巡回上诉法院的处理方式。该院认为，指示性合理使用与成文法上的合理使用均属于积极抗辩，㉖Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree, Inc. 425 F.3d 211, 228 (3d Cir. 2005).当然，本文不同意此种见解。按照处理成文法上合理使用的通常做法，该院采取了两步走的分析路径：①Samuel M. Duncan, Protecting Nominative Fair Use, Parody and Other Speech-Interests By Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability, 44 U. Mich. J.L. Reform 219, 234 (2011).先由原告根据四因素混淆可能性分析证明存在混淆可能性，再由被告根据基本照搬了新男孩案三因素的标准证明自己属于指示性合理使用。②Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree, Inc. 425 F.3d 211, 232 (3d Cir. 2005).但是此做法受到了该案少数派意见法官费希尔（Fisher）的批评，他主张仅仅由原只要这种使用没有暗示虚假的分支机构或许可信息。⑥Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 102, 103 (2d Cir. 2010).

客观地讲，指示性合理使用原则在美国尚缺乏统一的标准，并且大多数法院认为，应用多因素混淆可能性分析或商标法基本法理即可处理这类案件，无需所谓的创新，⑦Supra note 13, at 67.在实践中该原则被认为处于尴尬和没有意义的地位，⑧William McGeveran, Rethinking Trademark Fair Use, 94 Iowa L. Rev. 49, 89(2009).许多学者指出，现在是联邦最高法院出面解决这种混乱局面的时候了。⑨See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1301.

二、专用权的扩张与限制：域名中的商标指示性合理使用

与指示性使用原则类似，域名的历史也不久远，它首次出现于1985年，⑩Robert Isabella, Note, Moving beyond New kids and Century 21: A New Test for Nominative Fair Use in the Domain Name Context, 29 Cardozo Arts & Ent. L.J. 729, 730(2011).当时用户主要是研究机构与军事部门，域名的潜在价值以及可能给商家带来的利益无人留意，甚至域名分配也被普遍认为是一个前景暗淡的行当，⑪李小武著：《商标反淡化研究》，浙江大学出版社2011年版，第52页。逐渐地互联网技术应用于我们生活的方方面面，互联网+传统零售有了淘宝，互联网+传统百货卖场有了京东，互联网+传统银行有了支付宝，我们步入了互联网+时代。企业在从事电子商务的时候，通常希望把自己具有显著性的商标或商号等标志性文字注册为域名，但是有时候会发现自己的商标或商号已被他人注册，例如20世纪90年代的美国，丹尼斯•托潘（Dennis Toeppen）被认为是一个臭名昭著的域名抢注者（cybersqutter），此人注册了上百个与著名商标相同的域名，本文就涉及因他而引起的“名案”——全景国际有限合伙诉托潘案（ Panavision Int’l， L.P. v. Toeppen）（下称全景案）。⑫141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).早期域名领域的一个重要问题是防止域名抢注，1999年之前，商标人主要以不正当竞争、商标侵权诉讼（15告根据修正后的八因素混淆可能性分析证明商标侵权。①Id. 248-250.

在卵石海滩公司诉十八旅游公司案（Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.）中，第五巡回上诉法院部分采用了新男孩案确立的分析要素，由被告证明第二个要素“使用不超出必要限度”和第三个要素“使用没有暗示分支机构、赞助或许可关系”，因为该案是比较广告案件，第一个因素要求的“使用必要性”肯定能满足，但是该院不对其他情形下是否考虑第一个因素发表意见。②Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 n.13 (5th Cir. 1998).

其他的巡回上诉法院要么明确反对指示性合理使用原则，要么以商标法基本原理处理此类案件。在帕卡公司诉电子搜索技术有限公司案（PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies， L.L.C.）（下称帕卡案）中，第六巡回上诉法院明确表示该院从来不采用指示性合理使用，而是应用自己的多因素混淆可能性分析。③319 F.3d 243, 256 (6th Cir.2003).全球通讯系统公司诉莱科思公司案（Universal Communication Sys.，Inc. v. Lycos， Inc.）中，第一巡回上诉法院表示该院以前未决定是否认可第九巡回上诉法院的指示性合理使用分析，该案也没有可以适用的余地。④478 F.3d 413, 424 (1st Cir. 2007).在奥古斯都•斯托克诉国家饼干公司案（August Storck v. Nabisco， Inc.）中，被告在比较广告中使用了原告商标，声称自己生产的糖块味道与原告相似，但是卡路里含量要比原告低25%。地区法院发布禁令不允许被告使用原告商标，第七巡回上诉法院推翻了该禁令，因为禁令妨碍了对社会极其有益的一种竞争形式，使用竞争对手的商标又不产生来源混淆是允许的。⑤August Storck v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616, 618 (7th Cir. 1995).蒂芙尼诉易贝案（Tiffany （NJ） Inc. v. eBay Inc.），第二巡回上诉法院认为，无需诉诸指示性合理使用原则，因为商标法并不禁止使用原告商标销售原告的产品，U.S.C. §§1125（a）（1）， 1141（1））或淡化诉讼（15 U.S.C. §1125（c））制止域名抢注，1999年11月29日，美国国会通过《反域名抢注消费者权益保护法》（ACPA，the Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999），1999年10月24日，ICANN批准实施《域名争议解决统一政策》（UDRP，Uniform Domain Names Resolution Policy）以后，商标持有人还可以根据ACPA，或者向ICANN认可的域名争议行政性解决服务提供者根据UDRP及其程序规则提起强制行政程序裁决，①Jacqueline Lipton, Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech, Edward Elgar Publishing Limited, 13, 92(2010).保护商标不被“托潘式抢注”。

在早期域名与商标案件中，无论基于混淆分析（主要是初始兴趣混淆，initial interest confusion ）、淡化分析还是成文法上的合理使用，大多数法院支持商标持有人。法院在全景案中分析淡化诉讼时，不同意被告提出的所谓域名仅仅是一个地址，认为它的一个重要作用是区分谁拥有该网站，②Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen , 141 F.3d 1316,1327 (9th Cir. 1998).具有类似商标的区分来源功能。当消费者不确定一个公司域名的时候，常常猜想公司的名称就是公司的域名，③Id., citing Cardservice Int’l v. McGee, 950 F.Supp. 737, 741 (E.D.Va.1997).与公司名称一致的域名是公司一项有价值的资产。④Id., citing MTV Networks, Inc. v. Curry, 867 F.Supp. 202, 203-204 n. 2 (S.D.N.Y.1994).当全景公司的潜在用户键入panavision.com找不到该公司网页的时候，他们会感到不满、遭受挫折或认为原告的主页不存在，这淡化了全景的商标。⑤Id.在商标侵权案件中，法院越来越依靠初始兴趣混淆判定存在消费者混淆，法官们认为，在域名中使用原告的商标或者将商标内置于元标记（metatag）中即等同于侵权，因为寻找原告网站的消费者首先被转移到了被告的网站中。⑥Supra note 41, at 17.

在帕卡案中，被告通过peterbiltnewtrucks. com（彼得比尔特新卡车），peterbiltusedtrucks.com（彼得比尔特旧卡车），kenworthtruckdealers. com（肯沃斯卡车经销商）等几个域名，经销帕卡公司生产的重型卡车，其中含有帕卡公司注册的卡车商标PETERBILT和KENWORTH。原告根据15 U.S.C. §§1114，1125（a），（c）起诉侵犯商标专用权、虚假标注来源（一种不正当竞争行为）和商标淡化，上诉法院维持了联邦地区法院的禁令，认为当一个公司在表示网址的域名中使用竞争对手的商标，互联网用户往往会对网址的来源或其许可关系发生混淆，至于被告在网页中否认与原告之间存在授权分支机构关系的声明，法院认为这“来得太迟了”，⑦PACCAR Inc. v. Telescan Technlogies, 1.L.C., 319 F.3d 243, 253 (6th Cir. 2003).初始兴趣混淆已经发生，在域名中商标的后面添加些一般的描述性词汇，如trucks和dealers字样，不足以区分域名和商标，并未降低混淆可能性。⑧Id. 252.对于被告提出自己的使用属于指示性合理使用，法院表示该院从不遵循指示性合理使用原则，而且在此案中也不打算采用该原则。不过该院也从指示性合理使用作为一般参考原则的角度说明了不适用的原因，因为被告不仅在网页文本中使用帕卡的商标，还在域名中包含了商标，当被告这么做的时候，就是在描述他自己的产品——他的网站，而不仅仅是描述说明原告的产品了，⑨Id. 256.这就不是指示性使用了。简言之，法院认为，域名中不可能有指示性合理使用。此案事实与塔伯瑞案几乎完全相同，但是判决完全不同。

塔伯瑞案引人注目之处，除了如前述它推翻了第九巡回上诉法院自己在指示性合理使用中由被告证明不存在混淆可能性的先例外，还首次完整地把指示性合理使用分析应用于域名，⑩Robert Isabella, Note, Moving beyond New kids and Century 21: A New Test for Nominative Fair Use in the Domain Name Context, 29 Cardozo Arts & Ent. L.J. 729, 730( 2011).认为被告在域名中含有他人商标构成指示性合理使用。还是那位创造了指示性合理使用原则的科津斯基法官撰写判决，认为当被告使用商标说明描述商标所代表的产品本身的时候，不能适用多因素混淆分析，因为指示性合理使用分析取代了它。塔伯瑞使用LEXUS是用来说明他们的经营活动是做LEXUS汽车的经纪人，为LEXUS特约经销商与消费者牵线搭桥促成交易，当他们说LEXUS的时候，就是意味着LEXUS，这被称为指示性合理使用。①Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1175 (9th Cir. 2010).在应用新男孩案的三因素分析时，关于是否满足第一个要素“使用必要性”，法院认为，虽然被告可以使用其他域名如autobroker.com（汽车经纪人）或者fastimports. com（快速买到进口车）（fastimports也是被告商号），或者在网页中解释他们的经营范围，但均不能排除被告在域名中使用LEXUS商标表示他们专长于代理LEXUS汽车。被告需要让消费大众知道他们擅长于LEXUS汽车营销，而这不使用LEXUS商标几乎不可能。关于是否满足第二个要素“使用不超过必要限度”和第三个要素“赞助或许可混淆”，法院认为，诉讼开始后被告已经对网站内容进行了更新，移除了LEXUS及斜体L标记，并在显著位置以醒目字体挂出否认声明：“本站非LEXUS特许经销商或分支加盟机构，而是独立的汽车经纪人。”②Id. 1180-81.与其他法院认为此否认声明“来的太迟了”不同，该院认为没有初始兴趣混淆，消费者只是对buy-a-lexus. com和buyorleaselexus.com持一些怀疑，这不是混淆，③Id. 1179.一旦看到否认声明，消费者马上就会明白该网站与原告无关，因此有学者指出，塔伯瑞案发出了初始兴趣混淆死亡的信号，④See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1333.至少域名领域如此。

总之，域名中适用指示性合理使用的结果存在分歧，但是商标权人仍处于优势地位。这种不统一给有财力和法律经验的大公司选购法院（forum-shopping）提供了激励，⑤See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1321.从域名案件当事人来看，原告大多是像丰田这样的大公司，被告往往是力量单薄的小公司甚至个人，而大公司凭借法律经验选购法院的结果将会加剧这种法律适用的不统一，在塔伯瑞案的最后，第九巡回上诉法院甚至指出，加利福尼亚中区联邦地区法院所犯的错误看来是由于原被告之间力量配置明显不对等导致的，因为被告是自己代表自己参加诉讼，并建议联邦地区法院重审时要联系一下律师协会，看是否有律师志愿或费用打折代理被告参加诉讼。⑥Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1185 (9th Cir. 2010).

三、赞助或许可混淆：美国法的借鉴意义

我国没有美国ACPA那样专门解决域名纠纷的立法，只能根据不同法律规范的有关条款或遵循一般法律原则或精神，主要是《民法通则》、《商标法》、《反不正当竞争法》以及《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《域名纠纷司法解释》）。⑦Xue hong, Domain Name Dispute Resolution in China：a Comprehensive Review, 18 Temp. Int’l & Comp. L.J. 1, 9-10(2004).本文以“域名纠纷”“精确”方式在北大法宝检索相关司法案例，阅读了其中发达地区、时间较近的判决，⑧广州市中级人民法院（2012）穗中法民三终字第371号、372号、（2011）穗中法民三初字第217号，上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民五（知）终字第136号，江苏省高级人民法院（2013）苏知民终字第0163号，北京市第一中级人民法院(2012)一中民初字第1186号、（2012）一中民终字第12386号，重庆市高级人民法院（2013）渝高法民终字第00124号，等等。虽然有少数被告在答辩中提出合理使用，但未对此论证，更没有明确提出指示性合理使用抗辩（从指示性合理使用定义出发，而非仅仅看有无“指示性合理使用”这个字眼），也未见法官以合理使用或者指示性合理使用论证《域名纠纷司法解释》第4条第3项，以说明被告对域名享有权益或具有注册、使用域名的正当理由，大多以被告不享有与争议域名有关的权益如商标权而认定注册、使用域名没有正当理由。在互联网+时代，愈来愈多的经营活动通过电子商务实现，引言部分提及的经营活动均确有必要利用商标本身传递信息的性质，在域名中表达性使用商标（expressive uses of trademarks），⑨商标除了区分来源功能外，还天然地有传达信息的功能，比较广告、戏仿等均属商标传达信息功能的表达性使用。See William McGeveran, supra note 36, at 54.传递表达某种意义，说明和描述自己的业务性质和特点，克服市场经济信息不对称和市场调节的盲目性、滞后性。美国指示性合理使用分析及其在域名中的适用为我国处理类似问题提供了借鉴之道。

本文认为，指示性合理使用是一种不侵权的商标使用，其实质是由原告通过修正后的多因素混淆可能性分析证明是否存在赞助与许可混淆，被告无需证明不存在混淆可能性。新男孩案三因素的第一个因素“使用必要性”就是本文引言提及的那些必须使用原告商标的业务类型，第二个因素“使用未超过必要限度”和第三个因素“暗示存在赞助或许可关系”，两者其实相辅相成，当使用未超过必要限度时，很难有赞助或许可混淆，因此可以归结为“赞助或许可混淆”，应由原告承担证明责任，这与美国联邦最高法院开普案的观点一致，在我国就是一般侵权诉讼“谁主张、谁举证”。从类型化角度，在商标侵权诉讼中以消费者发生混淆对象为标准，商标混淆可以分为直接混淆（来源混淆）和间接混淆（赞助或许可混淆），①张玉敏著：《知识产权法学》，法律出版社2011年版，第333页；张体锐著：《商标法上混淆可能性研究》，知识产权出版社2014年版，第24-25页。混淆可能性是一切商标侵权案件的试金石，②Jonathan L. Schwartz, Making the Consumer Watchdog’s Bark as Strong as Its Gripe: Complaint Sites and the Changing Dynamic of the Fair Use Defense, 16 Alb. L.J. Sci. & Tech. 59, 80 (2006).当然也包括指示性合理使用案件，所以，赞助或许可混淆可能性的证明标准仍然是多因素混淆可能性分析，但是在指示性使用背景下，要去掉传统混淆可能性分析的某些不适用因素（详见下文）。值得称道的是，我国一些法官在指示性合理使用案件上坚持了“混淆可能”原则，强调合理使用应“不致引起一般消费者或相关公众对商品来源的混淆或误认，也不应使消费者对该商品与使用的商标间产生某种联想”。③陈惠珍：《“FOR VOLVO”与商标合理使用辨析》，载《电子知识产权》2006年第11期，第44页；转引自熊文聪：《商标合理使用：一个概念的检讨与澄清》，载《法学家》2013年第5期，第160页。不过本文认为，指示性使用不会导致消费者对产品来源发生混淆即直接混淆，因为被告使用原告商标是描述说明原告自己的产品，不是作为被告产品的名称，试想，有哪一个理性人会认为给某产品提供专修服务、配套产品的经营者或代理经销商会是原告呢？只不过是认为两者存在特约授权等关系。如果将原告商标直接用于自己的产品，又辩称是指示性使用的，例如将原告旧货完全翻新而又不去除原告商标即再次销售，可将其作为一般商标侵权案件判断混淆可能性，不属于指示性合理使用案件，不适用指示性合理使用下的混淆可能性分析。当然，在指示性合理使用与其他案件如一般商标侵权、成文法上的合理使用等之间截然划一条界线并不容易。美国法院有时候就分不清指示性合理使用与成文法上的合理使用，帕卡案还被认为不属于指示性使用。

为统一指示性合理使用，有学者主张修改《兰哈姆法》，将判例法的规则成文化，即在15 U.S.C. §1115（b）（4）中增加一句话，规定商标专用权受 “说明或评论商标或商标所有人的商品或服务” 的限制，④Jonathan Moskin, Frankenlaw: The Supreme Court’s Fair and Balanced Look at Fair Use, 95 Trademark Rep. 848, 873 n.104 (2005).如同15 U.S.C. §1125 （c）（3）规定商标淡化受指示性合理使用的限制。⑤See Samuel M. Duncan我国商标法经过三次修改，均未规定指示性合理使用，但是第59条规定了商标权的限制，可作类似修改，增加一项，规定“说明或评论商标或商标所有人的商品或服务的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

具体在域名背景下，可以分两步：

第一步，被告证明“使用必要性”。当被告从事引言部分所述的商业经营活动或非商业行为时，即可满足该要素，该案件属于指示性合理使用案件，否则按照一般商标侵权案件对待。但这不是把指示性合理使用作为积极抗辩，被告只需说明自己的使用是以不导致混淆的方式，指示性使用原告商标，至于该使用是否合理的核心问题——混淆可能性，在第二步由原告证明。换言之，指示性合理使用在商标案件中的举证责任（结果意义上）并未转移。

第二步，指示性使用是合理的，即不存在赞助或许可混淆可能性，仍然采用多因素混淆分析，在域名背景下可以考虑的因素有：

一是否认声明。否认声明是认定指示性合理使用成立的一个重要条件，无论前电子商务时代还是电子商务时代，都是如此。普林斯特尼茨案被告在瓶子标签上注明 “普利斯特尼茨独立于科特 ”；大众汽车公司案，被告在说明自己专修大众汽车时，明确表明自己与大众公司不存在授权修理或特许关系，①Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350,351 (9th Cir.1969).均被认为使用原告商标属于真诚地表达被告的经营性质和特点，是为了说明事实真相。在电子商务时代，从韦尔斯案、21世纪案到塔伯瑞案，均将否认声明视作指示性合理使用成立的一个重要条件。一般做法是在网页的显著位置以醒目字体标出本网站与商标人不存在任何赞助或特别许可授权关系。

二是多因素混淆可能性分析。传统多因素混淆可能性分析，以经典的宝丽来分析为例，在域名指示性合理使用中仍有用武之地，但需要修正，去掉某些不适用的因素。例如，商标是否相同或近似以及商标的强度，既然是指示性使用，则被告使用的文字必然与原告商标完全相同，进而无论强商标或弱商标，均在原告商标效力范围内。再如，双方产品销售地点是否接近，在判断域名混淆可能性时也无需考虑，网络空间是虚拟的实在，不具有客观的物理属性。其他要素，如原告产品扩张的可能性、实际混淆的证据、被告的意图、被告产品的质量、消费者的认知能力，均可以适用于域名中的指示性合理使用分析，其中尤其要注意的是，在判断消费者认知能力时相关消费者的界定，在某种程度上意味着对传统域名领域观点的背离。相关消费者已经熟悉网络消费，是富有知识和文化，能处理复杂事务理性成熟的网民，不会认为每一个含有商标的域名均与商标人存在赞助或许可关系。②Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1178 (9th Cir. 2010).电子商务的消费者会通过浏览网页确定网站的真正开办者，例如他们会看到网页上的否认声明，判断双方之间是否存在赞助或许可关系，不能说否认声明“来得太迟了”，仅凭域名不会让消费者产生混淆误认，正如前所述，至少域名领域，初始兴趣混淆出现了死亡的信号。

当然，这只是一个指南，不是穷尽性的，也不意味着某个因素是决定性的，可能某些因素之间也有交叉，如传统多因素分析本身也会涉及到否认声明，只不过在域名背景下将其突出单列。混淆可能性分析本身是一个法律问题与事实问题兼备的难点，③彭学龙：《论混淆可能性——兼评〈中华人民共和国商标法修改草稿〉（征求意见稿）》，载《法律科学》2008年第1期，第141页。殊难决断，但是一般说来，如果满足上述诸因素，可以在域名中使用他人商标，不属于域名抢注、商标侵权或淡化等。

结语

本文系统梳理了美国商标指示性合理使用原则的演化及现状，在歧见迭现的司法实践和学理研究中择善而从，指出指示性合理使用其实是一种不侵权的商标使用，由原告根据修正后的多因素混淆可能性分析，证明是否存在赞助或许可混淆。在同样历史短暂的域名领域，美国司法适用该原则的判例较少，在笔者阅读范围内甚至没有发现我国法院适用该原则的判决，但在电子商务流行的互联网+时代，很容易预期在我国也会发生此类案件，因此本文借鉴美国的司法实践，提出了一个域名中指示性合理使用的判断标准。

商标丰富了我们的语言和表达，许多驰名商标成为我们生活的一部分，甚至是某种文化生态和象征，这是商标与广告结合的产物，是大公司精心将其植入我们集体记忆之中，因为单词不会偶然地进入我们的生活。④Alex Kozinski, Trademarks Unplugged, 68 N.Y.U. L.Rev. 960, 975 (1993).商标持有人以巨额广告投资把商标塞进了我们的字典，既有所得，但也不可避免地部分失去对商标的控制，如果使用商标时刻处于商标持有人诉讼威胁之中，那么有益的社会表达和商业表达将无从谈起，⑤New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 307 (9th Cir. 1992).无论是评论、戏仿、成文法上的合理使用，还是指示性合理使用等。其实，就商标法的原问题而言，商标区分来源的功能一直仍在发挥作用，有些问题本来就在商标法之外。

The history of indicative fair use and domain name is short. Indicative fair use has been in controversy since its birth， which has been recognized by few courts but the specifi c treatment is still different. However， most courts deal with such cases through traditional multi-factor analysis of likelihood of confusion or basic principle of trademark law. The substance of indicative fair use of trademark is to demonstrate the existence of likelihood of sponsorship or licensing by plaintiff through amended multi-factor analysis of likelihood of confusion， which is not fundamentally different with other trademark infringement cases. The attitude of US courts for indicative fair use of domain name exists serious differences， which results in completely different conclusions for almost same facts， but the courts overall emphasis on the protection of trademark holders. The principle of indicative fair use is applied in domain name fi rstly in Toyota v. Tabari case， which made a breakthrough decision， particularly sent out a signal of demise of initial interest likelihood in domain name related to relevant consumers.

indicative fair use； domain name； likelihood of confusion