美国多主体专利侵权认定规则的演变与启示

刘友华 徐　敏

美国多主体专利侵权认定规则的演变与启示

刘友华 徐敏

内容提要：随着互联网技术发展与商业模式创新，多个主体分开实施某项专利以规避侵权责任，日益成为专利侵权的常态，使多主体专利侵权责任的认定更为复杂。对此类案件，美国法院依据《专利法案》271条a款下的共同侵权提出了“代理”标准、“某些联系”标准及“控制或指挥”标准，针对引诱和帮助侵权行为，对第271条b、c款下的间接侵权与直接侵权关系的认定，形成了一套严谨、清晰的多主体专利侵权认定规则，值得借鉴。

多主体专利侵权 直接侵权 间接侵权

随着技术发展与商业模式创新，多个主体分开实施某项专利以规避可能的侵权责任，日益成为专利侵权的常态。与单一主体侵权相比，多主体专利侵权的责任认定更复杂。美国在多主体专利侵权认定实践中形成了严谨、清晰的规则，值得借鉴。

一、美国专利法中的多主体专利侵权责任条款

美国多主体专利侵权可以分为三种类型：共同侵权（joint infringement），也称“分开的侵权（divided infringement”）、引诱侵权（induced infringement）和帮助侵权（contributory infringement）。①法兰克福、安东尼·C、克里博斯基、玛丽·E：《美国多主体专利侵权法规的变化及其与欧洲的差异（第一部分）》，彭博资讯法律报告（2011年9月12日）[Tridico Ph.D. Anthony C. Chlebowski Ph.D. Mary E.，“The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe”(part 1)，in Bloomberg Law Reports (September 12, 2011).].共同侵权是直接侵权（direct infringement）的一种，适用于两个或两个以上主体分开实施了某项专利的情形。引诱侵权和帮助侵权被公认为“间接侵权”（indirect infringement）。直接侵权与间接侵权主要差异在于，前者是“严格责任侵权（strict liability tort），不需考虑侵权行为的性质，只要行为人实施了直接侵权的必要行为，直接侵权就能够成立，而后者则需考虑被控侵权人实施间接侵权行为时的主观意图和知识水平。

值得注意的是，美国专利法中的“共同侵权（分开的侵权）”与我国的“共同侵权”存在较大差异。前者主要指多个主体参与的侵权，侵权认定时主要考察各行为人间的相互关系，只有某个主体“控制或指挥”了其他主体的控制程度，共同侵权才能成立，“控制或指挥”行为的主体承担直接侵权责任，其他主体则不承担责任。我国的共同侵权是指多个主体有共同故意或过失的侵权行为，各个主体承担连带责任。

1952年以前，美国的专利法并没有对专利侵权作出明确规定，法院对专利侵权的认定通常适用习惯法，主要依据一般侵权法规则和相关判例法。为适应法律法典化发展的要求以及回应科技经济的需求，1949年，众议院成立专利法法典化委员会，修改专利法规并将其纳入美国法典，于1952年由杜鲁门总统签署通过。②杨利华著：《美国专利法史研究》，中国政法大学出版社2012年版，第207页。1952年《专利法案》将先前由法院确立的专利侵权规则编入第271条，定义了各种类型的专利侵权行为。③美国《专利法案》第271条（a）（b）（c）款分别规定了专利直接侵权、引诱侵权和帮助侵权，其他条款均是对上述三款的补充和解释，囿于篇幅，本文仅对（a）（b）（c）三款作出说明。

第271条（a）款规定了直接侵权，即（a）除另有规定外，在专利权存续期间，未经许可在美国境内制造、使用、许诺销售、销售或者由外国进口任何已获得专利权的发明，属于侵犯专利权。④美国《专利法案》第271条 [35 U.S.C § 271. Infringement of patent]：(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor,infringes the patent.直接侵权需要某一主体实施了产品或方法权利要求中的所有要素，即遵循“全面覆盖原则”，共同侵权也规定在（a）款之下，适用于两个或两个以上主体分开实施了权利要求的情形。⑤布莱恩J·麦克纳马拉：《计算机软硬件的专利保护》，Brian J. McNamara，“Patent Protection of Computer Hardware and Software”，in 12 WAKE FOREST J·BUS. & INTELL. PROP. L. 137,185 (2012) .第271条（b）款和（c）款分别规定了引诱侵权和帮助侵权，即（b）积极引诱他人侵犯专利权的，应当承担侵权责任；（c）在美国境内许诺销售、销售或者由外国进口，属于产品专利重要部分的机器构件、产品组合物或化合物，或者用于实施方法专利的材料或装置，且明知该装置应用于侵犯专利权，在上述物品不属于常用商品，也不具备某种实质性非侵权用途的情况下，应承担帮助侵权责任。⑥美国《专利法案》第271条：(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.作为多主体专利侵权救济的另一选择，在直接侵权成立的前提下，故意引诱、帮助他人直接侵犯专利权的，也可能会被认定为间接侵权而承担侵权责任。⑦帕特里克 E·金、帝摩斯 T·卢、高塔姆 V·克涅：《共同侵权、间接侵权、地域性原则：中美专利法的比较分析》，载《哥伦比亚亚洲法期刊》（2012年夏季刊）。[Patrick E. King，Timothy T. Lau, Gautam V. Kene，“Navigating The Shoals of Joint Infringement, Indirect Infringement, and Territoriality Doctrines: A Comparative Analysis of Chinese and American Patent Laws”，in Columbia Journal of Asian Law (Summer, 2012).].

二、美国多主体专利侵权认定的司法实践与规则演变

方法专利指向的是一系列的行为和步骤，权利要求易被多个主体分开实施。因此，美国《专利法案》第271条（a）款下的共同侵权通常发生在方法专利侵权的情形下。共同侵权是直接侵权的一种，也适用严格侵权责任，单一主体的直接侵权，只要某个主体以第271条（a）款下的行为方式实施了专利的权利要求，该主体即构成直接侵权，无需考虑其他主体的行为，也无需考虑被控侵权行为的性质。对共同侵权的认定，法院虽不需考虑行为的性质，专利权人却需证明各被控侵权人之间存在关联关系。此时，即使没有任何一个主体单独实施了权利要求中的所有要素，被控侵权主体仍需对共同的直接侵权行为承担责任。⑧纳撒尼尔·格罗：《Akamai案之后的共同侵权》[Nathaniel Grow，“Joint Infringement Following Akamai”]，来源：http://ssrn.com/ abstract=2284411，最后访问日期：2014年3月25日。

从侵权行为的一般过程看，间接侵权发生在直接侵权之前，通过诱导、怂恿、唆使、帮助等间接行为促使他人实施直接侵权，对直接侵权行为起到了推动和促进作用。美国法院对间接侵权的认定是一种由果溯因的逆向反推模式，即要证明间接侵权，必须先证明直接侵权的成立，即通常所说的间接侵权必须建立在直接侵权成立的基础之上。

多主体侵权中的直接侵权与单一主体的直接侵权有较大差异。前者需要考察被控侵权主体之间的关系，只有当各主体间存在足够被认定为协同关系，才可能构成共同侵权。实践中，多主体侵权的争议集中于多个主体间何种程度的关系才构成共同直接侵权。法院在多主体侵权案件日益增多的情形下，实践中对多主体间关系的认定提出了诸多标准。

（一）“代理”标准

共同侵权的“代理”标准确立于20世纪40年代，由普通法原则发展而来，即“代理规则中被代理人应对其代理人的侵权行为承担责任”。代理关系的特征在于被代理人能而且有权控制代理人的行为，因此认定共同侵权时，“代理”标准更多考察某个主体对其他主体行为的控制程度。⑨维拉格范：《专利共同侵权：对专利权人的建议》，载《圣克拉拉高新计算机技术法律期刊》（2006年11月）[Sriranga Veeraraghavan，“Joint Infringement of Patent Claims: Advice for Patentees”，in Santa Clara Computer and High Technology Law Journal (November,2006).].

1.“代理”标准的提出

最早明确提出“代理”标准的是1944年的Crowell v. Baker Oil Tools.案（简称Crowell案）。法院在案中认为：要认定共同侵权，各个主体间需存在代理关系。该案中，被告Baker Oil Tools公司是一项控制深海油井外壳的漂浮与固定专利的权利人，Crowell公司就Baker公司的专利向法院提起专利权确认之诉。地方法院认为，代理规则能够适用于专利侵权，即如果Crowell公司与供应商间存在代理合同关系，即存在代理的“合意”，供应商的行为就能够归责于Crowell公司。法庭调查发现，Crowell公司与其供应商间并未签订任何正式的书面合同，因此并不存在足够的控制因素。在上诉审中第九巡回法院认为，“即使没有签署书面合同，Crowell公司仍然可以说服供应商向其提供必备的材料，被告与供应商的行为并不是分开实施权利要求，而是被告通过控制供应商对专利实施的单独的侵权行为，代理人实施了侵犯专利权的行为，应由被代理人承担责任”。⑩Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).

2.“代理”标准适用的扩展

Crowell案后几，个判例进一步澄清了“代理”标准的适用范围，Metal Film Co. v. Metlon Co.案将其适用由“合意”提供材料扩展到“第三方主体实施权利要求中某个步骤”的情形。该案中，Metlon公司利用某个供应商实施了方法专利的第一个步骤，法院认为，“被控侵权人不应利用供应商实施专利的某个步骤，以免除专利侵权责任”。⑪Metal Film Co. v. Metlon Co., 316 F. Supp. 96 (S.D.N.Y. 1970).Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp.案又将“代理”标准扩展到第三方主体实施了若干步骤的情形。Fitrol公司和Texaco公司实施了Mobil公司专利的权利要求的不同步骤，法院援引Crowell 案和Metal案，强调“构成控制的主要因素应建立在代理关系的基础上，如Fitrol公司和Texaco公司间存在代理关系，则均为直接侵权人”。⑫Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp., 501 F.2d 282, 291-92 (9th Cir. 1974).由此，“代理”标准不再局限于第三方主体协同实施步骤的多少，只要多个主体间存在代理关系，并有足够的控制程度，共同侵权就能成立，被代理人对其代理人的行为向专利权人承担直接侵权责任。

Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co. 案将为代理人承担专利侵权责任的主体扩展到销售者。一般而言，销售者与购买者之间通常不存在很大程度的控制关系。而该案中，法院认为，销售者在销售产品时明知其消费者会实施剩余的步骤，即构成足够的控制。W.R. Grace按照原告专利中特定的加热、煅烧步骤生产了催化剂的中间产物，并未实施最后一个步骤，而由其顾客实施最后步骤。法院认为，“W.R. Grace公司实际上是让消费者作为其代理人来实施专利的最后步骤，其知道消费者会完成整个专利步骤，因此不应允许被告实施了整个专利并获得收益却不需付出任何代价”，判定其构成直接侵权。⑬Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207 (D. Conn. 1973).

E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Monsanto Co.案也涉及顾客与销售者共同实施某项专利的侵权认定。该案中，产品的购买者实施了抗污染地毯纤维的制造方法专利中除第一个步骤之外的所有步骤。法院认为，购买者才是直接侵权人，先前的Crowell案和Metal案中，被告需承担直接侵权责任是因为其利用第三方主体实施了方法专利的某个步骤，而该案与前述两案差异很大，法院认为，“某个主体实施了方法专利中的一个步骤，然后将该步骤的产物销售给直接侵权人，该主体并不构成第271条（a）款下的直接侵权”。⑭E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Monsanto Co., 903 F. Supp. 680 (D. Del. 1995).由于认定购买者是直接侵权人，且有充分证据表明Monsanto积极引诱购买者侵犯专利权，因此判令其承担间接侵权责任。

依“代理”标准，多个主体要构成共同侵权须存在代理关系，但各地法院对代理关系的证明却存在差异。一些法院认为，代理关系需通过书面合同证明；也有法院认为，主体间存在事实上的控制或较强关联性即可。然而，“代理”标准仅适用某一主体通过其代理人实施专利的某些步骤以规避侵权责任的情形，并未解决多主体间不存在代理关系时的侵权认定，有较大局限性。因此法院又提出了“某些联系”标准。

（二）“某些联系”标准：对“代理”标准的扩张与“控制”要求的降低

1.“某些联系”标准的提出

“某些联系”标准源于1999年的Faroudja Laboratories v. Dwin Electronics. 案。该案中，Faroudja实验室起诉Dwin公司生产的“扫描线加倍器”侵犯其专利权，原告认为是顾客实施了专利方法的必要步骤，顾客购买或者租用光碟将其转换为电视图像，顾客是直接侵权人，Dwin公司构成间接侵权。法院认为“直接侵权需要证明不同侵权主体之间存在‘某些联系’，如相互协助或者共同完成某个方法专利”，⑮Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 U.S. Dist. LEXIS 22987 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999).法院认为，Faroudja实验室与其顾客之间并不存在这种联系，驳回了原告的诉请。

2.“某些联系”标准的适用

Cordis v. Medtronic Ave案扩张了共同侵权的主体。该案中，医生实施了专利方法的某些步骤，法院认为，“被告向医生邮寄侵权支架的样品，指导医生使用侵权支架，甚至雇佣医生进行临床试验，这些足以证明被告与医生之间存在‘某些联系’”。这种“联系”不需证明被控主体与第三人之间存在书面合同，只需证明多主体间存在联系即可。⑯Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 U.S. Dist. LEXIS 22987 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999).⑯ Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 194 F. Supp. 2d 323, 350 (D. Del. 2002).Applied Interact v. Vermont Teddy Bear Co. 案和Hill v. Amazon.com， Inc.案都涉及到商事主体与顾客共同实施了某项专利时适用“某些联系”标准。在计算机系统运行过程中，只要用户按照网页的提示，访问、输入了相关的链接或信息，商事主体就可能会被认定为指挥了用户的行为，构成“某些联系”，承担直接侵权责任。在Applied Interact案中，法院认为，“被告通过网站与顾客接触，即足以构成‘某种联系’。”⑰Applied Interact v. Vermont Teddy Bear Co., No. 04 Civ. 8713(HB), 2005 U.S. Dist. LEXIS 19070 (S.D.N.Y. Sept. 6, 2005).Hill案涉及一种从消费者浏览的商品型号和目录自动生成产品信息的方法。原告认为，Amazon公司的计算机与消费者的计算机互动时即已侵犯专利权，被告则认为，其未实施专利权利要求中的必要技术特征，并不侵权。法院认为，“在多个主体间存在代理关系、合同关系，或者被控侵权主体实际上指挥第三方实施了权利要求中的剩余步骤就足以证明其存在‘某些联系’”，被告指挥了其消费者的行为，构成直接侵权。⑱Hill v. Amazon.com, Inc., No. 2:02-CV-186, 2006 U.S. Dist. LEXIS 3389 (E.D. Tex. Jan. 19, 2006).

3.对“某些联系”标准的限制

Classen Immunotherapies， Inc. v. King Pharmaceuticals， Inc.案对“某些联系”标准进行了限制，将通常商业交易合同排除在该标准之外。Classen公司认为，Elan公司许可肌肉松弛剂专利之前的行为与King公司获得专利许可之后的行为合起来侵犯了其方法专利的所有步骤。原告认为，King公司向Elan公司支付许可费足以证明两公司之间存在“某些联系”。法院认为，“King公司与Elan公司之间并不存在足够的联系，也没有足够证据证明在商业化肌肉松弛剂过程中，King公司指挥了Elan公司的行为，或者两公司协同实施了原告的专利，如仅因为两公司存在许可合同并由一方向另一方支付了许可费，即认定两主体间存在某些联系，意味着普通销售合同、资金往来都将构成主体间的‘某些联系’，而那些未支付费用的设备预订合同却不足以构成主体间的‘某些联系’”。⑲Classen Immunotherapies v. King Pharm., 403 F. Supp 2d 451, 455 (D. Md. 2005).

Classen案澄清了多主体间通常商业交易行为⑳“通常商业交易”是指交易双方不存在任何关联关系，其行为相互独立，交易双方以自己的自由意志进行交易，并不存在受制于对方的情形。INVESTOPEDIA-dictionary-arm`s length transaction,http://www.investopedia.com/term s/a/arm slength.asp，最后访问日期：2015年4月1日。.并不构成“某些联系”。“某些联系”标准侧重考察多主体间是否协同实施了专利的不同步骤，即商事主体是否“指示”或“指挥”了顾客的行为。从代理上的“控制”到某些联系上的“指示”或“指挥”，表明美国司法实践认定商事主体与顾客间是否构成共同侵权的标准在逐步降低。

（三）“控制或指挥”标准：对共同侵权的严格把握

1.“控制或指挥”标准的起源

第一次明确提出“控制或指挥”标准的是2006年的BMC Res.， Inc. v. Paymentech.案（简称BMC案）。涉案专利的某些步骤由支付服务提供商来实施，另一些步骤则需要由零售商、借记网和金融机构来实施，Paymentech公司运营着一个类似的系统，原告援引联邦巡回法院先前在On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries， Inc.（简称ODMC案）案中确立的共同侵权标准，起诉Paymentech公司等侵权。ODMC案认为，“利用其他主体实施专利的某些步骤，不能规避专利侵权责任，当多个主体协同实施了某专利，均为共同侵权人”。

BMC公司认为，ODMC案改变了现有的共同侵权规则，表明在多个主体参与并且共同实施了某项专利即构成共同侵权，无需考察多主体间的控制或指挥因素。BMC案中，地方法院认为，不构成侵权的基础在于专利系统与被控侵权系统的技术特征不相同，而非基于多个主体间的关系，㉑BMC Res., Inc. v. Paym entech L.P., No. 3:03-CV-1927-M, 2006 U.S. Dist. LEXIS 37746 (N.D. Tex. May 24, 2006).因此拒绝援引ODMC案，指出只有在被告“控制或指挥”其他主体实施了自己并未实施其他步骤的情况下，才需承担直接侵权责任。

在BMC案上诉审中，联邦巡回法院认为，ODMC案并未改变先前共同侵权的认定规则，“多个主体实施某个专利构成共同侵权，要求存在直接侵权且某个主体实施了权利要求中的全部要素，并未‘控制或指挥’专利实施的主体无需承担直接侵权责任。共同侵权的认定标准应更严格，放松标准将颠覆间接侵权理论。多个主体的协同行为需要满足构成侵权行为的法定模式，即需多主体间存在‘控制或指挥’关系”。㉒BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007).因BMC公司未能证明主体间存在“控制或指挥”，判定被告不构成直接侵权。

该案判决也分析了“控制或指挥”标准的缺陷，法院意识到，多个主体可能通过故意建立通常商业交易以规避直接侵权。在扩张直接侵权规则与遗留潜在的规避责任的漏洞之间，法院选择了后者，认为，“对于本身需多个主体共同参与实施的专利，专利权人完全可以通过谨慎地撰写专利文件以避免潜在的损害，法院不能也不应扩张共同侵权规则来救济撰写拙劣的权利要求”。㉓BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007).

2.“控制或指挥”标准的适用与厘清

此后，Muniauction， Inc. v. Thomson Corporation.案进一步厘清了“控制或指挥”标准，在代理和合同关系之外多个主体间存在“替代责任”（vicariously liable）㉔vicarious Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties. Black's Law Dictionary (8th ed. 2004) , page 2679.的情况下，也可能构成共同侵权。该案涉及一种网上拍卖金融票据的系统，Muniauction公司起诉Thomson公司侵犯其专利权，联邦巡回法院认为，没有任何一个主体实施了方法专利的所有步骤，权利要求中的输入步骤是由出价人实施的，剩下的步骤则是由拍卖师的“BidComp/Parity 系统”实施的，涉案行为只能用共同侵权规则来解决。案件争议焦点在于“出价人和拍卖系统的行为能否合起来构成拍卖师的直接侵权行为”，法院认为，BMC案判决建立在直接侵权需单个主体实施了权利要求中的所有步骤的命题上，该命题与“被控侵权人不能够通过利用其他主体实施权利要求中的某些步骤以规避直接侵权责任”这个不成文规则间存在紧张关系。因此，法院重申“多个主体共同实施了某个方法专利权利要求中的所有步骤，只有在某个主体‘控制或指挥’了整个专利步骤的情况下，‘控制或指挥’的主体才需对整个方法专利的实施承担侵权责任”①Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).。

3.地方法院对“控制或指挥”标准的收紧适用

与“某些联系”标准相比，“控制或指挥”对多主体间关系的认定更为严格。法院在两类案件中收紧了“控制或指挥”标准的适用。

第一类是网络服务商与客户共同实施了专利的情形，法院较少认定商事主体对客户实施专利的行为构成“控制或指挥”。在Global Patent Holdings， LLC v. Panthers BRHC LLC案中，原告认为，网站运营商将Java程序放入远程用户的个人电脑中使得专利步骤得以实施，网站运营商控制了顾客的行为，法院认为，“这一点并不足以构成BMC案中的‘控制或指挥’标准，远程用户并不存在合同关系、代理关系或者替代责任关系下的义务去访问网站。”②Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC, 586 F. Supp. 2d 1331, 1332-33 (S.D. Fla. 2008).在Keithley v. The Homestore.com， Inc.案中，原告认为，被告通过其网站上包含诸多术语和条件的“有约束力的合同”控制或指挥了顾客的行为，法院认为，“网站运营商虽然允许用户访问其网页但并没有引起用户访问特定信息的行为的发生”，不足以构成“控制或指挥”。③Keithley v. Homestore.com, Inc., 636 F. Supp. 2d 978, 979 (N. D. Cal. 2008).在收紧的“控制或指挥”标准下，网络服务商与其用户共同实施某项专利的行为被认定为共同侵权的极少，先前法院依据“代理”标准和“某些联系”标准判定侵权的，依“控制或指挥”标准下则可能判定不侵权，商事主体仅仅支持、指导顾客实施了专利的某些步骤，或知道顾客会实施某些步骤，不足以构成“控制或指挥”。

某些情形下，系统运营商对分发到远程用户端的计算机软件保留了足够的控制，运营商则被视为实施了整个专利步骤。Am. Patent Dev. Corp.，LLC v. Movielink， LLC.案即为典型，该案涉及一种限制用户观看和下载电视节目次数的系统。法院认为，“用户计算机中实施的步骤实际上是由被告通过对该系统软件的持续控制来实施的”，该专利系统的作用在于限制和禁止用户的行为，不存在用户主动访问系统的可能，且该系统软件在用户计算机中自动安装运行，用户在整个过程中并未实施任何行为，专利的所有步骤均为系统运营商实施，其单独侵犯了原告的专利权。④Am. Patent Dev. Corp., LLC v. Movielink, LLC, 637 F. Supp. 2d 224, 227 (D. Del. 2009).

第二类是商业主体间共同实施了某个专利，因商业关系的复杂性，对共同侵权的认定更加困难。法院基于代理关系、合同关系、替代责任关系来认定“控制或指挥”，但法院并未详细明确某个主体对第三方多大程度才构成“控制或指挥”。判例表明，在第三方主体按照被控侵权人要求的特殊格式提供数据，或者按照特定的规格、结构、标准、功能、方法提供材料、装置的情形下，被控侵权人可能会被认定为“控制或指挥”了商业合作伙伴的专利实施行为，从而承担侵权责任。In TGIP， Inc. v. AT&T Corp.案即是如此，该案涉及一种预付费电话系统，被告虽未为用户提供激活平台，但用户需要从提供激活平台的公司接收特定格式的信息，法院认为，提供激活平台的公司实际上是代表被告作出行动，因此被告构成侵权。⑤TGIP, Inc. v. AT&T Corp.,527 F. Supp. 2d 561, 568-69 (E.D. Tex. 2007).Rowe International Corp. v. Ecast，Inc.案涉及一种能够从中心服务器上下载音乐的电脑自动点唱系统，因第三方制造商作为被控侵权人的合作伙伴依照特定的技术规格向被控侵权人提供自动点唱机，法院认定被控侵权人控制或指挥了制造商的行为，构成直接侵权。⑥Rowe Int'l Corp. v. Ecast, Inc., 586 F. Supp. 2d 924, 930 (N.D. Ill. 2008).

（四）共同侵权认定标准：对间接侵权的影响及间接侵权认定新趋向

由于法院倾向严格适用“控制或指挥”标准，很少仅因商事主体与顾客共同实施了某项专利而认定商事主体对顾客的实施行为构成“控制或指挥”，进而判定直接侵权，在直接侵权救济不能的情况下，专利权人转而请求认定间接侵权。然而，间接侵权须以直接侵权成立为前提，在无法证明直接侵权时，专利权人亦无法从间接侵权规则中获得救济。此时，一方面权利人的专利确实被实施了，其利益受到了损害；另一方面，侵权认定规则又允许某些商事主体在未获许可的情况下，利用第三方实施专利的某些步骤获益却不需承担侵权责任，给专利权保护带来困境。

2012年8月31日，联邦巡回上诉法院对Akamai案和McKesson案的联席判决认为，“类似Akamai案和McKesson案改变了已有的方法专利引诱侵权规则，确信国会不会创造一种使得当事人能够通过分开实施权利要求中的步骤而轻易规避侵权责任的规则”。①Akamai v. Limelight & McKesson v. Epic(Fed. Cir. 2012) (en banc).在不能认定直接侵权的情况下，法院将侵权认定的焦点转向间接侵权，也未在“控制或指挥”标准上作过多解释，而是基于1952年专利法的立法历史、侵权规则和判例，认为“通过对引诱侵权相关规则的适用，即能解决上述案件。”②同注释①。

判决中，联邦巡回上诉法院承认“没有直接侵权就没有间接侵权”的原则是确定的，然而法院又颠覆了先前的判决，认为第271条（a）款的直接侵权与（b）款所指的直接侵权是不同的，“第271条（a）款规定的直接侵权仅是指某个主体实施了‘侵犯专利权（infringes the patent）的行为，第271条（b）款中‘积极引诱他人侵犯专利权的，应当承担侵权责任’并没有表明第271条（b）款中的‘侵权（infringement）这个词被限定于第271条（a）款下的直接侵权”。③同注释①。判决认为第271条（b）款与（a）款是相互并列的，（b）款中的“infringement”一词与（a）款中的“infringes”没有任何联系。

判决认为第271条（a）款与（b）款是独立且平行的两个条款，第271条（b）款引诱侵权的认定不需以第271条（a）款下直接侵权为前提，只要专利的所有步骤已被实施直接侵权就能成立，即并没有采用“没有第271条（a）款下直接侵权的存在就没有间接侵权”的基本规则，亦未否认“间接侵权必须建立在直接侵权的基础之上”的原则，但判决对作为间接侵权基础的“直接侵权”概念作了新注解，认为第271条（b）款中的“直接侵权”并非第271条（a）款中的直接侵权，而是指侵犯专利权的所有必要行为。

值得指出的是，由于判决认为第271条（a）款与（b）款并列，因此并没有改变第271条（a）款下的共同侵权认定规则，共同侵权规则仍需适用“控制或指挥”标准，即应关注共同侵权行为人之间的关系，至少需要某些合同或协议来认定侵权。

联席判决之后，Limelight 公司和Epic公司于2012年12月28日分别向联邦最高法院提出重审申请，两公司认为，“联邦巡回上诉法院的判决‘没有第271条（a）款下直接侵权的存在就没有间接侵权’的‘基本准则’与现行专利法的规定不符，联席判决是对专利侵权认定基础规则的改变，联邦巡回上诉法院无权作出这种改变，而只能由国会作出”。④Limelight Networks, inc.(Petitioner) V. Akamai Technologies, inc. and the Massachusetts Institute of Technology(Respondents)，Petition for a Writ of Certiorari Filed: DEC. 28, 2012.No.12-786.

2014年6月2日，联邦最高法院作出“撤销原判，发回重审”的判决，主要理由有：1.“引诱侵权责任只能建立在直接侵权成立的基础上，只有在方法专利的权利要求的所有步骤都被实施时才构成侵权”；2.“专利权的保护范围是由权利要求中的所有要素来限定的，任何一个要素都不能被独立地授权，专利权的保护范围只能是权利要求中所有要素所限定的范围，不能扩大”；3.“如果构成引诱侵权无需认定全部要素均被实施，将给地方法院的侵权认定带来难度和不确定性。”⑤LIMELIGHT NETWORKS, INC., (Petitioner) v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., (Respondent) ,Decided June 2, 2014.No. 12-786.

三、美国多主体专利侵权认定的启示

（一）多主体专利侵权认定的逻辑：严守“单一主体”规则

美国认定多主体专利侵权的依据是《专利法案》，其第271条规定了专利的直接侵权和间接侵权，该条并未提到“共同侵权”的概念。实践中法院将共同侵权归为某种特殊的直接侵权行为，适用第271条的规定，并经过判例法长期发展，已形成一整套流程式的多主体侵权认定逻辑。法院对专利直接侵权的认定严格遵守“单一主体”规则（single actor rule），即只有某个单独的主体实施了权利要求的所有步骤，该主体才构成直接侵权。在多个主体共同实施了某专利的情况，法院提出“控制或指挥”标准，即“控制或指挥”了整个专利实施的主体（“mastermind”）被视为实施了专利的每一个步骤，该主体构成直接侵权，被控制或指挥的主体无需承担侵权责任。认定专利间接侵权需要以直接侵权的存在为前提，只有存在直接侵权的情况下，才有认定间接侵权的基础。

（二）直接侵权与间接侵权的关系：专利权保护的政策性扩张

美国《专利法》第271条（b）款与（c）款分别规定了引诱侵权和帮助侵权，认定专利间接侵权采用“从属说”，即间接侵权行为的成立必须以直接侵权行为的发生为前提，①作为唯一的例外情形，对涉外帮助侵权行为的认定，根据美国第271条（f）款的规定，无论直接侵权行为是否已经发生，只要行为人知晓该物品将在美国国外被组装，并且假设这种组装行为发生在美国国内即构成直接侵权行为，则提供该物品的行为人即构成间接侵权。间接侵权规则旨在弥补专利权人对直接侵权人的求偿不能，如间接侵权中的帮助侵权，虽然专利产品的专用部件并未全面覆盖涉案专利，向他人提供专用部件的行为也可能会被认定为间接侵权。可以说，间接侵权制度是旨在充分保护专利权人利益而作出的一种政策性扩张，是对直接侵权责任的补充，考虑到专利权人与社会公众的利益平衡，对间接侵权的认定必须作严格限制。间接侵权必须以直接侵权为前提，就是这种限制的重要体现。正如此，长期以来美国《专利法案》及其实践对专利直接侵权的认定相当谨慎，严格遵守单一主体规则和全面覆盖原则，因为一旦对直接侵权的认定标准降低，就意味着对间接侵权的扩张。但是，自Akamai案以来，联邦巡回法院对间接侵权中的“直接侵权”的新注解，其扩张间接侵权以加强对专利权保护的倾向值得关注。

（三）多主体专利侵权认定的症结与问题的解决

多主体专利侵权认定的症结在于：间接侵权需要一个独立的直接侵权为前提，无法认定直接侵权将导致间接侵权规则无法适用，专利权人将无法得到充分救济。解决此问题有两种思路：一是扩大共同侵权中的“控制或指挥”标准，将某些商事主体与第三方参与实施专利的情形纳入“共同侵权”，认定商事主体对第三方的实施行为构成“控制或指挥”，商事主体视为实施了整个专利的主体承担直接侵权责任；二是抛弃“间接侵权需以第271条（a）款下直接侵权的成立为前提”的规则，如联席判决对间接侵权规则作出的改变。无论哪种思路，其总体倾向旨在规范商事主体利用第三方实施专利的某些步骤，从实施专利中获益而无需承担责任的行为。

在我国司法实践中，可借鉴“控制或指挥”标准，将多主体关系类型化，合理界定直接侵权；明确“控制或指挥”的情形，将其从我国传统民法上的共同侵权中剥离，由控制或指挥第三方的主体承担直接侵权责任，可分为代理关系、存在替代责任、合同关系等情形。处理多主体专利侵权案件应立足于从控制、指挥与协同的关系程度上考虑多主体侵权，其总体倾向应是：避免在方法专利中利用第三方的行为，规避专利侵权责任，损害专利权人利益的情形发生，在规避专利侵权与有效保护专利间实现平衡。

对方法专利的帮助侵权，应以“明知”作为帮助侵权的主观要件。可规定为“在中国境内许诺销售、销售或者由外国进口用于实施方法专利的材料或装置，且明知该特别制造或特别引用是用于侵犯专利权，在上述物品不属于常用商品也不具备某种实质性非侵权用途的情况下，应当承担帮助侵权责任。”

多主体专利侵权纠纷中，商事主体利用第三方实施专利的某些步骤以规避侵权责任的引诱或帮助行为，在何种情形下构成引诱侵权或帮助侵权，如何认定直接侵权或设置间接侵权认定规则？本文认为，专利权作为国家授予的垄断权，其保护范围究竟是严格遵循“权利要求中所有技术特征所限定的范围”，还是可以通过法院创造性设置“代理”标准、“某些联系标准”或“控制或指挥”标准，从更宽泛意义上认定间接侵权，从而扩大专利权的保护，这不仅涉及到立法权与司法权的界限，更涉及到专利制度的根基与公共政策的选择。正如美国联邦最高法院在Akamai案判决所言：“技术环境的改变并没有改变规则”，作为充分保护专利权人利益而作出的一种政策性扩张，间接侵权是对直接侵权责任的补充。因此，对间接侵权的认定应作严格限制，以维持专利权人与社会公众的利益平衡，是我国相关立法与司法的可欲选择。

With the constantly innovating of business model and the development of economic and technology， it is common to see that multiple parties separately perform a patent in order to avoid patent infringement， which makes the determination of multiparty patent infringement responsibility more complex. In the United States， on the basis of U.S. Patent Act， 35 U.S.C§271 （a），（b） and （c）， American courts have developed three theories that address such situations: the “agency” standard， “some connection” standard and “control or direction” standard for joint infringement， and formed a whole set of strict and clear determination standard of multiparty patent infringement for the connection of direct infringement and indirect infringement， which are worth learning.

multiparty infringement； direct infringement； indirect infringement

刘友华，法学博士，湘潭大学知识产权学院副教授，博士生导师，华盛顿大学访问学者，“法治湖南建设与区域社会治理协同创新中心”研究员徐敏，湘潭大学知识产权学院2014级研究生

本文为国家社会科学基金项目“云计算专利法律问题研究”（12CFX082）的阶段性成果、“法治湖南建设与区域社会治理”协同创新中心“知识产权保护研究平台”的建设成果。