企业专利申请中的风险管理与防范

潘春英

（上海柴油机股份有限公司，上海200438）

企业专利申请中的风险管理与防范

潘春英

（上海柴油机股份有限公司，上海200438）

介绍了企业专利申请中可能存在的风险，从专利申请时机、专利权属、专利侵权、职务发明人的署名、奖励报酬等几方面进行分析，通过建立相应的流程和制度来管理与防范各种风险。

企业专利申请风险防控

1 前言

企业拥有专利的目的，旨在通过保护技术创新，促进技术进步；充分运用知识产权制度，提高企业核心竞争力，谋取利益最大化。这也是企业确保在激烈的市场竞争中，始终处于领先地位、立于不败之地的明智抉择。专利已是现代企业总资产中不容忽略的重要组成部分。

随着企业对专利的重视程度越来越高，以及企业内部员工相关法律意识的日渐增强，企业要从专利挖掘、申请、授权到顺利应用的管理过程中，规避来自企业外部以及内部的各项显性和隐性的风险是非常有必要的。

2 专利风险类型

2.1 申请专利时机的风险

2.1.1 申请时间太早

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型做出清楚完整地说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。在该要求下，专利权人应该将该专利的特征及实施方式完全公布。如果企业所研究的技术方向属于秘密并且遥遥领先竞争对手，但技术还不是特别稳定的情况下，此时若申请该技术专利，将使企业扮演给竞争对手在相关领域的领路人与实验小白鼠的角色，反而将竞争对手快速引入该领域，并无偿提供相关技术引导。由于是该技术领域的初期尝试阶段，竞争对手很容易利用已公开的信息，避开该专利并反超。

2.1.2 申请时间太晚

专利法第九条，“同样的发明创造只能授予一项专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”该条款要求，企业在研发过程中，边研发边申请专利，以夺先机，占领该技术的至高地。采用该时间战略，一般用于企业与竞争对手之间的研发进度相差不多。正确把握专利申请时机，需要公司在研发立项时，就根据企业战略、市场策略及企业的研发进度做好相关的专利战略，并不时根据实际情况作战略调整。

2.2 专利申请权权属纠纷风险

2.2.1 职务发明还是非职务发明

企业员工往往认为在上班时间段，执行本单位本岗位工作中做出的发明才属于职务发明，而在单位上班时间段外的所有发明都属于非职务发明，这里存在着一个误区。《专利法》第六条第一款明确规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。《专利法实施细则》第十二条进一步明确：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中做出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

企业应当做好员工的培训工作，让员工知晓职务发明和非职务发明的区别，防止企业专利技术的流失。

2.2.2 委托合作中、合作开发、技术引进等形式中的专利申请权属纠纷

让专业的企业做专业的事，现代企业研发的方式多种多样，委托合作、合作开发甚至直接技术引进都已经属于常规的方式。在这些非独立研发方式的背后，专利权的归属，如果事先没有明确的协议或合同，将会导致严重的后果。例如，并不是企业出了巨额的研发费委托对方研发成功了相关技术或产品，其相关的专利申请权就理所应当地属于委托方。《专利法》第八条规定，“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”即：若事先双方没有约定，则该专利申请权属于完成一方，而非委托方。

所以企业在签订上述合同、协议时，必须明确知识产权归属，不管是金额达到几千万的研发合同协议，还是金额小至几万的委托加工合同，以最大程度保护公司的知识产权专有权。

2.3 侵权风险

《专利法》第十一条，“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

《专利法》第十三条，“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”

若企业在申请专利前未经检索分析，可能会在所申请的专利中涉及他人的专利，在无意中侵权。原本在企业不知情的情况下，只是无意中使用专利权人的合法拥有的专利，专利权人也无从得知。一旦企业申请了相关专利，就很容易被检索追踪，并惹来“杀生之祸”！

故企业在申请专利前，一般性的专利需要经专利管理部门初步检索，而重要专利，必要时应委托专业机构进行检索分析。

2.4 企业浪费人力物力的风险

《专利法》第七十五条，“向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时，应按照规定缴纳相关费用。”一项专利的申请，不仅要按照上述规定向国务院专利行政部门缴纳相关费用，还需要向代理机构缴纳专利代理费；专利申请授权之后，企业每年还得缴纳一定数额的年费来维持该专利的有效性。而且，该专利还需要相关发明人或者设计人、专利管理人员以及企业内部审批者等相关人员投入相应工作。

这说明，申请一项专利，企业需要投入一定的人力、物力及财力。所以，为防止申请肯定无法授权的、或是被判定为公知技术等等对企业没有任何利益的专利，需要企业设置一定的审批流程，最大程度地杜绝这种情况发生，防止企业浪费人力、物力的风险。

2.5 职务发明人的署名纠纷

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条，“所称完成技术成果的‘个人’，包括对技术成果单独或者共同做出创造性贡献的人，也即技术成果的发明人或者设计人。人民法院在对创造性贡献进行认定时，应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成。提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是做出创造性贡献的人。提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于完成技术成果的个人。”《专利法》第十七条，“发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。”

专利署名权关乎发明人或设计人的荣誉权以及取得相应奖励报酬的权利，在专利申请前，需要明确确定。

2.6 职务发明人的报酬纠纷

《专利法》第十六条“被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。”，第七十七条“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制订的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。”第七十八条“被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制订的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。”

上述法律条款表明，职务发明的发明人和设计人有获得奖励和报酬的权利，但企业可以制订相关的规章制度来约定奖励及报酬的方式和数额。在实践中，专利的奖励相对简单，而专利实施报酬的测算则非常复杂，需要考虑该专利含金量的高低，所应用的产品、装置或是系统对整个产品的价值（经济价值、社会价值等等）提升所做的贡献比例等等。在实际应用中，有些产品使用了该专利，但是因为市场的缘故，该产品的整体价格反而下跌了，则实施该专利而对该产品产生的营业利润如何计算？各种情况不一而足，因此专利实施报酬的测算既没有统一标准，也没有明晰的测算方式。针对这样的情况，《专利法实施细则》第七十六条规定，被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制订的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。

所以，企业应制订相关的规章制度，与发明人、设计人做好上述关于奖励和报酬的约定。这样，企业不仅遵守了相关法律的规定，使企业免予遭受发明人、设计人关于奖励报酬的纠纷起诉，而且该约定的执行相对简单也具有可行性。

3 专利管理办法实际应用

有了风险就要有效地对各种风险进行管理并规避，最大程度地降低其发生的概率，缩小其给企业带来的损失，以保护企业资产的安全和完整，以及利于实现企业的经营活动目标。

本企业针对上述风险制订了一套管理制度。企业专利申请的审批分3个层次：（1）专利申请部门审批；（2）专利管理部门审批；（3）公司层面审批。

（1）专利申请部门：该部门作为最熟悉该技术的部门，清楚地掌握该技术的来源，是自主还是引进、委托还是许可？如果非自主，则在引进、委托及许可协议中关于知识产权归属的约定是否明确，该技术本企业是否可以申请？其次，最直接了解该技术的发明人是否属实？是否虚报或漏报？最后，作为专利申请部门也最了解该技术在整个行业中所处的地位，是领先还是落后，或者不相上下？相应的专利申请时，是加急申请还是先缓作商业秘密？上述事宜专利申请部门应做审核。

另外，企业在相关规章制度中已经明确了关于专利的相关规定。但在发明人所填的专利申请审批表中，重申并再次明确告知关于专利的相关规定，特别是专利奖励、报酬，专利权人为企业的专利的管理处置权等，避免之后的奖励、报酬、管理处置纠纷。

（2）专利管理部门：专利管理部门按照经专利申请部门审核通过的专利审批表，并与发明人充分沟通后，确定关键技术点，进行专利检索。若检索当日在检索平台上未检出抵触专利，则认为网上检索审核通过，该专利具有新颖性；但专利管理部门作为管理部门，非技术部门，只能依据网上检索结果来评判是否具有新颖性，而不能判定该技术是否在该技术领域属于新颖性，故专利管理部门应进一步组织该技术领域的技术人员进行技术评审。如果该技术领域的技术人员认为该技术非本领域中的公知技术，即在此之前非为本领域人员公知，则判定该技术具有新颖性，同时，判定该技术是否具有创造性。创造性是指与现有技术相比，该技术有实质性特点和进步两方面：其一，具有实质性特点，即对于所属技术领域的技术人员来说，该技术并不是显而易见的。如果该技术是本领域人员在现有的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该技术是显而易见的，不具备实质性特点；其二，进步是指该技术与现有技术相比，能够产生有益的技术效果。

（3）公司各层面：公司是一个整体的系统，每个层面都有其立足点，对于该技术是否需要申请专利以适合其在整个技术宏观规划中位置的理解也不同。所以，新申请专利还需要经过公司各层面的审核。

虽然，一项技术要顺利申请成专利，需要经过上述3个层次的审核。但是再好的制度，也会因为主观或客观的原因，不能完全做到预想中的滴水不漏，所以需要在实践中不断地完善制度。

4 结论

风险是客观存在的，任何企业都面临内部或外部风险，它会影响企业目标的实现。因此企业必须进行风险管理，制订并执行严密的管理规范，以做好风险控制。

Risk Management and Prevention in the Course of Patents Application by Enterprise

Pan Chunying
（Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200438,China）

Possible risks in the course of patents application by enterprise are introduced.Aanalysis on the risks is made in several aspects:patent application time,patent right,patent infringement,right of indicating the inventor or designer of a service invention,reward and remuneration.It is necessary to build relevant procedures and rules in order to manage and prevent these risks.

enterprise,patent application,risk control and prevention

10.3969/j.issn.1671-0614.2014.01.013

来稿日期：2013-07-18

潘春英（1977-），女，工程师，主要研究方向为企业法务及专利管理。