开展专利侵权查新业务,助力企业知识产权战略实施

2014-10-30马雪林琳

中国科技纵横 2014年18期

关键词：查新专利权被动

马雪林琳

(辽宁省科学技术情报研究所,辽宁沈阳 110168)

开展专利侵权查新业务,助力企业知识产权战略实施

马雪林琳

(辽宁省科学技术情报研究所,辽宁沈阳 110168)

专利侵权查新是一种新兴的科技查新业务形式。文章在介绍专利侵权查新的含义、应用领域及判定原则的基础上,对专利侵权查新实践中涉及的查新范围、查新过程、查新结果分析及查新结论等环节进行了探讨,以期为企业知识产权战略实施保驾护航。

专利侵权查新专利侵权判定原则应用范围查新实务

随着知识经济的发展和市场竞争的加剧,社会公众的专利保护意识明显增强,专利战略在参与市场竞争中的作用日益凸显,专利侵权纠纷也时有发生。面对专利侵权纠纷日趋频繁之势,无论是事前的预防,还是事后的弥补,专利侵权查新作为风险预警和风险规避的有效手段,越来越受到企业用户的关注,已成为企业知识产权战略中非常必要而且重要的环节。

1 专利侵权查新的含义及目的

我国国家知识产权局专利局的研究人员认为,专利侵权查新是指在生产和销售之前对现有发明专利保护范围予以清查,并确定拟实施的产品技术内容是否落入现有有效专利的保护范围之内,从而规避侵权风险;而针对已经获得授权的专利,旨在发现破坏其新颖性或创造性的文献检索。

专利侵权查新包括主动防止专利侵权查新和被动专利侵权查新两种完全不同目的的查新业务。主动防止专利侵权查新是指为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术、新产品、新工艺进行专利检索,其目的是要找出可能受到其侵害的专利,或确定造成侵权风险的专利,并采取相应的规避措施,从而避免发生侵权纠纷,为企业今后的生产销售提供安全保证;而被动专利侵权查新则是指被别人指控侵权时进行的专利检索,其目的是要找出对受到侵害的专利提出无效诉讼的抗辩依据,寻找推翻障碍专利的可能性,以寻求被动侵权的自我保护。

2 专利侵权查新的应用领域

作为国际上一项重要的科技查新模式,专利查新在技术研发、引进转让、专利申请、侵权诉讼、国际贸易等方面应用广泛。与此同时,随着国内外专利侵权纠纷愈演愈烈,专利侵权查新也日益成为预防侵权和侵权抗辩中保护专利权人合法权益、避免侵权纠纷及不必要经济损失的有效手段。企业应根据产品拟上市区域,在生产经营的产品研发(规避设计)、技术贸易、产品制造销售、产品进出口和应对侵权诉讼等环节中事先向有资质的查新机构申请防止专利侵权查新。

3 专利侵权查新判定原则

由于主动防止侵权查新的目的是要寻找与本发明或产品技术相关联的侵害专利,侵权查新报告应着重把握发明和实用新型专利侵权判定的原则,包括等同原则、全面覆盖原则、多余指定原则、禁止反悔原则、自由公知技术抗辩原则等;对产品的外观设计进行主动防止侵权查新时,则可运用外观设计专利侵权判定的标准、方法、相同或相近似的认定原则。而对被动侵权查新而言,由于其查新的目的是寻找专利无效的依据,查新报告应重点把握好专利权的期限、专利权宣告无效的理由等内容。

4 专利侵权查新实践中的若干问题

4.1 查新范围

主动防止侵权查新的文献类型应当包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利。检索的时间范围应为实施相关产品或技术前20年内,对于可续展的专利则时间还应向前推。检索的国家范围依生产、销售产品的国家或地区而定。被动侵权查新的文献类型应包括申请日以前的专利文献和非专利文献等各种出版物。其中非专利文献包括PCT所规定的最低文献量,如相关的期刊论文、会议论文、学位论文、科技成果、政府报告、产品样本、标准、书籍等。

查新的时间界限应参照专利新颖性判断中“现有技术”的时间界限,即专利申请日,享有优先权的则指优先权日。查新的地域界限应当参照专利新颖性判断中“现有技术”的地域界限,视具体的公开方式而确定。属于出版物公开的,该地域指全世界范围;属于使用公开的和以其他方式公开的,则仅限于国内。

4.2 查新策略及过程

对于主动防止侵权查新,每个可能有专利保护的技术特征应分别单独检索;而对于被动侵权查新,首先应关注新颖性,同时也要注意和创造性有关的现有技术,把那些相互结合后可能使委托项目不具备创造性的对比文献检索出来。

无论是主动防止侵权查新还是被动侵权查新均应根据委托项目的查新点,从关键词、分类法、专利号、专利权人等途径入手,进行多方位或组合检索。同时需注意同义词、近义词、缩写词、术语、音译、俗称的选择与应用,及上位概念和下位概念的表达。还可以随时根据相关文献进行针对引用文献、作者、机构、专利发明人等信息的跟踪检索和扩检,以便找到进一步相关文献或线索,提高查全率和查准率。

4.3 查新结果列示

主动防止侵权查新应根据侵权纠纷争议技术或存在侵权风险部分,在检出文献中遴选出密切相关文献,列出标题、专利号、申请时间、公开日、专利权人、专利保护的有效期限、摘要或附图等专利文献基本信息,并提供相关文献全文,以便对比分析。被动侵权查新应对专利侵权诉讼、宣告专利权无效的被动专利侵权检索报告,列出对比文献,包括专利文献或非专利文献。所引用的内容既可以是每篇对比文献的全部内容,也可以是其中的部分内容。另外,对比文献中包括附图的,也可以引用附图。

4.4 分析与结论

在专利侵权查新的结论部分,由于委托查新的目的不同,查新的结论形式也有所不同。对于主动防止侵权查新,应将委托查新项目的技术要点及查新点与遴选出的密切相关文献进行侵权对比分析,给出分析过程,并根据发明或实用新型专利侵权判定的原则、外观设计的侵权判定原则,对可能存在的专利侵权风险进行警示。针对那些确实对产品实施构成侵权障碍的专利文献,应进一步检索其法律状态,寻找推翻障碍的可能性;对于被动侵权查新,需要判断专利权的期限、专利权是否终止、专利权是否在有效的保护地域范围。对于法律状态有效的专利,应当进一步判断是否存在请求宣告专利权无效的理由。