中小企业专利托管的问题及对策研究

2014-08-24刘春霖

河北科技大学学报（社会科学版） 2014年4期

刘春霖

(河北经贸大学法学院，河北石家庄 050061)

一、我国中小企业专利托管实践的现状

(一)我国中小企业专利托管实践的尝试

所谓专利托管是指将企事业单位对专利管理的需求与专利服务机构专业化的服务相结合，在严格保守企事业单位商业秘密的前提下，企事业单位委托服务机构管理其全部或部分专利相关事务，为企事业单位尤其是企业量身定制一揽子服务的工作模式。 “信托的功能可以分为两个发展阶段：早期作为财产的转移手段，近代以来成为了资产管理的方式。”[1](P17)在知识经济背景下，专利托管已经成为知识资本运作的典型形式。易言之，专利托管是一种商业模式创新，是“企业价值创造的基本逻辑，是企业创造价值的门道”。[2]

目前中国发明专利的65%、企业技术创新的75%以上和新产品开发的80%以上，都是由中小企业完成的，但同时80.2%的中小企业没有知识产权部门，88.5%的企业没有专利贸易。[3](P61～67)科技型中小企业中的多数“专利三无”现象普遍，即知识产权方面无部门、无人员、无投入；技术模仿的多，自主创新的少；知识产权意识较差，法律维权能力薄弱。事实上，各国都格外重视对中小企业发展的扶持，如德国政府将中小企业视为“市场经济的心脏和增长与就业的发动机”，把扶持和支持中小企业发展作为“最优先的任务之一”[4]；在法国，2012年2月21日投资战略基金发起“法国投资2020计划”，参与221个投资基金，在法国各地区加强对中小企业的直接援助活动[5]；韩国鼓励中小企业致力技术创新研发，促进“以购买为前提的新技术开发事业”，政府向中小企业提供部分研发费用支持，推动中小企业的技术创新。[6]在此背景下，我国政府主导尝试中小企业知识产权托管工程。

在法律与政策依据方面，我国《信托法》第7条规定，设立信托，必须有确定的信托财产，并且该信托财产必须是委托人合法所有的财产，包括合法的财产权利。这表明，我国《信托法》并未否认知识产权作为信托财产的可能性，但是《信托法》规定的信托财产主要是有形财产，也并未明确将知识产权纳入信托的财产范围。将知识产权明确纳入信托财产范畴的是中国人民银行2001年1月发布的《信托投资公司管理办法》，其中第20条规定了信托投资公司可以申请经营的业务，信托投资公司可以受托经营动产、不动产及其他财产的信托业务，即委托人将自己的动产、不动产以及知识产权等财产、财产权，委托信托投资公司按照约定条件和目的进行管理、运用和处分。这是我国专利托管实践最主要的法律依据。

2008年4月21日，北京市知识产权局和丰台区人民政府联合在京启动全国首个知识产权托管工程，工程试点基地是丰台区赛鸥科技孵化器内100多家中小型企业，并于2009年在丰台、朝阳、西城、大兴、石景山等五个区县进一步开展知识产权托管工程试点。知识产权托管工程试点初见成效，仅中关村国家自主创新示范区中小企业加入知识产权托管的比例就达90%以上，这些企业的专利申请量年增长率达70%以上。通过专利托管工程，帮助入托企业新申请专利4 000余件，同比增长近7倍；在标准制定方面，帮助开发区入托企业完成国际标准2项、国家标准10项、行业标准16项的制定工作。2011年初，为进一步推进和规范知识产权托管工作，国家知识产权局和工信部联合出台《中小企业集聚区知识产权托管工作指南》(下文简称《托管工作指南》)。北京、上海、天津、重庆、武汉、长沙、苏州、扬州等地结合地方特色，相继开展了以专利托管为代表的各具特色的中小企业知识产权托管工作。

(二)我国中小企业专利托管实践的成效

一方面，我国初始阶段的中小企业专利托管，是为企业量身订制的一揽子服务模式，是政府主导的“免费”惠企工程，实现了多方共赢。通过企业专利托管工程，政府有效地推动了中小企业专利工作，促进了中小企业的发展；中小企业得到免费的专利方面的咨询、培训服务，提高了专利运营和管理水平，促进了专利意识的增强和专利数量的增长；专利托管服务机构拓展了业务范围，培育了潜在客户；企业专利托管实施单位则进一步丰富了孵化器的服务功能，增强了对企业的吸引力。

另一方面，当前中小企业专利托管实践，将引导众多科技型企业逐步迈入市场化专利信托管理的轨道。初始阶段的中小企业专利托管，主要是政府主导的，对服务对象是无偿的，它不仅仅是政府知识产权战略推进的内容，而且客观上起到了扶持中小企业尤其是专利优势企业发展、成长的作用，令中小企业步入靠创新求发展、靠专利获取竞争优势的良性循环轨道。之后步入正轨的专利托管，主要靠市场调节，是一种以专利为载体，以信托关系为纽带，把专利权人、信托服务机构、社会投资者和专利用户结合起来进行专利创造、运营、转化、保护的新机制，与国家知识产权战略目标一脉相承。“知识产权制度从建立之时就根植于知识商品化的基础之上，其财产利益与社会价值的实现，并非表现为权利人对知识产品的支配，而是一个‘个人创造——他人传播——社会利用’的过程。”“知识产权所有人往往要借助他人的传播或使用来实现自己的利益，才能使得知识产权不仅具有法律意义，而且具有实际价值。”[7](P39)

二、制约中小企业专利托管实践的主要因素

(一)政策导向上的偏颇

目前靠政府组织推动的中小企业专利托管，主要的政策依据是国家知识产权局与工业和信息化部联合下发的《托管工作指南》，且该规范性文件强调省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局及中小企业主管部门制定本辖区知识产权托管工作的目标与方案，确定工作重点和经费预算，负责指导实施单位的专利托管工作；每个托管工作服务期为1年；服务期满，由省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局及中小企业主管部门指导实施单位对辖区内的托管服务进行考核验收。现行企业专利托管政策，虽然在初始阶段具有“启动”、“导向”的作用，但其局限性显而易见。

首先，这种托管是按照政府意志实施的。《托管工作指南》规定，政府制定专利托管的目标与方案，政府指导专利托管工作的实施，实施单位推选服务机构也要接受政府指导，政府检查托管工程的实施效果，政府听取托管工作的进展汇报等等。

其次，这种托管主要由政府埋单。《托管工作指南》规定，由于企业的规模和性质、专利事务的工作量、专利工作的整体水平等存在差异，服务机构的规模和水平也各不相同，托管分为完全式托管和部分式托管。完全式托管主要面向未设置知识产权机构、人员的小型企业，以政府引导和支持服务机构提供信息分析、专利申请流程服务等“无偿服务”为主；部分式托管主要面向具备知识产权机构、人员的大中型企业，以政府推荐服务机构提供专利运营、权利维护、战略规划、人才培训等“有偿”的专业服务为主。省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局及中小企业主管部门制定工作方案，确定工作重点和经费预算。可见，政府推出的这种企业专利托管模式主要由政府花钱。

再次，这种托管是一种短期优惠。《托管工作指南》规定，每个托管工作服务期为1年。众所周知，企业专利运营是一个持续不断的日常性工作，自企业创办至企业终止，期间每时每刻都在进行专利运作，如技术开发、专利申请、专利交易、专利组合管理、技术信息监测、产品定位、人员培训等，1年的托管工作服务期，只能制造无数半拉子工程，甚至某些企业还会形成对政府这种免费优惠托管的依赖。

综上，推动企业专利托管，政府的政策导向不应过多强调免费、短期、全托，而应当遵循市场法则和企业发展规律，为市场调节型托管提供外围服务。如推动知识产权交易平台建设，提供专利信息沟通渠道，规范专利托管服务机构的行为，为企业专利托管提供及时高效的公示服务等。真正意义上的企业专利托管应当是市场行为，靠合同依法规制。“在一个成熟的科技转化体制中，应当是市场发挥主导作用，由科技成果供方、需方以及中介机构按照市场规律运行。”[8](P614～631)因为“理论和实践都证明，市场配置资源是最有效率的形式。市场决定资源配置，就是由经济主体依据市场规则，在供求机制、竞争机制和价格机制等作用下，自主决定相关经济活动，实现资源平等交换和自由流动的一种经济机制。由于三大机制，价值规律将为自己‘强制地开辟道路’，从而促进技术进步和引导资源优化配置，这是市场决定资源配置的根本原因。”[9]

(二)法律环境上的欠缺

目前我国中小企业专利托管的相关法律规定，主要是《信托法》、《信托投资公司管理办法》和《托管工作指南》。我国信托法律制度明确规定知识产权可以作为信托财产，但是缺乏具体反映知识产权特点的知识产权信托的操作规程。诸如哪些知识产权可以作为信托财产，作为托管财产的专利权应当满足哪些条件，专利托管的具体方式、实施专利托管的程序要求以及相应的个性化管理规范，在法律制度中依然是空白。法律制度上的缺陷，必然成为我国中小企业专利托管事业发展的桎梏。

(三)风险化解技术上的困境

由于专利托管的专业性较强，投资风险较大，加之实践中各种配套设施的不健全，专利托管在具体运行中也遇到了诸多困难，许多企业和服务机构持观望态度。目前政府积极倡导、企业和托管服务机构随声附和的局面，与市场化条件下专利托管风险化解技术上的困境密切关联。以专利这种无形财产权作为信托财产进行托管，较之传统的有形财产作为托管对象，存在着信托财产界限模糊、专利信托登记无规范、专利期限限制以及专利信托价值难以评估作价等风险。例如，作为信托财产的专利权范围的划定具有极高的技术性，专利托管服务机构有时对此望而却步，这是专利托管运行中难以回避的风险。我国《信托法》和《信托投资公司管理办法》仅仅概括说明了知识产权可以作为信托财产。但是，知识产权托管的适格要件缺位。实践中的专利并非都清一色的具有托管运营价值，诸如专利法上发明人、设计人的署名权等天生就不具有经营属性，“发明人的人格权不能放弃、转让及抵押，只能发明人本人才能享有。”[10](P53)还有的专利存在权利瑕疵，如争议程序中的专利权、已经许可他人使用的专利等难以成为托管财产。我国《信托法》第10条规定：“设立信托，对于信托财产，有关法律、行政法规规定应当办理登记手续的，应当依法办理信托登记。未依照前款规定办理信托登记的，应当补办登记手续；不补办的，该信托不产生效力”。一般而言，进行信托需要进行登记，即信托公示，将专利这种无形财产权作为信托财产原则上也不应例外。但是，实践中由哪个机构作为专利的信托登记机构则难以找到制度上的依据。专利信托登记的不完善使得信托公司管理困难重重，也容易造成委托人与受托人之间的纠纷，使得专利权人的利益无法保障。

三、中小企业专利托管模式的构想

根据《托管工作指南》划分托管类型的依据，本文尝试构建企业专利“完全式托管”和“部分式托管”的运行模式。

(一)完全式专利托管模式的运行结构

目前政府主导的完全式专利托管模式的运行结构，包括如下三个主要环节：

一是政府有关部门指导专利托管实施单位。省、自治区、直辖市、计划单列市知识产权局及中小企业主管部门对实施单位进行指导，包括制定本辖区专利托管工作的目标与方案，指导本辖区专利托管工作的实施，指导实施单位推选服务机构，检查本辖区专利托管工程的实施效果。

二是专利托管实施单位选择专利托管服务机构。专利托管实施单位要在政府有关部门指导下选择专利托管服务机构，为服务机构提供办公场所和工作设施，组织安排服务机构为托管企业制定托管方案，组织监督服务机构为托管企业开展托管服务，协调服务机构与托管企业合作及产生的问题等。

三是专利托管服务机构与企业签署托管服务合同。专利托管服务机构与中小企业签署托管服务合同，提供专利托管服务，包括信息分析、专利申请文件撰写、专利申请流程服务、制度建设、专利运营、权利维护、战略规划、人才培训等。

完全式专利托管模式的运行结构，如图1所示。

图1 完全式专利托管模式运行结构示意图

(二)部分式专利托管模式的运行结构

部分式专利托管模式代表着未来市场化专利托管的方向，其运行结构也包括三个核心环节：

一是“专利选择”，即专利托管服务机构依据市场需求和中小型科技企业专利供应状况，确定接受托管的专利的技术标准，并据此与有关中小型科技企业(专利权人)谈判，进行专利集中托管；二是“专利集中”，即专利托管服务机构通过与中小型科技企业签署专利托管合同，组合中小型科技企业手中的专利，组建专利库，并依据专利选择标准分成不同的专利组合；三是“专利授权”，即专利托管服务机构运用专利组合或者单项专利，向市场上的专利用户以许可、转让、出资、质押等方式推广授权专利组合中的托管标的，或者依照合同为企业提供专利有偿服务，获益后再按专利托管合同的约定向中小型科技企业进行分配。

部分式专利托管模式的运行结构，如图2所示。

图2 部分式专利托管模式运行结构示意图

中小企业部分式专利托管模式符合市场经济中企业运营法则，符合企业发展和竞争的规律，代表着今后企业专利管理和运用的方向，其运行机理主要表现在：

一是全社会专利开发、运营、应用专业化分工协作，旨在提高效率和效益。“知识产权既然有价值，能够带来收益，带来财富，在经济活动中体现出来，那么就应该把重点放在应用上。”[11](P3～7)“知识产权的许可，已成为当前知识产权所支配的经济环境中竞争的战略性手段。”[12](P19)在此背景下，总之，中小企业部分式专利托管模式的运行，实现了专利开发、运营、应用专业化分工协作，突破了专利一体化思维下企业试图建设小而全、大而全的专利开发、应用、保护一条龙的局域社会的低效机制，可大大提高专利创造、运营和最终应用的效益和效率。

二是技术相关企业互通有无，资源共享，旨在创造一个专利利益分享、高效管理的共同体模式，降低技术更新风险。中小企业专利托管模式实质上是技术相关企业专利利益分享、高效管理的共同体模式，是创新集群一种新的运行机制，可以降低风险，提高整体效能，是创新驱动发展战略的重要内容。

三是开放式创新环境下企业市场竞争的策略是靠专利联盟取得技术优势，同时防范对手的技术封锁。中小企业专利托管模式，一定意义上也是应对国外企业专利战略的具体措施。发达国家专利集中战略已对发展中国家技术创新构成威胁；一些国家已在政策层面防范国外专利集中战略。总之，中小企业部分式专利托管模式是探索开放式创新环境下企业竞争战略的合理选择。

四、中小企业专利托管风险化解机制的构造

(一)中小企业专利托管的法律风险及其防范

中小企业专利托管面临的法律风险，主要是托管标的物本身固有的法律风险，即被托管的专利权有无权利瑕疵。托管服务机构接受委托管理特定专利，必须确保该项专利在法律上没有任何瑕疵，这至少需要考虑三个方面的因素：

一是被托管的专利的合法性问题，也就是要求委托人出具合法有效的该专利权的合法性证明，如专利证书、受让专利的合同书以及其他有关证明文件等。二是被托管的专利的稳定性问题。已经获得的专利权可能会进入《专利法》规定的“无效”程序，被托管的专利还可能会有第三人提出权利要求等，这都有可能导致由于被托管的专利权利状态不稳定而使托管目的落空。三是被托管的专利的时间性问题。专利权有法定的有效期，过期的专利便失去了其托管价值，虽未过期但保护期将至的专利其托管价值也将大打折扣。

上述中小企业专利托管法律风险的预测，本身就是此类法律风险防范或化解的重要组成部分。“不怕做不到，唯恐想不到”，风险预测全面，就可能完全通过托管合同予以化解。具体化解风险的措施包括：首先，专利托管服务机构与中小企业等专利权主体谈判和签署托管合同前，受托人应充分、谨慎地审查受托专利可能发生上述三类法律风险的各种影响因素。其次，在谈判和签署托管合同时，专利托管服务机构要确保中小企业等专利权主体对托管的专利的合法性、商业化应用可能性等做出承诺，并约定违约救济手段，把此类专利托管法律风险化解在托管实施以前。第三，鉴于专利权的公开特性，诸如专利权的申请、授权、变更、无效、撤销、注销等环节都要依法公示，专利托管服务机构建立常规性专利信息监测机制，及时收集、整理相关技术信息，做出相应专利预警，也是化解专利托管法律风险的重要手段。

(二)中小企业专利托管的经济风险及其化解机制

1.中小企业专利托管的经济风险

中小企业专利托管的经济风险，是指被托管的专利权经济价值及经济收益不确定，可能导致专利托管目的难以实现。这主要包括两个方面：一是被托管的专利的市场前景难预测；二是被托管的专利经济价值难以估价或估价不准确。

首先，专利托管服务机构必须预测被托管的专利的商业化属性。被托管的专利的商业化属性直接决定该项专利能否实际应用、应用功效大小等，进而影响托管价值。这其中需要考虑的因素主要有：

一是被托管的专利在技术上是否实用。我国专利法要求申请专利的发明创造应当具备实用性，并将“实用性”界定为“能够制造或使用，并且能够产生积极效果”。但这一实用性要求，只是强调申请专利的发明创造体现为具体方案，具备实施的可能即可，并不要求能够立即制造或使用甚至已经制造或使用过。易言之，已经取得专利权的智力成果很可能距真正在产业领域中的广泛实施还有相当长一段距离，这既需要一定的时间、金钱，也可能需要配套的相关人员的技术培训等。

二是被托管专利的市场前景如何。被托管的专利的市场前景情况，直接决定该专利的托管价值。获得专利权的创造性智力成果的先进性与市场前景不能划等号。某项发明创造在申请专利时很有潜力，但很可能在取得专利权时其市场潜力已大打折扣甚至不复存在；专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的技术比较而言的，更加先进而又尚未公开的技术往往是专利技术的“克星”。因此，对被托管的专利的市场前景状况进行深入细致地考察论证十分必要。

三是被托管的专利的经济寿命之长短。专利权的经济寿命并不等同于其法律保护期。对于创造性智力成果权而言，有效期即将届满的专利其经济寿命无疑为时不长，但有效期较长的专利其经济寿命也未必就长。

四是被托管的专利在技术和法律上有无其他制约因素。被托管的专利在被托管之前是否已经许可他人使用，已经许可多少人使用，许可他人使用的时间、范围等，都是决定该项专利托管价值大小的十分重要的因素。

其次，专利托管公司必须预测足以影响被托管专利的评估价值的因素。在对被托管的专利进行价值评估时，至少需要考虑的法律问题有二：

一是该专利的法律状态，如被托管的专利权客体，原则上只能是获得专利权的技术，而不能是专利申请中的技术；被托管的专利是否依法缴纳了专利年费，有无因未按时缴纳年费而被视为自动放弃的可能；专利是否正在有关侵权、无效等诉讼或行政裁决程序中；被评估的专利还有多长的有效期；被托管的专利是否属于从属专利。因为从属专利一定程度上受制于人，所以理论风险就较一般专利大得多。

二是被托管的专利属于何种专利。我国《专利法》规定了发明、实用新型、外观设计三种专利，其取得程序、授权条件、保护期限各不相同，自然也会影响它们的评估价值。一般来讲，发明专利的创造性、收益率和获取成本高于实用新型和外观设计专利，所以对前者的评估应当考虑与后者的比较。

2．中小企业专利托管经济风险的化解

首先，对于被托管专利的商业化应用程度的风险化解，可考虑三个方面：一是由于专利托管对于专利权主体和托管公司来讲，双方利益共享，风险共担，所以需要委托方即专利权主体对托管标的物的商业化程度进行必要而又充分的可行性论证，并对该专利的市场化、商业化提出指导性意见，以便于托管服务机构对该项专利的托管运作。二是由于专利的经济价值不确定，所以托管服务机构在进行托管时要充分运用各种市场信息平台，及时捕捉市场信息，抓住市场商机，在短期内将受托的专利实现商业化、资本化，避免因替代品的出现减损其价值。三是可以考虑引入保险机制，通过对有关专利的市场化、商业化应用向保险公司投保，从而令中小企业专利托管的经济风险多一个化解端口。

其次，对于专利价值评估风险，主要是选择好专利价值评估机构，熟悉相关规则。自2009年7月1日起施行的《资产评估准则——无形资产》规定，注册资产评估师执行无形资产评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或者多种资产评估方法。一般来讲，资产评估方法选择包含了三个层面的选择过程：评估技术思路的选择；具体评估技术方法的选择；经济技术参数的选择。评估方法的选择要关注以下因素：一是评估方法的选择要与评估目的、评估时的市场条件、被评估对象在评估过程中所处的状态以及由此所决定的资产评估价值类型相适应。二是评估方法的选择受评估对象的类型、状态等因素的制约。三是评估方法的选择受能否收集到运用各种评估方法所需的数据资料及主要经济技术参数的制约。四是资产评估人员在选择和运用评估方法时，如果条件允许，应该考虑三种基本评估方法在具体评估项目中的适用性。在评估方法的选择过程中，应注意因地制宜和因事制宜，不可机械地按某种模式或某种顺序进行选择。不论选择哪种评估方法进行评估，都应保证评估目的、评估时所依据的各种假设和条件，与评估所使用的各种参数数据及评估结果在性质和逻辑上的一致。

(三)中小企业专利托管的管理风险及其防范

专利托管实际上是一种财产转移与财产管理的制度设计，目的在于确保专利的保值与增值，实现专利的商品化、产业化。所以，中小企业专利托管更重要的是实现对专利权静态保值与动态转化的管理。当然，中小企业专利托管也面临管理上的风险。这主要是指专利托管公司在接受专利托管和运作被托管的专利过程中，由于管理上的工作失误，可能是增加了不必要的管理成本，也可能是导致被托管的专利未能及时转让、许可出去，还可能给专利受让方、被许可方、接受出资方或者质权人带来一定的经济损失。其主要表现包括：一是对接受托管的专利没有进行足够的市场调研和必要的市场预测，导致专利运营没有效益或者效益低于预期；二是对受托专利缺乏科学完备的筛选标准，结果导致受托专利本身存在瑕疵，或者在法律状态上有问题，或者在市场前景上不理想；三是专利托管的程序不规范，比如专利托管合同可能有漏洞，履行中问题不断，可能没有办理必要的登记等有关手续，争议难以解决等；四是缺乏有效的事后管理措施，如没有密切关注国务院知识产权行政部门发布的各类相关专利法律信息，导致专利权属不稳定的法律风险，或者对受托专利的风险状况和价值变动情况没有进行跟踪监控，未能根据市场情况进行应对等；五是没有足够的风险防范预案，对专利的特殊性认识不足，缺乏有针对性的风险防范措施，在受托专利出现问题时只是被动地围堵，而不是事先化解和疏导。

专利托管管理风险，有些来源于托管标的物——专利权这种无形财产的复杂性，有些则来源于托管公司常规性经营管理瑕疵。对由于托管标的物自身复杂性所可能带来的风险，主要是通过合同机制加以防范，包括劳动合同、专利托管合同，专利权转让合同、专利使用许可合同、专利权质押合同等；对于托管公司常规性经营管理瑕疵所可能发生的专利运作风险，则须通过提高员工管理素质，加强公司管理制度建设等手段进行防范。总之，有效防范专利托管管理风险的途径在于事前和事后管控工作的衔接，事前制定好完善的管理制度，严格按照专利托管制度规范行事，做好审查筛选工作，防患于未然；事后通过加强监测和预警，构造一道专利托管风险的防火墙，将风险控制在可控范围之内。如此，就能将管理风险降到尽可能低的程度。

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