中国国家标准涉及专利的处置规则评价(下 )标准专利处置实务系列4

2014-04-11杨晓丽工业和信息化部电子知识产权中心SIPR

电子知识产权 2014年9期

杨晓丽 / 工业和信息化部电子知识产权中心/SIPR

杨晓丽 / 工业和信息化部电子知识产权中心/SIPR

《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（以下简称《管理规定》）和国家标准GB/T 20003.1-2014《标准制定的特殊程序第1部分：涉及专利的标准》（以下简称国标GB/T 20003.1），共同构成我国国家标准制修订过程中涉及专利问题的处置框架；结合配套的《管理规定》解析与实施指南、国标GB/T 20003.1释义与实施指南，进一步明确了我国国家标准涉及专利的处置规则。该处置规则既兼顾了与国际标准组织专利政策的协调，又参考了区域和主要发达国家标准组织的专利政策，尽量与核心原则保持一致，在个性化上也充分考虑到了我国国家标准体系的特殊性。概括来说，我国国家标准涉及专利的处置规则主要涵盖以下核心原则与立场。

一、必要专利原则，国家标准中纳入的专利必须是必要专利

从世界范围来看，不管是国际标准组织、区域标准组织还是发达国家标准机构，虽然其知识产权政策或专利政策的表述不尽一致，判定标准有所区别，但对纳入标准的专利都统一要求，那就是，标准中纳入的专利技术必须是必要专利或必要权利要求。

《管理规定》在第一章第四条明确规定，“国家标准中涉及的专利应当是必要专利，即实施该项标准必不可少的专利。”即国家标准中涉及的专利技术应该是实施该项国家标准所必需的、绕不开的技术，不存在排除国家标准涉及该项专利的实质性理由。鉴于国际上还未对必要专利的定义形成一致意见，GB/T 20003.1的3.1从必要权利要求的角度为《管理规定》做出配套定义，“必要权利要求”为“实施标准时，某一专利中不可避免被侵犯的权利要求”，并以此为基点定义“必要专利”为“包含至少一项必要权利要求的专利”（3.2），从而使必要专利的界定较为清晰和准确。

二、专利披露原则，视参与度不同规定不同的披露义务

专利披露制度是标准组织知识产权政策或专利政策的核心制度之一，其主要内容是要解决谁有什么样的义务、在什么时候、披露谁的专利的问题；其主要作用在于排除标准制修订过程中的潜在风险，加快标准制修订和推广实施的进程。国际标准组织ISO、IEC、ITU在《共同专利政策》中，鼓励参与和未参与技术标准制定工作的任何机构尽早披露自己和他人的专利；区域标准组织CEN、CENELEC、ETSI区分参与和未参与标准制定工作的情况，分别规定强制性的披露义务和鼓励性的披露策略；BSI鼓励委员会成员及时披露第三方的专利技术；JISC要求标准项目承包人或提交标准草案的提案人必须披露专利。

《管理规定》遵循专利披露原则，区分参与和未参与两种情况，规定了不同程度的披露义务。对于参与标准制修订的组织或个人，负有强制性的披露义务，在国家标准制修订的任何阶段，都应当尽早披露其自己和知悉的必要专利，同时提供有关专利信息及相应证明材料，并要求其对所提供证明材料的真实性负责。否则，未按要求披露其专利，违反诚信原则的，还应当承担相应的法律责任。对于未参与标准制修订的组织或个人，不施加强制性的披露义务，而是鼓励其在标准制修订的任何阶段，披露其拥有和知悉的必要专利。GB/T 20003.1的4.1部分对专利披露程序、披露时间、披露范围、披露方式、证明材料、信息公示、以及是否充分履行了披露义务的判断标准等内容作了详细规定。

对于标准制修订的参与者而言，《管理规定》和GB/T 20003.1所规定的强制性披露义务和违反诚信原则的法律责任一直是被热议和争论的焦点。业界曾有质疑，此举是否强加给参与标准制修订主体以不适当的义务和过重的负担。但因有著名的Dell案、Rambus案及Qualcomm vs Broadcom案等违反披露义务和诚信原则引发的案例在前，明确不同参与主体的不同披露义务和违反义务及诚信原则应承担的法律责任就成为确有必要的条款，以此来尽可能地规避因标准组织专利披露政策不明确而导致的风险。

Dell案：1992年，Dell公司参与“VESA Local Bus”（VL-bus）标准的制定，在标准制订过程中，书面表示该标准不涉及Dell专利。但在标准开始实施后，Dell却主张自己在标准中的专利权。最后FTC判定Dell违反了诚信原则，不予支持。

Rambus案：1992年，Rambus参与EIA的JEDEC电脑存储新一代技术SDRAM和DDR SDRAM标准的制定，并根据其参与过程中获取的信息修改自己的专利申请，从而使其专利与正在制定的标准技术相匹配而成为标准必要专利，但其始终未向JEDEC披露其专利。1996年，Rambus退出JEDEC，并开始主张专利权，要求所有标准实施者向其交纳专利费用。FTC和哥伦比亚特区巡回法院对该案作出不同判断，引发了极大的争议。

Qualcomm vs Broadcom案：2002年，高通参与JVT的H.264标准制定，在该标准发布之前，未向JVT披露其必要专利。2005年，高通诉博通主张专利权，并否认自己曾参与JVT的标准化工作。一审判决认为，高通违反了披露义务，构成权利放弃。二审联邦巡回上诉法院维持高通违反披露义务及默认权利放弃的认定，将其权利放弃的范围改判，限制在H.264标准产品系列。

三、承诺许可原则，作出许可声明是专利纳入标准的前提；许可承诺随专利权转让而转移

许可声明是专利权人同意就其纳入标准的专利做出许可的承诺。许可声明并不是实际的许可合约，但它是标准化组织或机构必须要从专利权人那里获得的法律文件，以保证标准发布以后的标准实施过程不因专利权人的拒绝许可行为而受阻。国际上通行的做法是，标准化组织或机构获得专利权人的许可声明之后，方可将其专利纳入标准，否则将予以删除。

我国对推荐性国家标准涉及的必要专利，获得专利权人的许可声明是专利纳入标准的前提条件。《管理规定》第十条要求，未获得专利权人或专利申请人的专利实施许可声明的（且该许可必须符合FRAND原则），该专利不得纳入国家标准。标准组织或机构要么修改涉及该专利的技术条款以绕开该专利，要么直接删除。

相应的，该许可承诺也应随专利权的转让而一并转移。专利权人或专利申请人本着诚实信用原则，应当事先告知受让人该专利在标准组织中专利实施许可声明的内容，并保证受让人同意受该许可承诺的约束（GB/ T 20003.1的4.2.4部分规定），否则将使得标准组织的专利政策目的落空，不利于国家标准的顺利实施和推广。FTC诉N-Data案即是这一问题引发的典型案例。

1993年，IEEE组建802.3工作组，美国国家半导体公司参与标准制定。为鼓励IEEE在多项可替代技术中选择其NWay专利技术写入新标准成为标准必要专利，美国国家半导体公司于1994年发出书面专利许可承诺，IEEE标准产品成员一次性支付1000美元许可费即可免除以后的许可费用。此举大获成功，使用第二代以太网标准的相关产业市场逐渐被NWay专利技术锁定。1998年，美国国家半导体公司将该专利转让给垂直网络公司，随附1994年专利许可承诺信，垂直网络公司曾试图变更许可条件，也曾试图拒绝许可。2003年，垂直网络公司又将该专利转让给N-Data公司，随附1994年专利许可承诺信，N-Data也试图收取更高费用，并拒绝许可。2008年，FTC诉N-Data，裁定N-Data不正当竞争，后达成和解协议：N-Data必须遵守1994承诺；不得起诉；不得规避该裁定而再行转让，即使转让，该裁定约束力亦一并转移。

从FTC诉N-Data案可以看出，如果专利许可承诺不随专利权的转让而转移，则可能导致专利权人通过转让标准必要专利以规避起初出于某种目的做出的专利许可声明，从而带来专利投机行为的衍生和利用标准进行专利敲诈的风险，威胁标准实施，降低标准价值。

四、公平合理无歧视的许可原则

合理无歧视原则是标准组织知识产权政策或专利政策的基础性原则，以此原则为基点形成的许可制度是标准组织专利政策核心制度最重要的组成部分。虽然对该原则的表述方式和赋予的内涵各有不同，但该原则作为基本的核心准则普遍存在于国际、区域和国外标准化组织的专利政策当中。在ISO、IEC、ITU的《共同专利政策》（2006）中，确定了专利持有人“on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions”【1】（在无歧视的基础上、以合理的条款和条件）与其他各方就许可专利使用权进行磋商的选项；CEN、CENELEC于2009年修改后的许可政策【2】与《共同专利政策》2006保持高度一致，明确了“合理无歧视”原则【3】；ETSI在其知识产权政策和知识产权指南中，确定应在“公平、合理和无歧视的条款和条件下” 授予许可；JISC于2012年修改了其《制定使用受专利权保护技术的日本工业标准的程序》，该程序作为JISC的专利政策，“在无歧视的基础上、以合理的条款和条件”对外许可，成为专利持有人参与标准制定的前提；ANSI在《美国国家标准发展与协调规划》中制定的标准专利政策，几经修改，将许可政策确立为“在明显不存在任何歧视的、合理的条款和条件下”【4】授予许可或免费许可；BSI在“BS0：2011《标准的标准标准化原则》”中，明确了“公平、合理和无歧视的”许可条件。

我国对国家标准必要专利的许可方式规定为三种，专利权人只能择其一而行之，要么同意在公平、合理、无歧视基础上免费许可（第一种）或收费许可（第二种），要么不同意按照以上两种方式实施许可（第三种）。不管专利权人选择的是第一种还是第二种，其许可基础均为“公平、合理、无歧视”（on fair, reasonable and non-discriminatory basis【5】，即FRAND）；如果专利权人或专利申请人选择第三种，则意味着其不同意将专利纳入标准，在这种情况下，国家标准将不得包括基于该专利的条款。这三种方式主要参考了ISO、IEC和ITU共同专利政策中的许可条件，为我国参与ISO、IEC和ITU的国际标准化工作奠定了基础，规避了因政策不一致可能引发的矛盾冲突，有利于等同采标的专利许可承诺的适用，也有利于我国国家标准与国际标准之间的相互转化。

五、不介入原则

不介入原则是指，标准组织不负责核查专利法律状态和有效性，不提供证明相关专利有效性的证据材料，不介入专利识别事务，不评估专利相关性或必要性，不介入标准必要专利的许可谈判，不参与标准专利纠纷的解决，标准必要专利的许可事务由专利权人和标准实施者自行协商确定，标准专利纠纷自行解决。三大国际标准化组织、主流的区域标准化组织和主要发达国家的标准机构均从不同角度采用了这一原则。

《管理规定》第十七条与国际实践通行的这一原则保持高度一致，“国家标准中所涉及专利的实施许可及许可使用问题，由标准使用者与专利权人或者专利申请人依据专利权人或者专利申请人作出的专利实施许可声明协商处理，”SAC不负责标准必要专利的对外许可工作和许可费的谈判事务。这一方面使得SAC专注于组织技术专家制定技术标准，将涉及标准必要专利许可谈判的法律事务留给法律专家；另一方面，也赋予专利权人或专利申请人和标准实施者以基于许可声明自由洽谈的权利、以及依其意愿对所涉纠纷自择方式、自行解决的空间。

六、推荐性标准和强制性标准区别处置原则

我国的国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准1.中华人民共和国标准化法第二章第七条：国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准，在本行政区域内是强制性标准。，保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。强制性国家标准具有法规属性，在全国范围内必须强制执行2.中华人民共和国标准化法第三章第十四条：强制性标准，必须执行。不符合强制性标准的产品，禁止生产、销售和进口。，否则就要承担相应的法律后果3.中华人民共和国标准化法第四章第二十条：生产、销售、进口不符合强制性标准的产品的，由法律、行政法规规定的行政主管部门依法处理，法律、行政法规未作规定的，由工商行政管理部门没收产品和违法所得，并处罚款；造成严重后果构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。。这与国际国外的标准体系大多为自愿性标准体系存在很大不同。因此，在不同标准体系基础上设计制定的知识产权政策或专利政策必然需要差异化处理，因地制宜，以避免与相关法律法规产生冲突。

《管理规定》对强制性国家标准涉及专利的特殊规定单独成章，首先明确了强制性国家标准一般不涉及专利的原则立场，以避免强制性国家标准这种代表公共利益的、具有法规属性的公共产品被专利这种私有权利搭上而获取额外利益；其次，如果强制性标准确有必要涉及专利，而专利权人或专利申请人又拒绝提交许可声明的，则由SAC、SIPO及相关部门出面干预，与专利权人或专利申请人协商专利处置办法；第三，在强制性标准实施过程中新发现的必要专利，又未能获得专利许可声明的，不暂停国家标准的实施，也不修订该标准以规避该专利，而仍然是由SAC、SIPO及相关部门出面干预，与专利权人或专利申请人协商处理。

SIPR专栏将持续开展对标准专利处置实务的跟踪研究，敬请关注。

联系方式：杨晓丽，88686179， yangxiaoli@infoip.org

本文缩略语：

JVT：联合视频编码工作组

VESA：视频电子标准协会

VL-bus：486电脑的中央处理器和电脑外置设备之间传递指令的技术标准

EIA：美国电子工业协会

JEDEC：电子器件工程联合委员会

SDRAM、DDR SDRAM：电脑存储技术标准

IEEE：美国电气及电子工程师学会

CEN：欧洲标准化委员会

CENELEC：欧洲电工标准化委员会