上海自贸区知识产权保护：挑战与对策

尹锋林 张嘉荣 / 中国科学院大学

上海自贸区知识产权保护：挑战与对策

尹锋林 张嘉荣 / 中国科学院大学

上海自贸区的成立与发展既对我国知识产权保护工作提出了新的要求和挑战，也是进一步完善我国知识产权保护制度的重要契机。上海自贸区在知识产权保护水平、海关保护、定牌加工、知识产权执法等方面均有待于进一步研究和创新。

2013年8 月，中国（上海）自由贸易实验区（以下简称“上海自贸区”）正式批准成立。上海自贸区的成立，对我国深化改革，扩大开放，促进经济发展具有重要意义，同时，上海自贸区也是我国提高创新能力，促进科技进步，推动产业结构优化转型的重要试点。合理且健全的知识产权保护是上海自贸区健康发展的重要保障。在上海自贸区的发展过程中，关于自贸区内的知识产权保护水平、知识产权海关保护、涉外定牌加工、知识产权执法等问题日益凸显，既对我国知识产权保护工作提出了新的要求和挑战，也是进一步完善我国知识产权保护制度的重要契机。

一、知识产权保护水平

在符合国际条约所要求的知识产权保护最低标准的前提下，各国自贸区和贸易高度自由的国家对于知识产权保护水平的问题均比较纠结。例如，作为自由贸易港的新加坡在建国后至上世纪九十年代期间，其知识产权保护水平并不高，之后，主要是在美国以及WTO规则的推动之下，才开始逐步提高知识产权保护水平。但即使到了现在，新加坡在某些方面的知识产权保护标准尚不如作为发展中国家的中国。如在商标平行进口的问题上，新加坡《商标法》第29条第1款规定，注册商标权人亲自或经其明示或默示的同意（无论是有条件的还是无条件的同意）将贴附其商标的产品在新加坡国内或国外投放市场后，就该特定产品对商标的使用即不再构成侵权；在专利的平行进口问题上，新加坡则放的更开，不论是新加坡专利权人还是国外专利权人，且不论新加坡专利权人与国外专利权人是否为同一人或具有商业上的关系，只要将专利产品在国内或国外市场合法销售后，第三人均可平行进口该专利产品。我国《商标法》则尚未对平行进口问题作出明确规定，因此，商标产品的平行进口在我国尚处于“灰色地带”；而我国《专利法》对专利产品的平行进口亦有较严格的限制。

各国自贸区和贸易高度自由的国家之所以纠结知识产权保护水平问题，主要是由于知识产权对于自由贸易而言是一把双刃剑。一方面，较高强度的知识产权保护对于自主创新和科技成果转移转化具有显著的推动作用，对于人才、技术、资金、产品等市场要素亦具有明显的吸引力。各国自贸区和贸易高度自由的国家当然希望通过较高水平的知识产权保护制度吸引境外人才、资金和技术，以助推本地发展和经济转型升级。另一方面，较高强度的知识产权保护亦有可能成为自由贸易的障碍。自贸区的成立旨在通过取消绝大部分关税和非关税壁垒，促进商品、服务、技术、资本、人员等生产要素的自由流动，实现优势互补，最终促进区域经济发展。消除贸易壁垒是自贸区的一大特质。而过度的知识产权保护则可能形成新的关税之外的贸易壁垒。例如，欧盟CR法案对于中国打火机的进口限制，本质上就是一种利用专利权限制贸易自由的非关税壁垒。因此，如果自贸区对知识产权保护水平把握不当，那么知识产权保护就有可能成为一种贸易壁垒，进而阻碍自由贸易的发展。

2012年7 月，上海市政府正式批准印发《上海知识产权战略纲要（2011—2020）》。该纲要的总体战略目标是：到2020年，力争把上海建设成为“创新要素集聚、保护制度完备、服务体系健全、高端人才汇聚”的亚洲太平洋地区知识产权保护中心。上海自贸区作为国家新一轮改革的排头兵，毫无疑问应该在上海建设亚太知识产权保护中心的过程中，积极探索，先行先试，在充分考虑知识产权保护的利弊得失和自身区域定位与发展实际的基础上，在国际条约和国家法律法规许可的范围内，合理确定自己的知识产权保护水平和标准。通过借鉴、积累先进的知识产权保护经验，建设完备的适合自身实际的知识产权保护制度和体系，努力将上海自贸区建成适宜经济贸易发展的知识产权创造地、知识产权交易地、知识产权融资地和知识产权纠纷解决地。

二、知识产权海关保护

知识产权海关保护，指海关依法禁止侵犯知识产权的货物进出口的措施。知识产权海关保护的主要国际法渊源是世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》第51条。 根据国务院颁布的《知识产权海关保护条例》第2条规定，我国海关保护的知识产权应当是与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权。另外，根据《奥林匹克标志保护条例》和《世界博览会标志保护条例》的规定，我国海关也应当对奥林匹克标志和世界博览会标志实施保护。

上海自贸区的一个重要亮点就是进一步促进贸易发展和便利化，进行进出境监管制度创新。根据国务院《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》所确定的“一线放开，二线安全高效管住”的原则，对上海自贸区和境外之间进出货物，允许自贸区内企业凭进口舱单信息将货物先行提运入区，再办理进境备案手续；对自贸区和境内区外之间进出货物，实行智能化卡口、电子信息联网管理模式，完善清单比对、账册管理、卡口实货核注的监管制度。同时，上海自贸区还将积极发展国际中转、集拼和分拨业务，推行“一次申报、一次查验、一次放行”模式；简化自贸区内货物流转手续，按照“集中申报、自行运输”的方式，推进自贸区内企业间货物流转。

2012年，上海口岸进出口货物总额达到10577.9亿美元，占全国进出口货物总值的27.4%。上海自贸区的上述海关便利化措施必然会进一步促进上海进出口贸易特别是国际转口贸易的发展。同时，数量庞大且快速增长的通关货物，也必然为上海自贸区知识产权海关保护带来巨大挑战。考虑到上海自贸区海关监管实行的是“一线放开，二线安全高效管住”原则，上海自贸区知识产权海关保护也应探索新的保护路径和模式：

第一，对于自贸区与境外之间进出的货物，实行基本的知识产权海关保护。《与贸易有关的知识产权协议》第51条要求各成员对涉嫌进口假冒商标或盗版的货物采取边境措施。这是国际条约对知识产权海关保护所规定的最低标准，各个缔约国必须遵守。我国作为世界贸易组织成员，不仅规定对涉嫌进口的假冒商标或盗版的货物采取边境措施，同时还规定对出口上述货物以及进出口涉嫌侵犯专利权等知识产权的货物采取边境措施。由此可见，我国的知识产权海关保护标准远高于国际条约所规定的最低标准。由于从境外进口到上海自贸区内的货物并不能自由进入到我国内地市场，不会冲击我国知识产权权利人在内地市场的利益，同时，从自贸区向境外出口的货物也不会侵蚀我国知识产权权利人的内地市场份额，加之考虑促进自贸区国际转口贸易发展和减轻海关执法压力等因素，我国在“一线”关口（即上海自贸区与境外之间的进出口）原则上应无必要进行知识产权海关保护。当然，由于《与贸易有关的知识产权协议》第51条并未明确规定实施边境措施的“关口”位置，为了避免不必要的知识产权争端，同时，也为了防止假冒商品和盗版商品在自贸区滋生泛滥，上海自贸区在“一线”关口应实行符合国际条约最低标准的基本知识产权海关保护，即仅对涉嫌进口假冒商标或盗版的货物采取边境措施。

第二，对自贸区和境内区外之间进出货物，实行全面的知识产权海关保护。从自贸区进入境内区外或从境内区外进入自贸区（以下简称“‘二线’关口”）的货物，与普通的海关进出口货物具有基本相同的性质，为了保障我国法制统一，同时也为了维护国内知识产权权利人的合法利益，自然应该严格按照《知识产权海关保护条例》的规定，对进出“二线”关口的货物实行全面的知识产权海关保护，即不仅对进入内地的涉嫌假冒商标或盗版的货物采取边境措施，同时，亦可对从内地进入到自贸区的涉嫌假冒商标或盗版的货物和进出“二线”关口的涉嫌侵犯专利权等知识产权的商品采取边境措施。

三、涉外定牌加工贸易

定 牌 加 工（Original Equipment Manufacture，OEM），又称贴牌加工，是指承揽人按照定作人的标准和要求，生产制造并交付带有定作人提供的商标的商品，并由定作人向承揽人支付报酬的承揽合同关系【1】。定牌加工可以分为国内定牌加工和涉外定牌加工。对国内定牌加工，如果承揽人未经国内商标注册人许可而为定作人生产制造贴牌产品，那么该国内定牌加工行为被认定为商标侵权，并没有争议。对于涉外定牌加工，如果定作人是外国企业且在其本国拥有商标权但不在我国拥有商标使用权，国内承揽人接受委托为该外国企业定牌加工，且所定牌加工的产品全部交付给定作人在国外销售，那么在这种情况下，涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，则在理论和司法实务界存在较大争议。

早在2004年北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第13条规定：对于受境外商标权人委托定牌加工且仅用于出口的商品，即使其商标与国内的注册商标相同或者近似，该定牌加工行为也不构成商标侵权。其理由是：“造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提。定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认”，因此，不应当认定构成侵权。但由于该项规定受到很大争议，2006年北京市高级人民法院重新印发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》删除了该项规定。其他地区的法院在审理涉外定牌商标案件时，大部分认为涉外定牌行为如果未经国内商标注册人许可，应认定构成商标侵权。

当然，也有地方法院认为涉外定牌加工不够成商标侵权，例如上海申达公司诉玖丽得公司商标侵权一案，该案由上海第一中级法院一审，上海高级法院二审维持原判【2】。该案原告上海申达公司为涉案中国注册商标权利人，被告玖丽得公司与美国朱利达电子有限公司签订合同，约定玖丽得公司制造并向美国朱利达公司出售涉案商标产品。原告起诉被告构成商标侵权。一审、二审法院均认为：商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。被告玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。同时，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方，涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。因此，法院判决被告的定牌加工行为不构成商标侵权。

由于上海自贸区涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等四个区域，总面积达28.78平方公里，加之自贸区幅度空前的通关便利化措施，自贸区内的定牌加工行为，尤其是高科技、高附加值产品的定牌加工活动，必然会快速增长，如何有效解决涉及涉外定牌加工活动的知识产权纠纷，制定和实施合理的定牌加工知识产权行为规则，则是摆在自贸区面前的一个现实挑战。认为涉外定牌加工构成商标侵权的理由主要有二：一是由于实际监管条件的限制，在大多数情况下，很难保证国内定牌加工承揽人将所有的定牌加工产品全部出口到境外。而如果国内承揽人将定牌加工产品在国内进行“半地下”销售，必然会直接损害国内商标注册人的利益。所以，为了防患于未然，应该认定未经国内商标注册人许可的涉外定牌加工构成商标侵权。二是定牌加工行为有可能挤占国内商标注册人在商品出口市场中的利益。

其实，上述第二个理由只是一种理论上的可能性，实际上是不能成立的。这是因为由于商标权的地域性，国内商标注册人仅有权禁止他人在国内使用该商标，如果国内商标注册人未在其他国家注册该商标，那么，承揽人亦可以合法地在那些未注册该商标的国家制造并向定作人交付产品。质言之，即使国内商标法不允许涉外定牌加工，定作人亦可以在其他国家进行定牌加工并获得产品。由此可见，承揽人即使比国内商标注册人在商品出口市场中占有优势，那么这种优势也与该商标无关。上述第一个理由对于发生于境内区外的内地的涉外定牌加工确实具有现实意义，如果根据该理由禁止内地的涉外定牌加工行为，笔者认为是合理的；但是由于上海自贸区“二线”关口能够有效防止自贸区内涉外定牌加工的产品非法输入到内地，因此，自贸区内涉外定牌加工产品不会流入内地与国内注册商标权人进行竞争，自然也不会损坏国内注册商标权人在内地的市场利益。同时，在上海自贸区内的涉外定牌加工产品虽然也有可能非法地流入到自贸区内的市场，并与国内注册商标权人的商品进行竞争，但考虑到上海自贸区地域面积很小，仅有28.78平方公里，其产品的消费市场当然也很小，加之自贸区良好的执法环境和对侵权行为进行监控的便利，所以，在实践上，无论是涉外定牌加工的承揽人，还是定作人，均不太可能因蝇头小利而将自贸区内的涉外定牌加工产品在自贸区内非法销售。

因此，我们认为对于发生在上海自贸区内的涉外定牌加工行为，可以参考上海高级法院对上海申达公司诉玖丽得公司商标侵权一案判决所确立的规则，在满足以下两个条件的情况下，认为该行为不构成商标侵权：第一，承揽人所接受的是境外合法商标权人的委托而制造并交付商标产品；第二，承揽人的定牌加工行为发生在自贸区之内，并且将定牌加工的产品全部出口给境外定作人。

四、知识产权执法

“徒善不足以为政，徒法不足以自行”。良好的知识产权保护制度必须以有效的执法措施做后盾，才能真正发挥激励创新、促进科技成果转移转化的实际效用。同时，良好而有效的执法环境也是生产力。香港本身并不生产奶粉，但人们之所以不计成本地从香港高价购买奶粉，也是基于人们对香港执法环境的信任而产生的对香港市场所售奶粉的安全的信赖。具体到上海自贸区的知识产权保护，从实际而言，由于国家法制的统一性要求，上海自贸区从制度层面调整知识产权保护水平的范围有限，但上海自贸区完全可以从执法保护上进行探索，创造适合自贸区发展的知识产权保护环境。《上海知识产权战略纲要（2011—2020）》在优化保护环境方面，主要强调以下三点：一是加强行政保护与司法保护衔接，建立知识产权保护长效机制；二是加快探索与创新知识产权行政管理体制和知识产权综合执法模式；三是充分发挥各类行业协会、仲裁等机构的作用，建立知识产权纠纷多元化解决机制。该纲要为上海自贸区加强知识产权执法，优化知识产权保护环境指明了方向。

根据上海市政府《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》的规定，上海自贸区将逐步建立统一的行政管理体制和行政执法体制。在行政管理方面，上海自贸区管委会将统一承担包括专利代理机构申报初审、专利广告出证、境外图书出版合同登记、复制境外音像制品著作权授权合同登记、进口图书在沪印制备案等各项审批职责。在行政执法方面，上海自贸区管委会综合执法机构将集中行使包括对著作权、专利权方面的违法行为的行政处罚权。上海自贸区将知识产权行政执法职责统一收归管委会综合执法机构，符合知识产权行政执法的规律，能够有效避免由于知识产权部门执法力量不足而导致的执法不力现象发生。当然，考虑到知识产权执法具有较强的专业性，为了确保知识产权执法的公正和准确，管委会综合执法机构应该配备知识产权执法专业人员或聘请相关知识产权专家。

在司法保护方面，2013年11月上海浦东新区人民法院自由贸易区法庭正式挂牌成立。自贸区法庭将集中审理由浦东新区人民法院管辖且与自贸区相关联的商事、金融、知识产权等案件。由于目前自贸区内案件总量较小，知识产权案件数量则更少，因此，在上海自贸区成立初期仅由浦东新区法院设立一个自贸区法庭处理包括知识产权案件在内的涉及自贸区的民事案件，是合适的。但是，随着上海自贸区的发展，特别是随着自贸区服务业、投资领域的开放以及总部经济、新型贸易业态的快速发展，自贸区内知识产权案件数量必然激增，上海自贸区有必要未雨绸缪，根据中共中央《关于全面深化改革若干重大问题的决定》的精神，提前规划在自贸区筹建知识产权法院或知识产权专业法庭。同时，为了与司法保护相配合，上海自贸区还应探索多元化知识产权纠纷解决机制，引入独立且专业的第三方机构进行知识产权案件的调解和仲裁，帮助企业快捷、高效、经济、灵活地处理各种知识产权纠纷。

五、结语

上海自贸区的成立为优化我国知识产权保护制度，改善我国知识产权保护实践，实现国家创新驱动发展战略，提供了广阔的实验空间和舞台。特别是随着上海自贸区的进一步深入发展，发生于自贸区内的知识产权实践与问题必然日趋丰富和复杂，我们必须加以密切关注、认真研究并积极应对。同时，上海自贸区作为我国新一轮改革开放的前沿阵地，必然会与世界其他自由贸易区进行广泛接触和联系，因此，上海自贸区也需密切关注和研究世界其他自由贸易区已经形成或正在谈判的自贸区知识产权规则和发展趋势。当前，在美国的推动下，《跨太平洋伙伴关系协议》（Trans-Pacific Partnership Agreement， 简 称TPP）谈判正在快速推进，其影响和规模也在迅速扩大。随着加入TPP 谈判进程的成员国的增加以及谈判的深入，知识产权问题日益凸显。根据维基解密最近披露的TPP谈判中有关知识产权章节的草案内容，美国等发达国家拟在专利、商标、互联网域名、地理标志、版权及邻接权、农业化学品、药品数据、商业秘密等知识产权保护与执法措施方面全面提高知识产权保护水准，并与参加TPP谈判的其他国家发生了激烈争执。我国虽然还未参加TPP谈判，但TPP谈判一旦成功，就必然会对上海自贸区产生深远而重要的影响，因此，上海自贸区尤其应特别关注TPP知识产权谈判的最新进展，并根据谈判的发展情况，采取适当的应对措施。

【1】林广海，郑颖. 涉外定牌加工中的商标权问题【J】.人民司法·应用2007（23）.

【2】上海申达音响电子有限公司诉玖丽得电子（上海）有限公司商标侵权案【EB/OL】. 【2013-12-12】.http://ipr.court.gov.cn/sh/ sbq/200912/t20091208_126270.html.

*本文受国家社科基金 2011 年重大项目（项目号 11&ZD179）、国家社科基金 2011 年青年项目（项目号 11CFX024）和国家知识产权局2013年软课题项目（项目号SS13-B-12）支持。