3D打印对专利产品修理与重作规则的挑战①

范长军，郭志旭，华中科技大学 法学院，湖北 武汉430074

引言

3D 打印是当今世界最热门的话题之一。该技术的快速发展将冲击专利产品的修理与重作规则。现有研究指出，3D 打印的“建模阶段”可能侵犯著作权，“产品化阶段”可能侵犯专利权、商标权及构成不正当竞争等［1］。但对于专利产品的修理与重作问题，尚无具体论述，只是有学者预计，3D 打印技术会使专利产品的修理与重作更难界定［2］。

3D 打印的进一步发展，必然将实现规模化、社会化与普及化，甚至渗透到每个家庭中。专利产品的修理与重作之间界线的不明晰，可能导致大规模侵权纠纷。因此有必要研究3D 打印专利侵权领域中的修理与重作规则。本文首先论述了传统制造技术下的修理与重作规则，然后讨论了3D 打印机普及化对规则带来的挑战，最后提出了相应建议。

一、传统制造技术下的专利产品修理与重作规则

(一)关于专利产品修理与重作的司法判例

1．判断前提

现有司法判例绝大部分是在专利权用尽理论这一前提之下判断专利产品的修理与重作问题②美国联邦巡回上诉法院在1997年的“打印机墨盒案”中，也以默示许可理论作为判断前提。。根据该理论，专利产品或依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或经其许可的第三人售出后，购买者不再受专利权的约束，可以不经专利权人同意而继续许诺销售、销售或使用该产品。由于购买者使用专利产品，不构成专利侵权，所以为了维护产品的正常使用而对受损产品进行修理，也就不构成侵权。但如果对已经报废的专利产品进行“根本性的修理”，则构成重作，侵害了专利权:因为专利权用尽并非所有权限用尽，而只是销售以后实施专利的权限如再许诺销售、再销售或使用等用尽③我国《专利法》第69 条第1 项还规定了进口权用尽。，制造权并不会用尽，故重作侵害了作为专利权内容之一的制造权。

另一个基础性的前提是行为的性质。世界上大部分国家的专利法规定了专利权的效力只针对以生产经营为目的而实施专利的行为①例如，我国《专利法》第11 条规定，未经专利权人许可，不得“为生产经营目的”实施其专利。德国《专利法》第11 条第1 项规定，专利的效力不及于私人领域“为非经营目的”的实施行为。。私人为非经营目的制造、使用或进口专利产品的，不侵犯专利权。在该前提之下，即使专利产品的购买人为了使用产品而进行的零部件更换已经达到了重作的程度，只要其不是出于生产经营目的，就不受专利权人权利控制。

2．判断标准

在美国，相关判例相对较多②闫文军:《从有关美国判例看专利产品“修理”与“再造”的区分》，载国家知识产权局条法司:《专利法研究2009》，知识产权出版社2010年版，第385 页。该文介绍了美国11 个相关案例。。1850年的“刨床案”中，美国联邦最高法院认为，由于刨床框架可以持续使用好几年，而刨刀只有短暂90 天的使用寿命，因而被告可以合法地更换刨刀。法院在认定合法的修理时，强调被更换部件的有限寿命和专利权人的意图③Wilson v．Simpson．50 U．S．109(1850)．。1882年的“棉包捆扎带案”中④Cotton－Tie Co．v．Simmons，106 U．S．89，93－95 (1882)．，最高法院认为，专利产品棉包捆扎带被顾客在棉花加工厂割开，它作为带子被使用的性能已经按照专利权人与顾客的意图被破坏，因而被告将分割后的碎片收集并铆接在一起的行为，属于对专利产品的重作而不是修理，构成侵权。1961年的“帆布车顶案”中⑤Aro Manufacturing Co．v．Convertible Top Replacement Co，365 U．S．336(1961)．，一、二审法院都认为更换专利产品帆布车顶中的帆布不只是对车顶的简单修理。最高法院则认定不是重作而是修理，原因是:组合专利产品只保护其权利要求书中各技术特征组成的整体，其各组件并不单独受保护;除非所有的部件同时被更换，否则任何更换专利产品某一组件的行为均属于合法的修理，即使所更换的部件是专利产品的重要组成部分。1997年的“钻头案”中⑥43 USPQ 2d 1620(1997)．，联邦巡回上诉法院二审认定更换专利产品钻孔机中的钻头构成重作，并指出在区分修理与重作时，应当考虑行为的性质、更换的零部件的性质、针对该零部件进行制造和服务的市场是否形成、专利权人的意图等许多因素。该判决实际上否定了联邦最高法院在“帆布车顶案”中的判断标准。

在中国，此类案件相对较少，集中在“酒瓶”和“墨盒”等案件⑦例如，邹某与某酒业公司之间的“酒瓶”案，参见黑龙江省高级人民法院(2007)黑知终字第3 号;再如，上海某科技公司与精工某株式会社之间的“墨盒”案，参见国家知识产权局协调管理司:《专利纠纷典型案例评析》，北京:知识产权出版社2008年版，第68－73页。［3］68－73，且主要是通过调解的方式结案⑧例如，前面提到我国的“酒瓶”案与“墨盒”案，均是以调解的方式结案。，法院尚未通过这些案件发展出具体标准。

(二)关于专利产品修理与重作的学术观点

对于修理与重作的区分标准，有学者认为，应坚持以专利产品权利要求的保护范围为标准，落入保护范围的构成重作，否则只构成修理［4］。日本学者吉藤幸朔主张从产品更换的程度来判断，认为更换部分未超过专利部分的一半的，原则上应解释为修理⑨(日)吉藤幸朔:《专利法概论》，宋永林、魏启学译，专利文献出版社1990年版，第411 页。。也有意见认为，应综合考虑专利产品的报废程度、更换零件的价值占整个专利产品价值的比重、更换零件的寿命与整个专利产品寿命的比较、市场对于零件更换的需求及更换零件的难度等多方面的因素，而不是仅仅适用某一标准［5］150。还有学者认为，公共政策应是考虑因素之一，特别应着重考虑环境保护政策，应缩小认定重作的范围，以降低再制造企业运营的专利侵权风险，鼓励和引导循环经济的良性发展［6］。

二、3D 打印对专利产品修理与重作规则的挑战

(一)3D 打印打破利益平衡格局

利益平衡是整个知识产权制度的基础［7］21－25。专利权用尽原则就是利益平衡的产物:专利法授予专利权人独占性权利，在于确保专利产品的制造、使用、销售等行为都能受专利权人的控制，以保证其能获得回报。专利权人通过自己或许可他人制造、进口专利产品，并予以销售，就已经从中获利。如果专利权人还可以对该产品行使权利，他人对该产品的使用、许诺销售或销售还要经过专利权人的许可，则将就同一产品重复获利，且会大大阻碍产品的自由流通和社会经济的发展。而重作之所以非法，是因为专利产品报废之后，使用者本应向专利权人或其被许可人购买新的产品。如果允许重作，专利权人本应获得的利益就得不到保证。

在传统制造技术之下，专利产品的用户需要更换零部件时，需要向他人购买。第三方零部件提供商可以为用户提供新的零部件;专利权人也为用户提供新的零部件，甚至可能“提供备件、替换零部件所能获得的经济利益甚至超过销售专利产品本身。”［8］136专利权人、用户、第三方零部件提供商三者之间形成了三元的利益关系。专利权人与第三方之间形成竞争关系，专利权人会尽可能地限制第三方的利益以维护自己的利益。3D 打印时代的到来，改变了现有的三元利益平衡关系。3D 打印机技术具有低成本及定制个性化产品的特点。随着家用3D 打印机的普及，人们能便捷地打印各类自用的小型物件。还可以通过Shapeways、sculpteo 等在线服务提供商定制3D 物体。此外，3D 打印店也能打印3D 产品。用户可以自行打印所需要的零部件，第三方提供商将逐渐退出，新的利益关系将变为二元:专利权人与用户。

从用户的角度分析，3D 打印之前，用户要购买新的零部件几乎是必然的，只是向专利权人购买还是向第三方零部件提供商购买的区别。但3D 打印的冲击，使用户可以自行打印而不用购买。因此，用户在3D 打印的发展过程中获益，而专利权人的利益遭受损失。在这种情况下，需要考虑私人重作是否构成专利侵权?是否继续适用专利权用尽原则?

(二)3D 打印加大判断专利产品修理与重作的模糊度

目前，法院在相关判例中发展出来的判断修理与重作的标准并不一致。甚至不同审级的法院针对相同的案件会给出不同的判决。即便是在此类判例相对较多的美国，联邦最高法院给出判决之后，其他的法院也并不一致地执行。例如，最高法院在“帆布车顶案”中发展出来的“单一测试法”，被联邦巡回上诉法院在“钻头案”中的“多因测试法”所取代。学术研究也未给出合适标准，如前所述，有学者认为应当以专利产品权利要求的保护范围为判定的标准。如果零部件本身就有专利权，则打印零部件就直接构成了专利侵权，不需要再区分修理与重作。绝大部分情况是，零部件只是组合专利的特征之一。实际该特征根本就没有落入专利保护范围。所以这个标准根本不起作用。以环境保护、可持续发展等公共政策为导向，无论在传统制造时代还是在3D 打印时代都无法给出一个具有说服力的标准。因为法官除了思考案件事实和法律规定外，还要考虑大量的易变动的政策，这对法官提出了过高的要求。超过限度的知识量、能力要求，可能对法官造成干扰，影响司法裁判的公正性。

目前的标准在3D 打印中会引起法律适用的不一致。以电视遥控器为例，当消费者更换多个部件时，根据“刨床案”、“棉包捆扎带案”和“帆布车顶案”的标准，会导致不同的诉讼结果。在“刨床案”中，最重要的是替换部件的耐久性及专利权人的意图。遥控器的塑料电池盖、数字按钮和外壳的寿命相当持久。此外，每一部件之间牢牢固定，专利权人的意图只是允许更换电池。根据“刨床案”的标准，更换这些部件是改变了遥控器的身份并重作了它。而根据“棉包捆扎带案”标准，法院会发现对遥控器各部件的更换是合法的修理，因为专利权人与顾客并没有预设这些部件在使用过程中会被摧毁。如果消费者能证明对多个部件的更换是在不同的时段进行，根据“帆布车顶案”的标准，这种更换可能是合法的修理。

当消费者3D 打印一个组合物品中的某个零件时，该行为当属修理。然而，当消费者同一时段更换若干部件或不同时段多次维修以保持产品的效用时，修理与重作的区分变得更为复杂。例如，消费者同时打印、安装了电视遥控器的电池盖、按钮和外壳，这是修理还是重作?

三、建议

(一)对“以生产经营为目的”扩大解释

针对3D 打印带来的判断前提方面的问题，有学者认为有必要取消专利法在专利侵权行为认定时对“以生产经营为目的”的要求［9］。在有些国家，并不将其作为司法实践中认定专利侵权的必然要件。例如，美国2011年修订的《美国发明法案》第271 条(a)款就对侵权的主体和行为给出了最宽泛的规定，不以生产经营为目的的个人行为仍有可能被判定为专利侵权。然而，3D 打印技术的发展并不代表其将从绝对意义上完全取代所有的传统制造业，3D 打印技术与传统制造技术并存是将来的局面。现行专利法这一规定对传统制造技术进行规制且作用明显。笔者认为，在3D 打印技术的冲击下，应当在司法实践中对专利法中“以生产经营为目的”的规定进行扩大解释。不从“经营资格”而是从“经营行为”的角度进行解释，不管是否有营业执照，只要从事了市场行为，就构成经营者。例如，私人在eBay 上拍卖自己用过的物品，也是经营者。私人原本要向专利权人或第三方提供商购买零部件，但现在自己3D 打印零部件，节省了支出，获得了盈利，因而也属于经营行为。

私人通过3D 打印进行的重作如果可以纳入专利侵权的话，进一步的问题是如何发现侵权行为。2003年，美国唱片业协会(RIAA)发起大规模诉讼，反对个人下载和共享MP3 文件。RIAA 用研究人员来识别个人、他们的下载模式和他们的互联网协议(“IP 地址”)，RIAA 要求相关的互联网服务提供商提供每个IP 地址有关的个人信息，像MP3 音乐文件，CAD 文件可以很容易地在互联网上存储、检索和共享。专利权人可以模仿RIAA 的策略起诉家庭用户［10］1151。

(二)“重要部分”作为判断标准

在传统制造技术之下，专利权人往往通过间接侵权制度维护自己的利益。直接侵权以完整地实现全部专利特征为前提。如果不生产他人的整个专利产品，而只是实现其中的部分特征，其行为并不构成直接侵权。例如，德国联邦最高法院判决的“Pipettensystem”案中①BGH GRUR 2007，769 – Pipettensystem．原告甲的注射器专利，包括核心部分针筒与一次性注射针两个部分。被告乙未制造整个注射器，而只是生产了针筒，不构成直接侵权。但丙购买该针筒后可在市场上再购买常见的注射针，从而组装出整个注射器专利产品。为了禁止乙的这种规避，弥补漏洞，专利法规定了间接侵权制度，乙的行为构成间接侵权。禁止间接侵权，实质上是将专利保护范围扩张至未单独获得专利的组件。在此需要在专利权人利益与社会公共利益之间进行合理平衡，特别需要避免间接侵害所包括的范围过宽，从而使专利权人不合理地垄断零部件二级市场。为此，美国与德国专利法规定①见美国《专利法》第271 条b 项、德国《专利法》第10 条第1 款。，只有制造了专利产品的“重要部分”时，才构成间接侵权。提供非重要部分例如市场上常见的螺丝、钉子或注射器中的一次性注射针，不构成间接侵权。

修理与重作问题常常与间接侵权问题相联系。一方面，间接侵权的认定以他人构成直接侵权为条件，他人的行为如果只是修理而不是重作，则不构成直接侵权，间接侵权也就不成立。例如，丙从专利权人甲购买注射器之后，针筒损坏，从乙处购买针筒。乙在面临间接侵权指控时，会以丙的行为为修理作为抗辩。另一方面，专利权人在实践中更愿意起诉间接侵权人，因为他作为上游的制造商，相对于下游的顾客，更容易被发现，更具有赔偿能力，也有利于从源头上制止侵权。基于这些考虑，间接侵权与重作的认定标准应该是一致的，否则可能出现判定零部件提供商构成间接侵权，而产品使用人不构成重作的矛盾结果。因此，德国法院区分修理与重作的标准就是看是否涉及专利产品的“重要部分”②BGH GRUR 2004，761 –Flügelradzaehler;2005，850 –Antriebsscheibenaufzug;769 –Pipettensystem．。在3D 打印之下，用户与间接侵权人可能合二为一。例如，丙不是向乙购买而是自己打印针筒，在这种情况下，更应该坚持“重要部分”标准。因为在这种利益格局中，用户代替了原来的第三方零部件提供商的位置。在美国“帆布车顶案”中，参与案件审理的布伦南(Brennan)法官也认为，区分修理与重作，需要考虑所更换部件对于整个发明的重要性。在日本2007年的“再生墨盒案”中，二审法院也以再灌墨是对专利产品本质部分的更换为由，认定被告构成重作［11］。

至于何为专利产品的“重要部分”，因为技术领域千差万别，无法预先提出一个认定的标准。需要视具体产品而定。在此可以参考多方面因素，例如所更换部件较之于整个专利产品的使用寿命、更换部件的价值与整个产品价值的关系及是否存在相应的市场等。在电视遥控器例子中，消费者3D 打印并更换电池盖、数字按钮及外壳等多个部分，是在同一时段还是在不同时段进行并不重要，重要的是哪个部件属于遥控器的“重要部分”。

新技术的发展总会强烈冲击人们的生活，也会以某种人们意识到或者意识不到的方式冲击着现有制度。3D 打印规模化将对目前还未完全划清界限的修理与重作带来巨大冲击。因而必须要提出新的合理方案。对专利法中的“以生产经营为目的”进行扩大化解释，可以给出一个宽泛的法律适用空间;以“重要部分”作为区分标准，可以使修理与重作之间的界线更为明晰。

［1］姚强、王丽平:《“万能制造机”背后的思考——知识产权法视野下3D 打印技术的风险分析与对策》，载《科技与法律》2013年第2期。

［2］蔡元臻:《3D 打印冲击下专利间接侵权制度研究》，载《科技与法律》2014年第1期。

［3］国家知识产权局协调管理司:《专利纠纷典型案例评析》，北京:知识产权出版社2008年版。

［4］李扬:《修理、更换、回收利用是否构成专利权侵害》，载《法律科学》2008年第6期。

［5］胡开忠:《专利产品的修理、再造与专利侵权的认定——从再生墨盒案谈起》，载《法学》2006年第12期。

［6］彭志强等:《基于循环经济的专利产品再制造侵权分析及启示——从“再生墨盒案”谈起》，载《重庆理工大学学报(社会科学版)》2013年第8期。

［7］冯晓青:《知识产权法利益均衡理论》，北京:中国政法大学出版社2006年版。

［8］尹新天:《专利权的保护》，北京:知识产权出版社2005年版。

［9］刘强:《3D 打印技术专利侵权问题研究》，载《武陵学刊》2014年第1期。

［10］Wilbanks K B．．“The challenges of 3D printing to the repairreconstruction doctrine in patent law”，Geo．Mason L．Rev．，2013，20．

［11］韩赤风等:《中外专利法经典案例》，北京:知识产权出版社2010年版。