论美国商标法中的“持续商业印象原则”

阮开欣 / 华东政法大学知识产权研究中心

一、“持续商业印象原则”之概念

“持续商业印象原则”（doctrine of continuing commercial impression）是美国商标法中所的特有的概念，它是指：虽然对在先商标进行一定程度的改变，但如果这种改变之后的商标使用仍然使公众存在与在先商标相同而持续的商业印象，那么对于改变之后的新商标的使用可以被视为对在先商标的使用，反之亦然。需要指出的是，要符合这种能使公众存在相同商业印象的改变应当是商标在形式上或组合安排上的稍许变化，而不是实质性的变化。美国的联邦法院和商标评审委员会都曾指出：“行为人可以在任何时间改变商标的展示，因为他对该商标所拥有的权利存在于该商标本身，而不是其特定的形式或安排。没有改变商标独有特质的变化可以表明商标权的连续性。因此，只要商标的独有特质没有变化，该商标实质上还是相同的，对于在先商标

注 释通过使用而获得权利仍然持续于形式上变化后的在后商标。”1. 参见Ilco Corp. v. Ideal Sec. Hardware Corp., 527 F.2d 1221, 188 U.S.P.Q. 485 (C.C.P.A. 1976); Humble Oil & Refining Co. v. Sekisui Chemical Co., 165 U.S.P.Q. 597 (T.T.A.B. 1970).

二、“持续商业印象原则”的具体类型

“持续商业印象原则”主要体现在两个具体规则之中，其一是商标权的“转嫁在先规则”（tacking），其二是商标权的“放弃规则”（abandonment）。下文分别对于这两个具体规则进行阐述。

（一）商标权的“转嫁在先规则”

在商标权的取得方面，“持续商业印象原则”体现在商标权的“转嫁在先规则”，即：如果两个商标在同种商品或服务上的使用给相关公众带来相同而持续的商业印象，那么商标权人可以将对在先商标的使用转嫁到在后商标之上，从而根据“在先原则”（priority）主张在后商标的优先。如果转嫁人的在先商标早于他人商标的注册或使用，而其在后商标晚于他人商标的注册或使用，那么转嫁人就可以依据“转嫁在先规则”主张其在后商标优先于他人商标。

需要指出的是，美国商标法下的“在先原则”与我国商标法下的“在先原则”是有所不同的。美国关于商标权的取得采取完全的“使用主义”（first-to-use），商标权的存在价值完全基于行为人对商标的使用，而不是商标的注册2. 参见 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§ 16:18 (4th ed. 2012).。因此，根据美国商标法下的“在先原则”，商标使用在先的行为人可以主张自己优先获得商标权。值得注意的是，这里的“商标使用”行为概念范围较广，既包括对于商标的实际使用，也包括推定使用，即对商标进行申请注册的行为（美国对于商标注册要求申请人有商标使用的意图）。而我国商标法跟随大多数大陆法系国家，对于“在先原则”的问题偏向采取“注册主义”（first-to-register），即以注册在先为原则，以使用在先为例外。

不过，美国的“使用主义”与我国的“注册主义”之间并没有实际存在太大差距。一方面，我国《商标法》第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”因此，在先使用并具有一定影响的未注册商标可以优先于在后恶意注册的商标。如果在后商标属于恶意注册，在先使用的权利人可以根据《商标法》第四十五条规定申请商标撤销3.《商标法》第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”。另一方面，根据美国商标法，对于没有固有显著性的商标，必须通过获得“第二含义”（secondary meaning）后才能符合商标使用的要求4. 参见J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§16:34 (4th ed. 2012).，而获得“第二含义”的商标通常具有一定影响，这通常是符合中国《商标法》第三十二条中的“影响”要件的。可以看出，主要存在的差别则是在先使用的有固有显著性的商标没有达到一定影响或在后注册人善意的情况。

（二）商标权的“放弃规则”

“持续商业印象原则”不仅体现在商标权的取得

注 释方面，而且对于商标权的消灭也有所影响。根据美国商标法的“放弃规则”，认定商标权人对其商标的放弃发生在以下两种情况：其一，商标被停止使用，并且没有被恢复使用的意图，这种意图可以通过客观事实进行推测，连续三年不使用商标就是存在该意图的初步证据。其二，权利人的作为或不作为的原因导致其商标在相关的商品或服务上变成通用名称，从而丧失其作为商标的意义5. 参见 15 U.S.C. § 1127.。中国商标法也存在与“放弃规则”类似的规定，《商标法》第四十八条中规定：“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”不过，由于我国商标法的“注册主义”，对于该条“放弃规则”规定的适用对象只强调了“注册商标”。

“持续商业印象原则”可以在“放弃规则”的第一种情况中得到应用。如果商标权人改变自己的商标，而只使用在后的商标，在先的商标就有可能被认定为没有权利人的使用意图，从而根据“放弃规则”丧失权利。但是，只要在商标上的改变符合“持续商业印象原则”的条件，那么对于在后商标的使用就视为对在先商标的使用，商标权人就可以免于“放弃规则”的适用，而保留在先商标的权利。

三、美国对于“持续商业印象原则”的司法实践

美国商标法专家McCarthy教授根据美国的司法实践，总结了一些曾经符合“持续商业印象原则”的商标变化的实例6. 参见J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§17:27 (4th ed. 2012).：对于单词顺序的重新组合（在先商标为“CREDIT BUREAU OF GREATER MIAMI”， 在 后 商 标 为“MIAMI CREDIT BUREAU”）7. 参见Miami Credit Bureau, Inc. v. Credit Bureau, Inc., 276 F.2d 565, 568, 125 U.S.P.Q. 87 (5th Cir. 1960).；文字商标中增加新的单词（在先商标 为“AMERICAN”， 在 后 商 标 为“POWERSAMERICAN”；在先商标为“HERITAGE”，在后商标为“HERITAGE-HENDRON”；在先商标为“SERVICE MASTER”， 在 后 商 标 为“SERVICE MASTER CLEAN”）8. 参见 McCabe-Powers Auto Body Co. v. American Truck Equipment Co., 150 F. Supp. 194, 113 U.S.P.Q. 217 (D. Or. 1957); Drexel Enterprises,Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); D & J Master Clean, Inc. v. Servicemaster Co., 181 F. Supp. 2d 821 (S.D. Ohio 2002).；商标中非必要文字部分的去除（在先商标为“PROX BONNIE BLUE”，在后商标 为“BONNIE BLUE”； 在 先 商 标 为“PURITAN SPORTSWEAR”， 在 后 商 标 为“PURITAN”；在先商标为“THE IMAGE”，在后商标为“IMAGE”；在 先 商 标 为“THIRST-AID—FIRST AID FOR YOUR THIRST”， 在 后 商 标 为“THIRST-AID”）9. 参见Proxite Products, Inc. v. Bonnie Brite Products Corp., 206 F. Supp. 511, 514, 134 U.S.P.Q. 122 (S.D. N.Y. 1962); Puritan Sportswear Corp. v.Shure, 307 F. Supp. 377, 389, 165 U.S.P.Q. 71 (W.D. Pa. 1969); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269, 1980 WL 30135 (T.T.A.B.1980); Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co., 978 F.2d 947, 24 U.S.P.Q.2d 1001, 1008 (7th Cir. 1992).； 在 某 个单词中增加一个字母，但对于其发音没有产生影响（在先商标为“S-LON”，在后商标为“ESLON”）10. 参见Humble Oil & Refining Company v. Sekisui Chemical Company Ltd. of Japan, 165 U.S.P.Q. 597, 1970 WL 9925 (T.T.A.B. 1970).；商标中背景设计的去除11. 参见Xerox Corporation v. Litton Educational Publishing, Inc., 169 U.S.P.Q. 750, 1971 WL 16487 (T.T.A.B. 1971)；增加连字符号增加所有格的撇号（在先商标为“BEECHNUT”，在后商标为“BEECHNUT”；在先商标为“UNBURN”，在后商标为“UN-BURN”；在先商标为“HESS”，在后商标为“HESS’S”）12. 参见 Beech-Nut Packing Co. v. P. Lorillard Co., 299 F. 834 (D.N.J. 1924); The Norwich Pharmacal Company v. Chas. Pfizer & Co., Inc., 165 U.S.P.Q. 644, 1970 WL 9930 (T.T.A.B. 1970); Hess’s of Allentown, Inc. v. National Bellas Hess, Inc., 169 U.S.P.Q. 673, 1971 WL 16482 (T.T.A.B.1971).；文字商标中字母体式的变化13. 参见 Drexel Enterprises, Inc. v. Richardson, 312 F.2d 525, 527, 136 U.S.P.Q. 25 (10th Cir. 1962); Jay-Zee, Inc. v. Hartfield-Zodys, Inc., 207 U.S.P.Q. 269, 1980 WL 30135 (T.T.A.B. 1980).；文字商标中字体的变化14. 参见Sunstar, Inc. v. Alberto-Culver Co., 586 F.3d 487, 496, 92 U.S.P.Q.2d 1461 (7th Cir. 2009), cert. denied, 130 S. Ct. 3287, 176 L. Ed. 2d 1186 (2010).；数字和字母混合代码的部分区域发生变化（在先商标为“1-888-4MYCHILD”，在后商标为“1-800-4MYCHILD”）15. 参见 Children’s Legal Services PLLC v. Kresch, 87 U.S.P.Q.2d 1765, 2008 WL 1901245 (E.D. Mich. 2008).；对图形商标的进行现代化（在先商标是现实的狮子，在后商标是风格化的狮子）16. 参见Dreyfus Fund, Inc. v. Royal Bank of Canada, 525 F. Supp. 1108, 213 U.S.P.Q. 872 (S.D. N.Y. 1981).。不过，需要指出的是，这些实例虽然在其被审理的时候符合“持续商业印象原则”，但基本都是年代比较久远的案子了，而美国目前对于该原则的适用已不再宽松，有的例子放在现在来判定可能会得出不同的结果。

如果两个商标在同种商品或服务上的使用给相关公众带来相同而持续的商业印象，那么商标权人可以将对在先商标的使用转嫁到在后商标之上。

在八十年代后期，美国的商标评审委员会和联邦巡回法院开始对于“持续商业印象原则”采取比原来严格许多的标准。比如在1989年的American Paging, Inc. v. American Mobilphone, Inc.案17. 参 见 American Paging, Inc. v. American Mobilphone, Inc., 13 U.S.P.Q.2d 2036 (T.T.A.B. 1989), aff’d, unpublished op, 923 F.2d 869, 17 U.S.P.Q.2d 1726 (Fed. Cir. 1990).中，在先使用的商标是星条设计与文字“AMERICAN MOBILPHONE”的组合商标，在后商标是相同的星条设计与文字“AMERICAN MOBILPHONE PAGING”的组合商标，两个商标的唯一区别仅是后者增加了“PAGING”这一个单词，然而商标评审委员会认为这种改变没有达到“持续商业印象原则”的程度，得出该在后商标没有获得在先权利，这一案件在上诉至联邦巡回上诉法院后也得到了相同的结果。

目前，美国法院通常引用1991年的Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp.案18. 参见Van Dyne-Crotty, Inc. v. Wear-Guard Corp., 926 F.2d 1156, 17 U.S.P.Q.2d 1866 (Fed. Cir. 1991).中 对“ 持 续商业印象原则”的严格标准。该案原告主张其在先商业标 语“CLOTHES THAT WORK FOR THE WORK YOU DO”转嫁到在后商业标语“CLOTHES THAT WORK”之上，而联邦巡回上诉法院否定了“转嫁在

注 释先规则”的适用，其理由也就在于两商标之间存在不同的商业印象。在该案中，法院指出，“转嫁在先规则”所要求的相似性程度远远高于判断商标侵权的混淆可能性标准，在先商标与在后商标之间符合“法律上的等同物”（legal equivalents）或者“不可区分性”（indistinguishable）是“罕见的情况”（rare instances）。该案的严格标准也受到了其他巡回法院的认可，联邦第九巡回上诉法院适用了该案，强调“转嫁在先规则”的标准“极其严格”（exceedingly strict），并在很多案件中否定了该规则的适用，如 在 先 商 标 为“THE MOVIE BUFF’s MOVIE STORE”， 在 后 商 标 为“MOVIEBUFF.COM”19. 参见Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 50 U.S.P.Q.2d 1545 (9th Cir. 1999).；又如在先商标为圆形“O”的标识，在后商标为椭圆型“O”的标识20. 参见One Industries, LLC v. Jim O’Neal Distributing, Inc., 578 F.3d 1154, 1161, 92 U.S.P.Q.2d 1065, 74 Fed. R. Serv. 3d 778 (9th Cir. 2009),cert. denied, 130 S. Ct. 1739, 176 L. Ed. 2d 213 (2010).。

有学者根据美国司法实践得出“持续商业印象原则”在一些细节上的判断规则：第一，当在后商标所增加的文字没有起到指明商品或服务来源的作用时，法院有时候会认为其具有持续商业印象，如在先商标为“AMERICAN SECURITY”，在后商标为“AMERICAN SECURITY BANK”21. 参见American Security Bank v. American Security and Trust Company, 190 U.S.P.Q. 271, 1976 WL 20928 (T.T.A.B. 1976).， 其 所 增 加 的“BANK”只是通用名称，没有起到指明商品来源的功能，因此法院认定其符合“持续商业印象原则”；第二，当在后商标具有较广的商业印象，而在先商标具有较小的商业印象，法院则不会其认为存在持续商业印象，如在先商标为“FIRST NATIONAL BANK”，在后商标为“FIRSTBANK”22. 参见First Sav.Bank, F.S.B. v. First Bank Sys., Inc., 902 F. Supp. 1366, 1375 (D. Kan. 1995).，在后商标减少了“NATIONAL”这一元素，使商标的范围扩大，因此法院认定其不符合“持续商业印象原则”；第三，法院在判断是否有持续商业印象时不能拆分商标去考虑，而应是整体考虑，如在先商标为“LONE STAR CAF”，在后商标为“LONE STAR STEAKHOUSE”23. 参见Lone Star Steakhouse & Saloon v. Longhorn Steaks, 106 F.3d 355, modified by 122F.3d 1379 (11th Cir. 1997).，虽然其共有显著特征时“LONE STAR”，但从整体上考虑，法院否定了其符合“持续商业印象原则”；第四，对于仅仅在含义上相同，而在视觉和听觉上不同的商标是不能具有持续商业印象的，如在先商标为“HILL COUNTRY FARE”，在后 商 标 为“TASTE OF THE HILL COUNTRY”24. 参见H.E. Butt Grocery Co. v. Innovative Foods, L.L.C., Cancel. No. 92031423, 2003WL 22988721 (T.T.A.B. Dec. 17, 2003).，虽然两者都具有“乡村”的意思，但美国商标评审委员会否定其符合“持续商业印象原则”25. 参见 Gideon Mark & Jacob Jacoby, Continuing Commercial Impression: Applications and Measurement, 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 433, 446-49 (2006).。

消费者偏好或新的广告营销方式都决定了商标不能一成不变地使用，在对商标进行改变时不减损其商标权，“持续商业印象原则”提供了适当的弹性。

四、“持续商业印象原则”对我国商标法的启示

由于商业宣传的需要，对商标进行适当的变化是必不可少的，而对于商标一成不变的使用是不能符合不断变化的市场需求和社会发展的，美国商标法中“持续商业印象原则”的意义就在于其为这一现象提供了适当的弹性。美国法院对于“持续商业印象原则”的必要性指出：“如果没有该原则，商标权人每次对其商标进行轻微的改变后，其商标权就会受到减损。这就会阻碍商标权人改变其商标，从而来对应不断变化的消费者偏好、审美观发展或者新的广告和营销方式。”26. 参见 Brookfield Commc’ns, Inc. v. W. Coast Entm’t Corp., 174 F.3d 1036, 1048 (9th Cir.1999); accord Levi Strauss & Co., 196 F. Supp. 2d at 984.而且，如果任何微小的变动都需要注册商标，不仅会不合理地加重企业的负担，不利于企业根据市场需要灵活地开展营销，还会导致大量同质化的商标

注 释充斥注册簿，使本已十分紧张的商标审查行政资源更加不堪重负【1】。因此，“持续商业印象原则”值得受到我国商标法的借鉴。

需要注意的是，由于美国商标法的“使用主义”与我国的“注册主义”存在较大的不同，商标注册对于商标权的意义也是完全不同的，这因而影响到“持续商业印象原则”对我国的适用。一个最明显的例子是，在美国，对于注册商标的改变，如果没有达到实质性改变商业印象的程度，注册商标的权利人只需向商标局进行备案，他可以直接自行改变其注册商标。只有当在后商标与在先商标存在实质性不同的情况下，商标权人才需重新申请新的商标27. 参见J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS & UNFAIR COMPETITION§19:133. (4th ed. 2012).。然而，我国商标法却与美国完全不同，不允许任何对注册商标的改变。《商标法》第二十四条规定：“注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。”《商标法》第四十九条规定：“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。”

因此，我国对于美国商标法中“持续商业印象原则”的移植，应当考虑我国商标法偏向“注册主义”的因素。首先，“持续商业印象原则”在“放弃规则”可以完全适用至我国。在这一点上，“注册主义”的因素并不影响该原则对我国的适用，无论是注册商标还是未注册商标，只要在符合该原则的程度下对商标进行改变，仅对在后商标的使用不会导致在先商标的权利消灭。不过，对于在后商标的使用可能不应作为注册商标进行使用，即不能在商标上标有（R）符号，否则涉嫌违反《商标法》第四十九的规定。第二，对于“转嫁在先规则”，可以从两个方面来看，一个方面，在所涉及的仅是未注册商标，不涉及注册商标的情况下，“持续商业印象原则”是可以完全适用到我国商标法的。虽然我国《商标法》的调整对象主要是注册商标，但《反不正当竞争法》第五条第二项28.《反不正当竞争法》第五条规定：“经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：......（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品......”对未注册商标提供了主要的保护。另一方面，在涉及到注册商标的情况下，“转嫁在先规则”的适用是存在限制的。根据我国商标法的规定，在先使用达到一定影响力的未注册商标和在后恶意注册的商标之间可以适用“转嫁在先规则”。另外，《商标法》第三十一条规定：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”那么，对于同一天申请注册，但之前使用都未达到一定影响程度的商标也可以适用“转嫁在先规则”。还需指出的是，在“持续商业印象原则”适用的标准上也应借鉴美国“极其严格”的标准，才能防止赋予商标权人过多的私人权利而影响公共利益。

【1】孔祥俊. 商标与不正当竞争法——原理和判例【M】. 北京：法律出版社, 2009(7):237.