方法发明专利侵权诉讼举证责任分配探析

张丽霞

方法发明专利侵权诉讼举证责任分配探析

张丽霞

方法发明专利侵权诉讼中侵权行为的特殊性，对科学合理地分配举证责任提出了挑战。以平等保护当事人诉讼权利，适应国际知识产权司法保护发展趋势，提高知识产权司法保护水平为目标，我国相关立法规定应当关注举证责任分配规则对化解方法发明专利侵权诉讼举证困难的特殊作用，明确适用举证责任倒置的程序规范，配合适用证据保全、推定规则等，探索减轻诉讼证明压力，保证司法公正提高诉讼效率的有效途径。

方法发明专利侵权诉讼 举证责任分配 举证责任倒置

举证之所在，败诉之所在。我国对于方法发明专利侵权诉讼举证责任分配已有立法规定，但对其适用条件、程序规则等问题在理论与实践中仍存在争议。从平等保护当事人诉权的角度出发，结合方法发明专利侵权诉讼的特点，探索适应国际知识产权司法保护趋势，符合我国国情的举证责任分配规则十分必要。

一、举证责任倒置只限于“新产品制造方法发明专利”侵权诉讼

我国对方法发明专利侵权案件的举证责任分配历经变化，既是顺应世界立法趋势的举措，也不乏应对方法发明专利侵权诉讼举证困难的考量。克服举证困难的途径并非只有举证责任倒置，但其确为最严厉的措施。举证责任倒置是在信息不对称的当事人之间平衡其攻击防御能力，减轻弱势方举证责任，求得公正裁判结果的手段。倒置举证责任必须有明确的法律依据，严格限定其适用范围是各国共同的做法，对于已有倒置规定不容司法实践作出调整和修正，法官不能对其自由裁量任意施行。依照我国现行法律规定，方法发明专利侵权诉讼中适用举证责任倒置的案件类型，仅限于涉及新产品制造方法的发明专利侵权纠纷。任何扩大或缩小案件范围的做法都是不合法的。适用该规定，应当注意以下几个问题。

（一）案件性质严格限定为“新产品制造方法发明专利侵权诉讼”

与新产品制造方法发明专利侵权诉讼相近，但排除适用举证责任倒置案件的范围是：非发明专利侵权，非方法发明专利侵权，非制造方法发明专利侵权，非新产品制造方法发明专利侵权案件。这些案件皆须适用“谁主张，谁举证”规则。例如，在刘保昌与安徽省东泰纺织有限公司侵犯专利权纠纷案中，最高人民法院再审认为，涉案专利是一种“自动换梭织机适用有梭织机用木梭换梭调整方法”，不涉及产品制造，a最高人民法院民事判决书（2007），民三监字第46-1号。不属于新产品制造方法专利适用举证责任倒置的例外情形。同样，在“西安宏源视讯设备有限责任公司诉北京华视中集数字系统科技有限公司侵犯发明专利权纠纷案”中，由于“宏源公司混淆了新技术与新产品的概念，且涉案专利涉及的‘虚拟演播室系统’本身是一种计算机操作系统与硬件设备的结合，并不是新产品，涉案专利方法也不是一种制造产品的方法，而是一种操作方法，所以法院并未支持宏源公司关于新产品以及华视公司负有举证责任的上诉主张。”b陶钧：《方法专利侵权案中新产品认定及举证责任分配》，载《中国知识产权报》2013年9月11日，第8版。

（二）倒置举证责任的证明对象限于侵权行为要件事实

举证责任倒置限制在普遍存在证明困难的个别要件事实上，是平等保护当事人程序利益，最大限度发现客观真实的要求。举证责任倒置在这里仅仅表现为将原告主张的被告有侵权行为的证明任务由法律事先分配给了被告，由其证明该行为的不存在，即被告要证明自己所使用的方法与原告的专利方法存在不同。与2000年修改前专利法规定的“应当提供其产品制造方法的证明”相比较，这一要求更有利于被告维护商业秘密等合法权益。

专利侵权判定适用“全面覆盖”原则，“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”c最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条规定。因此，即使倒置举证责任，被告也不必将自己的制造方法和盘托出，而只须提出能够证明自己技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，就完成了举证责任。

（三）原告完成相应举证责任是被告实际负担倒置举证责任的前提

倒置举证责任并非在每个新产品制造方法发明专利侵权案件中都会成为现实。举证责任倒置从客观的法律规定转化为实际诉讼中当事人所承担的主观责任，需要具备原告已完成相应举证责任这一重要前提，这是诉讼证明的逻辑顺序使然。

司法实践中，通常要求原告先行证明其依照专利方法制造的产品属于新产品，即“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知”，并且被告制造的产品与依照专利方法制造的原始产品（非对原始产品作进一步处理后获得的后续产品）属于同样的产品。即使在举证责任倒置的情况下，除非被告承认使用了专利方法，否则无论其是否提出反驳，也都不能免除原告对前述事实的举证责任。若原告不能提出证据，或其所提出证据的证明力明显不足，或被告提出有力的反证等，使该待证事实处于真伪不明状态，应认定原告未完成举证责任，不再要求被告证明自己没有使用原告的方法发明专利，即倒置证明责任不应实际发生。

二、减轻倒置举证责任证明压力的途径

举证责任倒置可能导致被告不得不公开自己尚未获得专利保护的商业秘密等技术信息，以证明自己没有实施侵权行为。为减轻举证责任倒置给被告造成的泄密压力，各种应对方案纷呈。

（一）应当由被诉侵权人证明“非新产品”

该观点认为，“新产品是对于专利申请日前一种消极事实的证明，即产品或制造产品的技术方案在专利申请日前不为国内外公众所知，而根据通常理解，对某一消极事实或未曾发生的事实是无法进行举证的，如果由专利权人承担此种举证责任，不仅无形中加大了其举证难度，也不利于对专利权的保护；反之，作为被控侵权人其取得积极事实，即在专利申请日前为国内外公众所知的证明形式更易操作，故应当将新产品的证明责任归于被控侵权人。”d同注释 b 。本文认为该观点不宜实行，简要分析如下：

由被告就争议纠纷不涉及新产品承担举证责任违背一般诉讼原理。关于“新产品”的证明是对侵权纠纷中请求权存在要件的证明，而该事实的存在有利于原告，要求被告承担权利不存在的证明责任，缺乏当事人举证动力支撑。从主张责任原理出发，利己事实，只有当事人主张的才能成为法院裁判的对象；非利己事实，除非证据协力义务的要求，事实占有者没有提出主张并证明的义务。

关于新产品的证明是否为一消极事实，不能单纯从表述上判断，况且消极事实也非绝对不可证明，或证明难度一定高于积极事实。“制造产品的技术方案在专利申请日前不为国内外公众所知”，表面上看似属于消极事实，但其与“该技术与申请日前已有技术不同”无本质差异。欲证明技术方案与申请日前的技术不同和有差别，就要证明其具有新颖性，这本是专利权人获得专利的基本条件。既然其已经获得专利，原告当然具有证明新颖性的优势条件，从距离证据的远近判断，也应当由原告举证证明“新产品”更为合理。

要求被告承担非新产品的举证责任，混淆了举证责任分配中的客观责任与主观责任，会加重其败诉风险，不利于鼓励创新。不可否认，新产品认定标准严格化可能带给原告更大的诉讼压力，但专利权保护对新颖性的要求为其完成诉讼证明奠定了基础，又相对缓解了证明压力。按照前述观点操作，被告要首先证明非新产品，不然就会叠加证明侵权行为不存在的举证责任，实际上是要求被告承担双重倒置的举证责任。侵权行为本非社会常态现象，如此严厉的证明要求，会加重一般社会成员预防被诉侵权的成本，属于不经济的制度安排。

为进一步降低新产品的证明困难，可以适当采取行为上证明责任转移的方法。当原告所提出的证据初步成立时，法官可以依职权扩大判断事实的信息范围，要求被告提供非新产品的反证，此举属于行为责任意义上的举证负担。行为上的举证责任由谁承担，“取决于法官的证明评价，而不是依赖于证明责任规范。”e［德］ 汉斯普维庭：《现代证明责任问题》，吴越译，法律出版社2000年版，第45页。行为上的举证责任在双方当事人之间反复转移，并不因此改变客观举证责任的分配格局，一旦出现新产品真伪难辨的情况，败诉风险仍由主张新产品者承担。

（二）延展认定“新产品”的时间标准到被控侵权行为发生日

有观点提出，“在新产品制造方法专利侵权诉讼中，为举证责任倒置的目的，在认定专利方法制造的产品为新产品后，还需确定在被控侵权行为发生日之前，国内外没有公开除专利方法之外的可以制造相同产品的其他方法。”f张晓都：《如何界定专利法第六十一条第一款中的“新产品”》，载《中国专利与商标》2009年第3期。其理由在于，方法专利保护是弱保护，只要适用方法不同，制造的产品相同并不构成对方法专利的侵权。

认定利用专利方法制造的产品属于新产品，只是专利申请日前没有相同方法出现并且被公开，但不能保证这种状态一直延续到侵权日之前。如果在此期间有其他方法产生但未公开，除非该方法是被诉侵权人所持有，否则其难以举证，因此认定被告一定是使用了专利方法的充分性明显不足。至于存在其他被公开方法，原告与被告无论何方证明都不存在证明困难，不过从其证明效果有利于原告的立场出发，还是应当将该事实不被证明的败诉风险交由原告承担更为合理。推迟新产品认定时间标准的实施效果，可能对平衡当事人的举证能力有促进作用，值得肯定。当然，在立法未作修正前，不应由法官自行如此分配举证责任。

（三）限制新产品的保护期限

有研究者认为，对于方法发明专利侵权案件在适用举证责任倒置条款时应该给“新产品”添加一个期限，具体期限可以参照相关行政规章、办法的规定，以 3 年为宜。也就是说，“使用专利方法制造出来的产品在专利申请日(或优先权日)是新的，专利权人也只有在其方法专利被公告授权之日起 3 年之内指控他人侵权时才能运用该条款，此后不再享受举证责任倒置的优惠。”g符启林、宋敏：《方法专利侵权举证责任倒置适用条件之研究——谏言〈专利法〉第 57 条第 2 款的修改》，载《电子知识产权》2008年第4期。

这一观点的主要理由是：方法发明专利的保护期限是 20 年，一项产品如若一旦被认定为“新产品”，就一直适用举证责任倒置的优惠，专利权人容易利用这种优惠随意起诉，许多无辜的被控侵权人则不仅要疲于应诉，而且为了证明自己没有侵权还不得不向对方公开自己的制造方法或泄露其商业秘密，这对他们是非常不公平的。

关于限制新产品保护期限的观点，主要着眼于解决侵权行为（使用专利方法）不为非行为人所观察的属性与行为结果（侵权产品）的可观察性之间的矛盾，将可观察性作为解决问题的突破口。限制新产品的保护期限，标准可观易于操作。不过，这种减轻举证责任倒置压力的方法，实际上是将新产品制造方法发明专利与非新产品制造方法发明专利纠纷等同对待，能够暂时缓解证明压力，而方法发明专利侵权所面临的证明困难却依然如故。

三、非新产品制造方法发明专利侵权诉讼中举证困难的突破

方法发明专利不涉及一项新产品的，依法不应实行举证责任倒置。实际上是将方法发明专利侵权行为的证明义务置于原告一方，该规则符合利益与风险同在的朴素公平观。然而，从保护专利权推进技术进步的角度来看，不考虑案件具体举证困难，一律实行“谁主张谁举证”原则也有失公允。鉴于举证责任分配法定不容动摇的特性，为了解决非新产品制造方法发明专利侵权诉讼中难以获得侵权证据的困难，最大限度还原案件真实，保证公正解决纠纷，应当在不改变举证责任负担的前提下，依据个案情况，适用灵活的发现证据方式，具体、个性化地应对具体案件中的证明困难。其中，适用推定规则、证据保全等手段应是减轻原告证明压力的可行对策。

（一）谨慎适用推定规则

推定是指根据某一事实的存在而作出与之相关的另一事实存在（或不存在）的假定。适用推定规则时是通过证明对象的转化，降低承担客观举证责任者不能证明的风险。主张推定事实的一方当事人只需证明推定适用的前提或基础事实，在没有相反事实的情况下，运用逻辑和经验法则直接认定欲证明事实的存在。

在方法发明专利侵权诉讼中适用推定规则是许多国家奉行的基本做法。日本《专利法》第104条规定，对于物的生产方法之发明已经授予了专利权的，在提出专利申请之前该物在日本国内不是公知之物的情况下，可以推定出现的与该物相同之物就是使用了该发明方法而生产的。如果要否定专利权人所主张的组成侵权行为的物品、方法的具体形态，那么被主张的侵权人则必须公开其自己具体的行为形态。h［日］田村善之：《日本知识产权法》，李希同等译，知识产权出版社2011年版，第301页。这一规定是将《TRIPS协定》第34条中（b）项规则转化为国内法加以适用的结果。i“在专利侵权诉讼中，如果专利的内容系获得产品的方法，司法当局应有权责令被告证明其获得相同产品的方法，不同于该专利方法。成员应规定，至少在下列情况之一中，如无相反证据，则未经专利所有人许可而制造的任何相同产品，均应视为使用该专利方法而获得： （b）如果该相同产品极似使用该专利方法所制造，而专利所有人经合理努力仍未能确定其确实使用了该专利方法。”我国司法实践中对非新产品制造方法发明专利侵权诉讼适用推定规则也进行了探索。最高人民法院在相关司法文件中强调，“使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”j《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》，载《人民法院报》2011年12月21日，第 1 版。

我国司法实践中对适用推定规则确立了较日本专利法和《TRIPS协定》规则更为严格的条件，因此不会发生违背或与《TRIPS协定》要求不协调的问题。方法发明专利侵权诉讼适用推定规则对原告程序利益的保护弱于“新产品制造方法发明专利”中的保护，但强于一般产品发明专利和实用新型、外观设计专利权人的程序利益保护力度，符合专利法保护专利权人的利益，鼓励创新的立法精神，符合我国目前实行的“加强保护、分门别类、宽严适度”的专利保护司法政策，也是履行承诺、适应国情、适应国际知识产权保护的发展趋势，加强知识产品司法保护的需要。

在最高人民法院2013年10月公布的八起知识产权司法保护典型案例中，“亚什兰许可和知识产权有限公司、北京天使专用化学技术有限公司诉北京瑞仕邦精细化工技术有限公司、苏州瑞普工业助剂有限公司、魏星光等侵害发明专利权纠纷案”，就是一起合理运用证据规则以事实推定的方式认定侵犯产品制造方法专利权的典型案例。k参见《最高人民法院公布八起知识产权司法保护典型案例》，载《人民法院报》2013年10月23日，第2版。最高人民法院在评价该案的典型意义时强调，“这种方法合理减轻了方法专利权利人的举证负担，对于便利方法专利权利人依法维权具有重要意义。”

当然，适用推定规则必须保证被告的辩论权。推定只是一种假定，尤其对于事实推定，没有相反证据存在是其能够成立的必要条件。赋予被告提出证据进行反驳的机会，是有效推定的必要程序保障。当然，被告行使辩论权，也不能只提出一个已被公开的技术方法进行反证，而是必须提出其自己的制造方法不同于专利方法的证据。

（二）充分利用证据保全制度

证据保全是指在正式进行证据调查日期之前，对可能难以或者无法取得的证据事先进行证据调查并将其结果加以保存的诉讼程序。l2012年新修订的《民事诉讼法》第81条规定了民事诉讼前、诉讼中进行证据保全的条件和程序规则，m在 证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。证据保全的其他程序，参照适用《民事诉讼法》第九章保全的有关规定。为丰富证据收集手段，克服举证困难提供了有力的法律依据。

方法发明专利侵权诉讼对证据保全的需求更高。针对方法发明专利侵权诉讼中侵权事实多偏在于被告人一方的情况，在存在证据灭失或难以取得的危险时，善于运用证据保全制度，能够取得有效减轻举证压力的效果。“方法专利所保护的是产品的生产方法或工程的施工方法，使用专利方法表现为一个行为的实施过程，方法专利的特点决定了对其构成侵权的行为也具有‘无形’这一特点，并且这一过程一般是不为外界所知晓，构成侵权的证据往往不易取得或不易全部取得”n。由于我国没有规定证据开示制度，当事人获取证据的能力和方法也非常有限，在满足证据保全条件的情况下，当事人申请或由人民法院主动采取保全措施，根据个案不同情况，对涉案证据材料采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法保存其证明力，能够比较真实地还原被告实际使用的方法，为法院对是否存在侵权行为做出准确判断夯实基础，不失为可取的收集证据手段。

方法发明专利侵权诉讼中，申请人利用证据保全迫使被申请人提出证据的作用比较明显。由于采取保全措施时，取证过程及其结果是证据持有者无力控制的，为防止出现不利自己的保全后果，被申请人更愿意配合法院提交相应证据材料。从平等保护当事人权利的角度出发，充分利用证据保全还应注意以下几个问题：

1.明确技术人员介入证据保全程序的规则

为确保证据保全实现预期效果，可以根据案情需要，邀请有关专业技术人员按照相应的技术规程协助取证，实施证据保全措施。对一些涉及较强专业技术的问题，依靠审判人员、执行人员的力量难以完成的证据保全，邀请相关领域专家参与保全工作同样是非常必要的。

2．对涉及商业秘密的被保全证据应当采取有效的保护措施

为防止在试图解决一个问题的同时带来更多的问题，被保全证据如果涉及商业秘密，无论是证据保全过程还是证据保全后的审查、质证环节，都应该不公开进行。日本《专利法》规定，如果申请人以商业秘密相关为由拒绝公开的，无论侵权存在的可能性有多大，公开义务不能发挥作用。法院应采用非公开审理程序，审查是否真正存在商业秘密。这种做法对于避免证据质证与保护商业秘密的关系失衡具有积极作用。

虽然我国民事诉讼法对涉及商业秘密案件规定了当事人申请不公开审理的可以不公开的规则，但具体如何既不公开审理又能够完成质证、审理任务，其具体的程序规则并不十分明确。被保全证据必须依法进行质证方能作为认定案件事实的根据，不能以所提供的证据涉及商业秘密为由而拒绝质证。质证当然也就要将证据向对方开示，否则就无法质证。为了防止扩散商业秘密，可以借鉴日本做法，“只对对方当事人的代理人（代理律师）公开相关书类，并听取相关意见。同时对其课以保密命令。”o同注释h 。

被保全证据无论是否涉及商业秘密，法院采取证据保全措施后，在法庭证据调查程序到来前，该证据材料只应被法院封存或由指定的第三方保管，不能向申请人单方开示，以防止商业信息被竞争对手知悉并不当利用。

3.拓展证据保全在“确定事、物现状”方面的功能

我国现行证据保全制度的功能，主要体现为消极地保有证据使之不至于灭失证明力。对于方法发明专利侵权诉讼而言，原告仅通过广告或类似途径了解到被告可能有侵犯专利权行为，却无从获得相关产品的情况下，并不能申请证据保全。对此，我国台湾地区“民事诉讼法”第368条第1项规定值得借鉴，“就确定事、物之现状有法律上利益并有必要时，亦得申请为鉴定、勘验或保全书证，”肯定了证据保全兼具诉前确定事实的机能。德国司法实务中关于专利侵害的证据保全，也多以确定物之状态为目的而行证据保全p参见沈冠伶：《智慧财产权保护事件之证据保全与秘密保护》，载《台大法学论丛》第36卷第1期，第228页。。

确立证据保全在“确定事、物现状，以整理、限缩争点”方面的功能，“藉此一方面可因某程度事实之厘清，有助于促成当事人以裁判外方式解决纷争；另一方面亦能有助于在本案诉讼上可以集中就法律问题或其他争点进行审理”q邱联恭在司法院民诉法研修会第649次会议发言，转引自沈冠伶：《智慧财产权保护事件之证据保全与秘密保护》，载《台大法学论丛》第36卷第1期，第226页。。充分发挥证据保全在确定事、物现状方面的功能，在被保护的权利是否受到侵权尚未明确之时，能够帮助专利权人收集证据，了解事实或物体的现状，通过证据调查知悉、认识到为主张权利所必要的事实；有助于当事人研判纷争的实际状况，进而选择有利的纠纷解决方式，避免提起无谓的诉讼，达成预防诉讼或减少诉讼的效果。针对方法发明专利侵权诉讼中证据分布与举证责任分配不对称的情形，我国也应当尝试拓宽证据保全适用条件，赋予其确定事、物现状的功能，但也应兼顾真实发现与秘密保护利益。

［l日］兼子一、竹下守夫著：《民事诉讼法》，白绿铉译，法律出版社1995年版，第117页。

n国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年版，第324页。

It is hard to distribute the burden of proof in tort lawsuit of process patent scientifi cally for the specialty of this kind of patent infringement. In order to adapt the trend of international legal practice of intellectual property and improve the protection of intellectual property, the patent related regulations should pay more attention to the distribution of the burden of proof in tort lawsuit of process patent. Therefore, the inversion of burden of proof system,the evidence preservation system and the presumption rules should be merged together to improve judicial effi ciency and justice.

tort lawsuit of process patent; distribution of the burden of proof; inversion of burden of proof

张丽霞，南开大学法学院副教授，法学博士

本文系“985工程”南开大学法学学科建设项目：《当事人民事诉权保护研究》的阶段性成果。