美国商标权保护的域外扩张

文/赵雷/美国印第安纳大学McKinney法学院

美国是我国最大的贸易对象之一，但美国可能也是对我国的出口贸易造成最大困扰的国家。美国的本土工业，在生产成本乃至技术渐渐丧失优势的情况下，频频引用337条款,借用专利侵权之名，实施贸易保护主义之实。但是与贸易保护主义倾向性明显的美国国际贸易委员会(ITC)相比，在涉及知识产权争端的司法判例中，美国的法院一般表现的相对温和。但是，最近的一些法院的商标域外保护的司法判例显现出让人不安的变化，这些变化可能对我国的国际贸易活动产生重要影响。本文分析美国商标法判例的这一最新进展，以期未雨绸缪。

一、商标权利刑法保护的域外扩张

新近的一个司法判例显示，对我国的某些企业来讲出口贸易中某一个看似普通的订单实际上可能是一个包藏风险的诱饵，接受该订单就可能不知不觉的被钓鱼执法，触犯美国的刑事法律，以至于一旦踏上美国的领土，就面临被刑事拘捕、并卷入旷日持久的刑事诉讼的危险。并且，尤其值得注意的是，该最新判决可能成为美国企业不正当竞争，打击我国企业的工具。

在姚安红诉印地安纳州（An Hung Yao v. State）一案中，印地安纳州最高法院判定复制他人产品的商业外观（Trade Dress）可能构成伪造罪和盗窃罪，即伪造罪和盗窃罪将适用于在产品中模仿他人商业外观的行为1. See An Hung Yao v. State,975 N.E.2d 1273,1282 (Ind.2012)，Yao（姚安红）是本案的被告之一。.。这是迄今为止对商标权的最宽泛的刑法保护规定。该判例给商标、商业外观的所有者以宽泛的刑事救济权利，将使得身在中国的企业，尤其是那些“山寨”他人产品的企业可能受到美国刑法的追诉，因而该案的判决值得深入分析。在本案中，被告林某在得克萨斯州休斯顿市拥有一家公司，该公司从台湾进口并在美国销售一种气枪玩具。该气枪虽然并没有标注武器生产商Heckler &Koch公司的商标，但是却是Heckler & Koch公司某型号枪械的高度仿真产品。Heckler & Koch公司和印地安纳州警方合作从林某在得克萨斯州的公司订购了一批该玩具气枪，并要求林某把该玩具气枪邮购到印地安纳州的一个地址。林某由于销售该气枪到印地安纳州的行为被印地安纳当地警方以涉嫌盗窃和伪造的重罪拘捕并被指控2. Id. at 1275.。

印地安纳州刑法典第5章第2条（a）部分规定：“非经授权，任何人明知或故意的制造或宣称制造了超过一个实际已经由他人制造的书面文书（written instrument）的行为构成伪造罪(D级重罪）。”3. I.C. 35-43-5-2(a).本案的关键点在于书面文书这一概念。也即书面文书是否可以引申解读为包括本案中仿制的玩具气枪。印州最高法院宣称，考虑到该法条的立法目的和以往案例，书面文书这一概念应该被给于广义的解读。最高法院在其判决意见中写道：

“乍一看，似乎很显然，书面文书至少必须包括某种形式的文件。不过，我们同意雅各布斯一案法院的判决意见，也即立法者在刑法典该条款中扩大了‘书面文书’的范围和定义。刑法典本条款的立法的意图是‘书面文书’意指的不仅仅是文件，纸张和其他含有文字的事物。相反的，该术语包括含有价值、权利、特权或身份辨识相关信息的其他物体。本案中，很显然的是一种手枪或步枪——就像没有署名的莫奈的画、冯雷明顿的雕塑和蒂凡尼花瓶——可能是伪造犯罪的犯罪对象。如果伪造犯罪必须要求仿造品上实际写有或标有被仿造品的标示的文字才能使罪名成立，则与刑法典本条款的立法初衷不符，并且会使得许多仿造行为脱罪。”4. 975 N.E.2d 1273,1280 (Ind.2012).

印地安纳最高法院认为，被告林某进口并销售的仿真玩具气枪，即使没有标注原告的商标，也可以是伪造罪所规定的伪造品，因而被告持有并销售该玩具气枪的行为可以构成伪造罪5. Id. 1281-1282.。并且，该法院认为，被告的伪造行为妨害了原告行使其商标权。而该妨害行为，符合印地安纳州刑法盗窃罪规定的构成盗窃行为之一的“控制行为”的一种，因而被告的行为也可能同时构成了盗窃罪6. Id.。换言之，印州最高法院认为盗窃罪可以用于包括无形财产，即本案中的商标。并且，即使原告从来没有完全失去对该财产（商标）的控制，盗窃犯罪也可以发生。从犯罪构成要件的角度分析，印第安纳州最高法院似乎认为被告的行为满足：（1）未经授权采用了他人的商标（商业包装），（2）把采用该商业包装的产品在印地安纳境内销售,就可以构成伪造罪和盗窃罪。

印第安纳州最高法院对伪造罪和盗窃罪的刑法规定的解读无疑是一种非常宽泛的司法解释。无论是对伪造罪的扩大解释，把一件以功能为卖点的玩具手枪与艺术品等同而认定为“书面文书”，还是把盗窃的犯罪对象扩大到商标权利，都是值得斟酌的。与商业外观一样，专利技术同样可能是一个产品的重要组成部分。如果仿制商业包装可以构成伪造罪，那么遵循同样的逻辑，仿制专利产品的专利侵权行为或许也可以看成一种仿制，因而也构成伪造犯罪。同样宽泛而牵强的是对模仿商业包装构成盗窃犯罪的判决。专利侵权同样可以说是“妨害”专利权人的专利权，是否也应被判定为盗窃犯罪？在州立法机构未加明确某行为是犯罪的情况下，印地安纳最高法院的法律解释把一类不无争议的行为直接解释为犯罪显然是不谨慎的。即使立法机构可以跟进、修改法律，该法院该判决对本案及其他一些刑法被告人造成的危害也将无法挽回。

并且，印第安纳州最高法院的判决也是一种非常危险的司法解释，因为法院对刑事案件一般拥有更广泛的管辖权，而该解释可能会显著的扩大法院的管辖权。比如，印地安纳州的刑事诉讼法规定，“该人的行为按照本州法律构成犯罪，或该人的行为造成的后果按照本州法律构成犯罪，二者之一或同时发生在印地安纳境内时，印地安纳就具有管辖权。”7. I.C. § 35-41-1-1(b).印州最高法院认为，本案中被告林某的行为或其行为的后果可能发生于印地安纳境内，因此不能否认本州法院具有管辖权8. 975 N.E.2d 1273,1277 (Ind.2012).。必须指出的是，虽然本案中的被告林某居住于美国得州，但是本案的判决意味着，只要被告曾经向印地安纳州境内邮寄销售过某货物，而该货物可能涉及商标（商业外观）侵权，被告就可能被以伪造和盗窃起诉，无论被告是否居住于美国。居住于美国只是使得该起诉更便利。该判例对我国公民的影响就是：涉嫌商标侵权的我国公民一旦进入美国，尤其是在美国公司和地方警方钓鱼式执法的情况下，就可能面临刑事拘捕并面临刑事起诉。

二、商标权利民事保护的域外扩张

（一）最高法院：宝路华钟表公司诉斯蒂尔案

与印地安纳最高法院的激进的刑法判例相比，联邦法院对商标的域外保护的扩张是一个渐进的过程。宝路华钟表公司诉斯蒂尔（Steele v. Bulova Watch Co.）9. Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 285-87 (1952).一案是美国最高法院审理的唯一的一个美国商标法的域外适用的案例，因而最高法院在本案中关于美国联邦商标法“兰哈姆法”（Lanham Act）的域外适用的分析和判决标准成为美国各级法院判决商标法的域外使用问题的基本框架。“兰哈姆法”禁止任何人非经商标所有人的同意而使用该商标，但是美国国会在该法中并没有清楚的规定该法什么情况下可以适用于域外的“商标侵权”行为，因此，当最高法院第一次（也是唯一的一次）在宝路华钟表公司诉斯蒂尔一案中就“兰哈姆法”的境外应用进行判决的情况下，该案的判决观点就显得尤为重要。

在本案中，被告斯蒂尔在墨西哥制造并销售了假冒的、标有原告宝路华商标的手表。被告只在墨西哥城销售这些假冒手表，因而这些手表并未被直接进口到美国。但一些顾客把在墨西哥购买的假冒宝路华手表拿到在美国境内的店铺要求维修，所以该“宝路手表”确曾流入了美国10. Id. at 285.。该案被上诉到最高法院后，最高法院在判决书中首先指出，一般而言，在国会没有表示其有意用某法律管控境外的活动时，该法律的效力止于美国边境11. Id. at 287.。但是，最高法院接着指出“国会有权力禁止美国公民进行的不公平贸易行为，即使该行为发生于美国领土范围以外。”12. Id. at 282.此外，最高法院认为，“兰哈姆法”本身的“管理所有的可合法地受国会监管的商业活动”的用语表明国会打算赋予“兰哈姆法”域外效力的意图。并且，最高法院指出，因为“商业”一词包括“与外国的商务活动和几个国家商人之间的商务活动”，因此，这样的语言也显示国会有意使“兰哈姆法”的效力超出美国边境13. Id. at 285.。法院进而指出分析该法是否适用于发生于美国境外的商标侵权活动应具体考虑三个因素：（1）被告的行为是否对美国商业活动有一定影响，（2）被告是否是一名美国公民，和（3）美国法院作出判决是否可能会与外国法律发生冲突14. Id. at 286-289.。本案中，由于假冒的手表确曾流入美国境内，所以该假冒活动对美国境内的商业活动有一定影响。其次，被告是美国公民。并且被告虽然在墨西哥抢注了宝路华商标，但该商标已经被墨西哥有关方面取消，因而美国法院听审该案不会与外国（墨西哥）的法律发生冲突。法院认为，应用这三个因素进行分析后，“兰哈姆法”可以适用于本案，法院具有管辖权15. Id.。最高法院在本案分析中采用的这三个因素就成为此类案例的判决标准，称为宝路华标准或斯蒂尔标准。但应该指出的是，最高法院在本案中并没有明确指出是否三个因素都满足才能判定美国法院具有管辖权，也没有明确三个因素各自的权重。

美国最高法院在宝路华一案中判定“兰哈姆法”对商标的保护效力可以超越美国边境,在特定情况下美国最高法院会毫不犹豫的把美国商标法的权力触角延伸到美国境外。但是美国最高法院仅有的这一有关商标法的域外效力的判例年代久远，并且如前所述，该案中最高法院对三因素作用的论述并不清晰。随后，各联邦法院的判决显示各法院多乐于采用一种趋于扩大“兰哈姆法”在境外应用的判决标准。

（二）其它联邦法院的三因素分析

几年后，第二巡回法院在名利场·米尔斯诉伊顿公司（Vanity Fair Mills v. T. Eaton Co.,）16. Vanity Fair Mills v. T. Eaton Co., 234 F.2d 633 (2d Cir. N.Y. 1956).一案中也对“兰哈姆法”的域外应用问题作出了判决。本案中，原告名利场公司拥有并且在其生产的妇女服装上使用了“名利场”商标。被告伊顿公司是一家加拿大的零售商，在原告在美国注册“名利场”商标一年后，被告在加拿大注册了“名利场”商标并开始使用该商标于该公司在加拿大生产的服装产品上17. Id. at 637-38.。后来被告伊顿公司在美国购买了原告公司的“名利场”品牌的商品，并进口到加拿大销售18. Id. at 638.。原告在纽约联邦地区法院起诉伊顿公司商标侵权。联邦地区法院驳回诉讼请求，认为该法院缺乏对争议问题的管辖权19. Id. at636.。在上诉中，联邦第二巡回法院维持地区法院的判决。第二法院采用了美国最高法院在宝路华诉斯蒂尔一案中的标准，从三个方面分析该法院是否可以听审该案。首先，法院认为，在本案中首先要考察的是被告行为是否对美国的商务活动产生“可观的”影响。因为被告在美国持续的购买了原告的商品，出口到加拿大销售，法院认为本案中该影响存在。其次，法院认为需要考察被告是否美国公民。本案中被告是加拿大注册的公司，不是美国公民。第三，法院认为需要考察法院的判决是否会与它国法律发生冲突，法院认为本案中美国法院管辖该案会与加拿大的法律发生冲突，因为被告在加拿大注册了“名利场”商标，而该注册的商标在加拿大仍然有效20. Id. at 641-643.。法院指出，前述的三个因素中有两个因素不支持美国法院具有管辖权的结论，因而法院判决该院不具有管辖权21. Id.。

至少从字面上看，联邦第二巡回法院在本案中采用的“名利场”标准严于最高法院的宝路华标准，因为“名利场”一案要求发生在美国境外的“商标侵权”对美国境内的商业活动具有“实质性的”（substantial）影响效果，而美国最高法院在斯蒂尔一案中仅要求境外商标侵权活动具有“一定的”影响效果。但这种稍显严格的标准并不是主流意见，多数美国法院在随后的判决中没有采取“名利场”一案的“实质性的”影响效果标准，反而是渐渐的放松了境外商标侵权对美国商业活动影响的要求。比如，在卡尔文·克莱恩诉BFK香港有限公司（Calvin Klein Industries v. BFK Hong Kong, Ltd.） 一案中，被告为原告在美国境外代工生产了一批标有原告的卡尔文·克莱恩商标的运动服。后由于合同争端，原告拒绝接受该批货物。被告试图在美国境外销售该批货物以降低损失。原告在纽约南区联邦法院起诉被告，要求法院禁止被告在国外销售标有原告商标的货物22. Calvin Klein Indus. v. BFK H.K., Ltd., 714 F. Supp. 78 (S.D.N.Y. 1989).。本案中在分析“影响效果”这一因素时，法院判定，被告的行为可能吸引了原告的潜在顾客，使得原告的销售可能下降，这种影响可以满足影响效果的要求。并且，被告的行为吸引了原告的海外授权经销商的潜在顾客，这也足以满足该“效果”要求23. See Calvin Klein Indus. v. BFK H.K., Ltd., 714 F. Supp. 78 (S.D.N.Y. 1989).。此外，在瓦那库公司诉维伏公司24. Warnaco Inc. v. VF Corp., 844 F. Supp. 940 (S.D.N.Y. 1994).（Warnaco Inc. v. VF Corp.）一案中，“效果”要求也很宽松。在该案中，法院判定：判定法院是否依据“兰哈姆法”具有对境外的商标侵权行为具有管辖权，只要原告证明被告的行为可能“损害原告的名誉就足够了”25. See Anna R. Popov, Note, Watering Down Steele v. Bulova Watch Co. to Reach E-Commerce Overseas: Analyzing the Lanham Act's Extraterritorial Reach Under International Law, 77 S. Cal. L. Rev. 705, 708 (2004).。该案中美国瓦那库公司持有华纳商标，而被告西班牙维维飒（Vivesa）公司是华纳品牌内衣的授权经销商26. Id. at 943.。本案中的另一个被告维伏公司是原告瓦那库公司的竞争对手,并购了维维飒公司27. Id. at 943-44.。瓦那库在其起诉中宣称维伏公司处理维维飒公司持有的华纳品牌内衣的行为，损害了华纳的商标品牌名誉28. Id. at 944-945.。法院判定被告的行为如果对原告的商业名誉可能构成损害，那么该行为就足以满足“影响效果”这一因素的要求29. Id. at 951.。另外，在利维斯特劳斯公司诉日出国际贸易公司（Levi Strauss &Co. v. Sunrise Int'l Trading Inc.）30. Levi Strauss & Co. v. Sunrise Int'l Trading Inc. 51 F.3d 982 (11th Cir. 1995).一案中，某种所谓“伪造”的商品仅仅在运输到欧洲的途中经过美国境内，法院判定，仅仅该过境行为就足以给美国法院以管辖权，使美国法院可以应用“兰哈姆法”对境外发生的所谓的商标侵权行为行使管辖31. Id.。

并且，美国各下级法院对宝路华案中三因素中的其它两个要件的要求也逐渐降低，使“兰哈姆法”的境外应用更为容易。例如，关于与国外法律“冲突”的因素的要求，法院指出，正进行的诉讼和正进行的商标注册申请不足以造成美国法与外国法的冲突，只有外国法院已经作出的最终的明确判决或已经注册的有效的商标，才有可能可以排除美国法院的管辖权的成立32. See Robert Alpert, The Export of Trademarked Goods from the United States: The Extraterritorial Reach of the Lanham Act, 81 Trademark Rep. 125, 140 (1991).。

（三）最新动向：麦克比诉得利卡一案的两因素分析

宝利华一案毕竟是半个多世纪以前的判例，该案后，美国最高法院一直没有就商标法的域外保护作出新判决。美国最高法院最近就反垄断法的域外应用作出了判决，而广泛引用该反垄断法判例的第一上诉法院的麦克比诉得利卡（McBee v. Delica）一案则可能具有指示最高法院对商标的域外保护的态度的效果33. McBee v. Delica, Co., 417 F.3d 107,111 (1st Cir. 2005).。本案中，原告为美国著名音乐家塞西尔·麦克比（Cecil McBee），被告为日本得利卡公司，本案中被告未经同意用原告的名字做为其服装产品的商标，并在日本注册获得了该商标。被告设有一产品网页宣传、介绍该产品，该网站使用的基本是日语，并且该网站不具有网上购货的功能。该产品的销售基本上局限于日本国内，并且被告公司的内部政策禁止对来自美国的订单接单、供货34. Id.at112.。原告订购了一些该品牌的服装，但只有一部分货物按照原告的要求直接由被告一些零售店直接寄到美国，对另一部分产品，被告的零售店拒绝直接邮寄到美国的购货地址，而是寄到了日本的收货地址35. id. at 113.。原告在美国起诉得利卡公司，称被告非经原告授权而用原告的名字于商业活动，误导了消费者，使消费者误认为原告同意、或支持被告的该产品，对原告造成了损害36. Id. at 115. See also 15 U.S.C. §1114 (2006).。

联邦地区法院大致采用了名利场一案的标准进行分析，判定该案不宜在美国听审37. Id. at 116.。联邦第一上诉法院虽然维持原判，但采取了不同的分析标准。第一上诉法院认为本案判定管辖权的第一个问题是被告是否是美国公民；如果被告是美国公民，则美国法院具有管辖权，并且认定管辖权存在不需要再进行其它的分析38. McBee, 417 F.3d at 111.，因为“议会意欲管辖所有的可以被议会合法监管的商业活动39. Bulova Watch, 344 U.S. at 287.。议会有权监管美国公民的活动，即使该公民的活动发生于美国境外”40. See McBee, 417 F.3d at 118.。如果被告不是美国公民，第一上诉法院认为法院则需要分析第二个问题“境外侵权活动是否对美国境内的商业活动存在显著影响？”如果存在显著影响，则美国法院有管辖权，美国商标法可以用于发生于境外的该侵权活动；否则，则美国法院没有管辖权41. Id. at 111.。所以是否有管辖权，第一巡回法院秉持的标准实际上是两步分析，而不是名利场一案里采用的三因素分析。管辖权是否成立的分析已经完成，但法院认为即使法院有管辖权，法院还要斟酌是否要真的实施管辖，法院需要考虑宝路华一案中的第三个因素，即如果美国法院行使管辖的话，是否会与外国法冲突42. Id. at 111, 121.。本案中，被告是外国公司，法院指出这时确认对该争端具有管辖权需要证明被告的所谓商标侵权活动对原告境内的商业活动有影响，并且，需要这种影响从质和量上看都决定了美国有足够大的利益来行使管辖43. Id. at 120.。上诉法院认为这种显著的影响在本案中不存在，无论是被告的日文网页（不支持网上直接购物）、被告在日本本土的销售行为，还是其微薄的销往美国的销量（原告订购的货物）都不满足“影响”的要求44. 417 F.3d at 111, 124-26.。法院最后判定美国法院对被告的所谓侵权行为无管辖权45. Id. at 122-23.。相对于其它判决，第一上诉法院在本案中从两个方面放松了管辖权成立的标准：第一，被告如果具有美国公民身份可以直接使管辖权成立，无须考虑其它因素；第二，宝路华一案的三因素分析被简化为两因素分析，第三个因素不再是管辖成立与否的要件。

第一上诉法院在本案中大量引用了最高法的一个反垄断法案例46. Hartford Fire Ins. Co. v. Cal., 509 U.S. 764 (1993).。考虑到最高法院已经很久没有就“兰哈姆法”的域外效力作出判决，而本案中被引用的反垄断法的案例是最高法院较新的关于美国法律境外应用的案例，应该反映了最高法院在美国法律域外应用的最新态度。并且美国联邦商标法和反垄断法两种法律，具有相似的政策目的。商标法的立法、政策目的之一就是促进竞争47. See Qualitex, 514 U.S. at 163-65.。例如，美国商标法中的对商业包装的非功能性要求就具有防止商标所有人利用商标权控制垄断该性能的作用，从而保证了公平竞争48. See James E. Stewart & J. Michael Huget, Trade Dress: Protecting a Valuable Asset, 74 Mich. B.J. 56, 58 (1995).。而反垄断法的背后立法目的和政策也是公平竞争49. See, e.g., Northern Pac. Ry. Co. v. U.S., 356 U.S. 1, 4 (1958) .，因而两种法律背后的司法政策考量也是一致的。一般认为，美国法院常在现有的法律不明确时，常求助于政策性分析来决定法院判决的走向50. 参见赵雷:《美国2011年专利法第一案Myriad案评析—人类基因可专利性的再思考》，载《知识产权》2012年第6期，第93页。，因而该商标法案例的判决引用反垄断法的判决似乎是相宜的，并且可能准确的反映了最高法院在这一问题上的态度。

三、余论

当林某接到来自印地安纳的玩具气枪的订单时，她决不会想到这一订单会给她带来牢狱之灾，虽然她可以被保释，但是随后的旷日持久而又昂贵的诉讼却无可避免。同样的遭遇可能发生于我国的企业身上。我国作为所谓的世界工厂和美国最大的贸易对象之一，美国商标法的域外保护的扩张不可避免的会对我国的国际贸易活动产生一定的影响。美国法院对商标的刑法保护的域外扩张，对我国的普通公民无疑具有很大的隐蔽性和危险性，尤其是在美国商标所有人和地方政府合谋、钓鱼执法的情况下，我国的企业和个人面临的风险加大。并且，不但是商标权利的刑事保护力度加大，美国联邦法院对商标权利的民事保护也趋于加强，美国法院用其本土法律对商标行使域外保护的门槛日益降低并趋于灵活。这一趋势对于依赖出口贸易的我国企业提出了更高的要求，我国的商企业必须要谨慎应对。

应对美国商标法的域外扩张，前述的刑事和民事判例的分析提供了应对美国法律管控的思路。对于“山寨”文化、模仿风气盛行的我国一些企业来说，在美国有意扩张其商标法的境外效力的背景下，了解美国的商标法律就尤其必要。举例来说，美国的判例法的新进展提供的最直接的一条经验或许就是：对敏感的、可能涉及商标侵权的产品拒绝直接发货到美国。无论是前述的姚安红一案，还是麦克比一案，管辖权是否成立的关键一点都可以归结为对美国境内的直接销售行为。因而，避免某些敏感货物的直接的对美国境内的销售至少可以部分的避免美国商标法对境外商标侵权管辖的成立。此外，前述商标法的各民事判例中，讨论的都是法院的客体管辖权的问题，但是严格来说原告成功在美国提起诉讼，既需要建立法院的客体管辖权，也需要建立属人管辖权51. See Fed. R. Civ. P. 12(b)(2).。当被告是外国人，并且所谓的商标侵权活动发生于美国域外的时候，法院建立属人管辖权的并不容易52. See Pebble Beach Co. v. Caddy, 453 F.3d 1151, 1153 (9th Cir. 2006).在圆石滩公司诉凯蒂（Pebble Beach Co. v. Caddy）一案中，原告是美国圆石滩公司, 被告为英国一提供食宿的小的旅馆,也自称是圆石滩并且拥有域名为圆石滩（英国）网站，但不提供网上订房服务。原告在美国提起商标侵权之诉。第九上诉法院认定法院缺乏对该案的属人管辖权，因为建立属人管辖权的最小联系、关联标准未满足。法院指出建立属人管辖需要两个必要要件：被告（1）“有目的地利用”自己在法院属地中进行活动的有利条件而受益；或（2）有意把他的个人行为和法院属地发生关联，即被告行为发生于该属地或直接影响该地。法院认为本案中，被告没有利用可以在原告、法院属地活动的有力条件受益，也没有有意的关联法院属地的行为，并且被告没有明示的意图招揽加州或美国的旅客，因而其行为不能建立属人管辖。。第九上诉法院在圆石滩公司诉凯蒂（Pebble Beach Co. v.Caddy）53. Id.一案中认为，美国法院对发生在美国境外的所谓商标侵权行为实行管辖还需要满足属人管辖权的要求，而建立属人管辖权需要满足“最小联系”要求，即要求被告实行的商标侵权行为是故意的，该行为明确的指向美国，并且该行为引起了损害54. Id. at 1156.。相对于前述的从宝路华到麦克比等案件要求的客体管辖的标准，第九上诉法院的属人管辖可能是要求更高的标准，因而可以相对的、较好的阻止商标保护的域外扩张。虽然第九上诉法院在该案中的判决并不是主流观点，但是该案的判决提供了一种防止美国的商标保护域外扩张的抗辩理由。

但是，追本溯源，我国的企业提高自己的产品品质，提升自己的商标品牌可能仍然是最根本的应对策略。“山寨”行为对我国的企业来说，在一定时间、一定范围之内可能是必要的，但山寨行为并不是可以产生高附加值的行为。品牌长久发展为计，企业必须创新。即使是在“山寨”基础上的、一些初步的“加法”式的创新也是有益的进步。