中美假冒专利标记制度比较研究

张慧霞

中美假冒专利标记制度比较研究

张慧霞

中美两国的专利法中都有关于假冒专利标记的规定，其表现形式大同小异，但是中国对假冒专利标记的处罚主要以行政处罚为主，而美国对假冒专利标记行为则以公益诉讼的形式解决，任何人都可以代表美国政府对假冒者提起诉讼。中国对假冒者的行政罚款全部收归国库，而美国对假冒者的公益诉讼的罚金一半归原告，另一半归美国政府。2009年美国法院改变了罚金的计算方法，从过去的对每一批违法产品罚款500美元以下改变为对每一件违法产品罚款500美元以下，从而引起了此类诉讼的爆发。从两国法律规定、法律责任、适用条件等方面进行了对比分析，以期对我国提供借鉴。

假冒 专利标记 中国 美国

一、两国专利法中的假冒专利标记行为

（一）中国

在2008年修订的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）中，将假冒他人专利和冒充专利合并为《专利法》第63条，统称为“假冒专利”。与此相适应，2010年《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）中关于假冒他人专利和冒充专利的条款也随之进行了修改。

《专利法实施细则》第84条规定了五种假冒专利标记行为：1.在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；2.销售上述1产品的行为；3.在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；4.伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；5.其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

（二）美国

美国《专利法》第292条（35 U.S.C. § 292）是关于假冒专利标记（false marking）的规定。根据该条规定，假冒专利标记包括三种情况：1.未经专利权人同意，任何人在其所制造使用或出售的物品或广告中使用专利权人的姓名、专利号或专利权人等标记，意图伪造或仿造专利权人的标记，或意图欺骗公众使其相信该物品是经专利权人同意而制造或出售的。2.以欺骗公众为目的，将非专利物品冒充为专利物品，包括在未取得专利的物品上或广告中标注或使用专利字样；3.以欺骗公众为目的，对在其并未申请专利，或已申请而并非在审查中时，就在物品上标注、缀附，或者在有关广告中使用“已申请专利”、“专利审查中”字样。

（三）二者比较

中国《专利法实施细则》规定的五种假冒行为中，第5项是兜底条款，第2项是销售行为，第4项是与专利证书有关的行为，这几项都是美国专利法没有规定的假冒专利标记行为。剩余的第1项和第3项可以与美国的规定进行比较。综合第1项和第3项的规定，假冒专利标记行为包括了如下三种：第一，假冒他人专利标记的行为；第二，将未授权专利冒充为已授权专利；第三，将专利无效或终止后的专利冒充为有效专利，或者将专利申请称为专利。后两种行为习惯上可以称为冒充专利的行为。

美国专利法规定的假冒专利标记行为也包括三种：假冒他人专利标记；将非专利物品冒充为专利物品；将未申请专利标注为“已申请专利”或将未在审查中的专利标注为“专利审查中”。后两种行为也可以合并成为冒充专利的行为。

总体来说，中国专利法规定的假冒专利标记行为的范围大于美国专利法的规定。中国专利法在假冒行为之外，又增加了销售行为、伪造变造专利证书或文件的行为和一个兜底条款。从法律具体规定的几种假冒专利标记行为来看，美国专利法没有明确将“专利无效或终止后的专利继续称为有效专利”是否属于假冒专利标记行为，但是在判例中，法院明确在产品标注已经过期的专利号码有可能构成假冒专利标记（需要同时证明被告具有欺骗公众的意图）。②根据现行的《中华人民共和国刑法》第216条的规定，仅对假冒他人专利的行为进行刑事处罚。2010年，中国各级法院以假冒专利标记罪判决的案件2件，生效判决人数3人。参见《中国法院知识产权司法保护状况（2010年）》白皮书，http://ipr.court.gov.cn/ sfbhzk/201104/U020110504385710556735.pdf，2011-5-12访问。此外，伪造或变造专利证书的，可以根据《刑法》追究刑事责任。鉴于篇幅所限，刑事问题不在本文的讨论范围。由于美国是判例法国家，法院可以在适用法律时进行解释并且创造法律，因此美国专利法不仅仅存在于法条之中，很多规定要在法院的判决中寻找。与中国专利法规定相比，美国专利法强调了将未在审查中的专利标注为“专利审查中”属于假冒行为，而中国专利法对此没有明确规定。但是中国专利法有一个兜底条款，可以将任何法律没有明确的符合该项条件的假冒行为涵盖其中。

二、两国法律规定的假冒专利标记的法律责任

（一）中国

中国《专利法》第63条规定：“假冒专利标记的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予以公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

根据上述法律规定，中国的假冒专利标记行为要负三种责任：民事责任、行政责任和刑事责任。其中民事责任主要是针对假冒他人专利的行为，专利权人可以对假冒者或销售者提出侵权之诉。而对于其他假冒专利标记的行为，只能用行政处罚的方式对其进行处罚。对于构成犯罪的，还要承担刑事责任。②

（二）美国

根据美国《专利法》第292条（35 U.S.C. § 292）第一款的规定，对于假冒专利标记的，每一违法行为应处以不超过五百美元的罚金。而根据第二款的规定，任何人都可以在法院提出对假冒专利标记行为的控告。在此类案件中，罚金的一半将支付给控告人，另一半交给美国政府。可以说，美国法律规定的法律责任也包括了民事责任和行政责任两种。③联邦巡回上诉法院认为：“尽管只赋予了民事罚金，假冒专利标记条款是一个刑事条款。” Pequinot v. Solo Cup Co., 608 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2010)。此外，美国《刑法》第十八编第3571条规定了伪造专利特许证罪。鉴于篇幅所限，刑事问题不在本文讨论范围。

（三）二者比较

总的来说，中美两国的假冒专利标记行为都有民事责任、行政责任和刑事责任的规定，但是追究责任的途径和方式在两个国家区别很大。对于假冒他人专利的行为，在两国都可以通过民事诉讼的方式进行解决，但是对于其他假冒专利标记的行为，尤其是那些冒充专利的行为，在中国只能通过行政处罚的方式进行，而在美国则可以通过公益诉讼的方式进行。根据中国政府的统计，2009年查处假冒他人专利案件30件，查处冒充专利案件548件。④《二○○九年中国知识产权保护状况白皮书》，http://www.sipo.gov.cn/zwgs/zscqbps/201004/2009zhishichanquanbaohubaipish u.pdf，2011-5-12访问。由此可以推断出在中国假冒专利标记行为中大部分都是冒充专利，而冒充专利的处罚方式与美国大有不同。

三、罚款或罚金的数额

（一）中国

对于假冒专利标记的行政罚款，法律规定没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处20万元以下的罚款。这说明中国对假冒专利标记的经济处罚以违法所得为计算标准，没收违法所得加上四倍于违法所得的罚款。没有违法所得的，罚款20万元以下。所有上述罚款都收归国库。对于违法所得，没有上限或者下限的规定，完全以违法者的具体情况而定。而对那些没有违法所得的违法者，罚款数额限定在20万元以下。

（二）美国

根据美国《专利法》的规定，每一违法行为应处以不超过500美元的罚金。至于500美元的罚金怎么计算，则由法院自由裁量。美国第一巡回上诉法院在1910年的判决中认为，每一个不正确标注专利标记的产品都是一个不可分离的违法行为的一部分。反之，一个单独的违法行为就是任何不间断的错误标记（比如标记一个产品）行为的总和（一批产品的全部产量）。比如，如果违法者生产了一批10万件虚假标准的产品，原告能够主张的最高罚金是500美元，而不是5000万美元。⑤London v. Everett H. Dunbar Corp., 179 F. 506 (1st Cir. 1910).由于违法者面临的罚金数额很小，很少有人对违反该条的假冒者提起诉讼。仅有的几起适用该条的案例仅获得了名义上的赔偿金。⑥http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=594703fa-cb31-4d17-8636-79ee617f89a3，2011-5-5访问。

2009年12月28日，美国联邦巡回上诉法院推翻了过去近百年的先例，改变了假冒专利标记行为的罚金计算方法，判决每一个生产错误专利标记产品的行为都构成法律规定的单独违法行为，法院认为法律的规定是要求对每一个违反专利标注要求的产品进行处罚。⑦Forest Group v. Bon Tool Company, 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009) http://www.lexology.com/library/detail. aspx?g=594703fa-cb31-4d17-8636-79ee617f89a3，2011-5-5访问。在该案中，法院最终判决对38件假冒专利标记的产品共罚款6,840美元，折合每件罚款180美元，而这180美元相当于产品的最高售价。⑧http://www.minncle.org/attendeemats/79611/16%20Cotter%20Kahana%20Lafeber.pdf，2011-5-6访问。

此案以后，美国地区法院纷纷采用巡回法院的标准评估假冒专利标记行为的罚款额度，并且降低了法律规定的最大惩罚额度的标准。2011年2月，加利福尼亚的地方法院判决一起假冒专利标记案件，被告罚金数额为每件产品1美元，共计180万美元。⑨King Tuna v. Anova Food, 2011 U.S.Dist.在另一案中，法院认定假冒专利标记行为成立，并且认为每件产品赋予0.35美元的罚款是合适的，该数额约占被告产品平均销售价格的32%。根据法院的说法，这个数额的罚款将会发挥阻止原告不当行为的功能，同时也不会不适当地增加被告承但廉价大批量产品的责任。⑩Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., No. 08-CV-335, 2010 WL 1462757, at *3 (S.D. Cal. Apr. 13, 2010).根据华尔街媒体的一份统计资料，2010年5月至2011年2月的100多件案件中，法院判决的赔偿额从500美元到35万美元不等，平均每个案子大约5万美元。[11]http://www.law.com/jsp/lawtechnologynews/PubArticleLTN.jsp?id=1202489392868&slreturn=1&hbxlogin=1 2011-5-13访问。总的说来，目前法律没有统一的罚款标准，具体罚金数额由法院自由裁量。

（三）二者比较

中国对假冒专利标记的行政罚款以违法所得为计算标准，没有上限或者下限。没有违法所得的，罚款20万元以下。笔者曾经查询了相关数据，全国各地对假冒专利标记的罚款金额从几百元到数万元不等。[12]http://www.sipo.gov.cn/zlgls/zfgl/zftjyfx/，2011-5-13访问。至于是按每一批违法产品罚款，还是按每一件违法产品罚款，没有相应的说明。但是总的来说，如果不是按违法所得计算的话，行政罚款额一般不会超过20万元。

美国对假冒专利标记的罚金的计算以每一违法行为（every such offence）为标准，而对每一违法行为的理解经历了从几十年前的每一批产品（entire production run of a product, i.e. per offence basis）到2009年的每一件产品（per article basis）的转变。正如联邦巡回法院所预测的那样，2009年Forest Group案判决以后有关假冒专利标记的案件犹如一股洪流，针对或大或小各种规模的公司提起。仅在2010年1月到4月间，就有240件假冒专利标记诉讼案件。[13]http://www.mwe.com/info/pubs/False_Patent_Marking_Claims.pdf，2011-5-12访问。许多诉讼是由自认为是公益组织的原告提起的，目的是为了保护公众免受假冒专利标记的损害。另一些是由个人原告提起的，目的是想通过法律规定的赔偿金获得意外收获。有意思的是，没有一起案例是由真正的被告的竞争对手提起的，而他们最有可能因假冒专利标记行为而受到损害。

四、假冒专利标记行为的起诉主体

（一）中国

根据中国法律的相关规定，对假冒他人专利的行为，由专利权人提起民事诉讼，或者申请行政处罚。对其他假冒专利标记行为，即冒充专利行为，由行政机关依职权启动行政处罚程序。

（二）美国

根据美国《专利法》第292（b）条的规定，任何人都可以对假冒专利标记者提起诉讼。这种诉讼在美国称为为公益诉讼（qui tam action），任何人（作为政府的受让人）可以代表美国政府起诉。在2009年的一起诉讼中，地方法院驳回了一名原告诉讼，理由是原告没有能够证明被告的假冒专利标记行为对政府或消费者造成了实质性损害。[14]Stauffer v. Brooks Brothers, Inc., 615 F. Supp. 2d 248, 254-255 (S.D.N.Y. 2009).该案的原告Stauffer是一名专利律师，他发现他购买的几条由被告生产的领带上面标注了两个已经失效的专利，因此以被告假冒专利标记为由起诉。法院认为公益诉讼要求原告证明假冒专利标记“对竞争、对美国经济或者公众造成实质性的损害或者即将造成事实上的损害”，原告承认自己没有受到损害，也没有举出证据证明竞争性损害或对美国经济或公众损害的存在，因此他不能作为原告起诉。该案上诉到联邦巡回上诉法院，2010年9月，联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决，认为Stauffer可以作为公益诉讼的原告和政府诉讼的受让人进行诉讼。法院认为美国主权或者财产权的损害都是政府作为诉讼主体的依据，也是Stauffer作为受让人的依据，在这里并没有竞争性损害的要求。法院认为违反法律的行为本身自然就构成对美国的损害，因为国会通过颁布法律已经定义了什么是损害。法院解释说：“Stauffer的诉讼地位来源于他作为第292条规定的‘任何人’的身份，他不需要再提出与法院管辖有关的证据。”因此，任何主张违反第292条的人都是满足原告条件的人，都应该被赋予诉讼主体的地位。[15]“Qui Tam Plaintiffs Have Standing to Sue for False Marking under 35 U.S.C. § 292 ”http://www.mayerbrown.com/ iplitigationenforcement/article.asp?id=9581&nid=12131，2011-5-5访问。

Stauffer案总体上说是原告的胜利，但是在法官的附带意见中则保护了被告，使其免受因同一行为而受无数诉讼之苦。[16]Qui Tam Plaintiffs Have Standing to Sue for False Marking under 35 U.S.C. § 292 http://www.mayerbrown.com/ iplitigationenforcement/article.asp?id=9581&nid=12131，2011-5-5访问。法院认为政府有权干涉假冒专利标记的行为，如果原告败诉，就相当于排除了政府的干涉，其他人也不能代表政府再次起诉。在加州的一起案件中，法院驳回了原告对其中一名被告的诉讼，原因是该被告在达州被起诉。法院认为加州原告的诉讼请求已经包括在达州的诉讼中，这样，代表政府起诉的权利已经赋予了达州的原告。[17]James Blackburn, Monty Agarwal, and Matthew Bathon，“”FALSE PATENT MARKING” SUITS: HOW JUDGES AND IP RIGHTS HOLDERS CAN RESPOND TO NEW LITIGATION TREND”，in Washington Legal Foundation，Vol. 19 No. 18. http://www.wlf.org/Upload/ legalstudies/legalopinionletter/8-06-10Blackburn_LegalOpinionLetter.pdf，2011-5-5访问。

（三）二者比较

在中国只有利害关系人（专利权人）才能启动民事程序，只有行政机关依职权才能启动行政处罚程序。而在美国，不管是否是利害关系人，任何人都可以代表美国政府起诉假冒专利标记的人。二者相比，美国的每一个公众都被赋予了起诉的权利，这种权利实际上同时也是监督专利标记正确使用的义务，美国的经营者时时处处处于公众的监督之下。一般公众不但可以对假冒专利标记者提起诉讼，而且可以获得罚金的一半，这在很大程度上刺激了一般民众监督的热情。而中国只有行政机关才有权对假冒者进行处罚，这也就意味着普通的消费者或者公众对假冒专利标记行为只能投诉，不能直接向法院起诉，也不能从中获利。这样一来，监督的义务实际上由行政机关履行，如果行政机关怠于履行监督义务，假冒专利标记行为可能就无人问津。

五、被告具有假冒意图的证明

（一）中国

《专利法实施细则》第84条第5款规定了假冒专利标记行为的兜底条款：“其他使公众造成混淆和误认，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。”从行文来看，“其他使公众造成混淆和误认……”表明只有在客观上造成公众混淆、误认的行为才会构成假冒专利标记的行为，该条件也适用于前面几种假冒专利标记行为。

对《专利法》中假冒行为的“混淆、误认”的认定标准，立法机关和司法机关都没有进一步做出解释。笔者认为可以借鉴《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）的相关规定和解释。《反不正当竞争法》第5条第2项将“造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”规定为此类不正当竞争行为的构成要件之一。2007年最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》将《反不正当竞争法》第5条第2项规定解释为“足以使相关公众对商品的来源产生误认，包括误认为与知名商品的经营者具有许可使用、关联企业关系等特定联系”。对于假冒专利标记而言，如果假冒行为足以使相关公众对商品的专利状态产生误认，包括将非专利产品误认为专利产品，将到期专利误认为有效专利，将未申请专利误认为申请中的专利，将申请中的专利误认为已授权专利等，都构成客观上的混淆和误认。

（二）美国

美国《专利法》规定假冒专利标记诉讼必须证明被告具有欺骗公众的意图。2011年3月，美国联邦巡回上诉法院在案中判决联邦民事诉讼规则9 (b)（[Federal] Rule 9(b)）中的特殊举证适用于假冒专利标记的诉讼。[18]BP Lubricants Misc. No. 960, slip op. at 2, (Fed. Cir. Mar. 15, 2011).联邦民事程序规则9（b）规定当原告主张欺诈，就必须提出构成欺诈的特殊环境。原告仅仅提出被告是一个“复杂的公司”和“知道或应该知道专利失效”是不够的。“原告必须提供客观的证据，这些证据能够合理的推出被告意识到专利已经无效。”

在之前的地方法院的一起案件中，原告证明了被告的专利已经失效；被告是一个结构非常复杂庞大的公司，应该知道专利已经失效；更新的产品包装上没有去除掉已经失效的专利。法院认为仅有这些证据是不够的，不能证明被告具有欺骗的意图。原告的举证责任不能满足联邦民事规则9（b）关于欺诈的特殊举证的要求。[19]Brinkmeier v. BIC Corp.(D. Del. Filed Aug. 25, 2010).2010年另一起案件中，联邦巡回上诉法院认定原告提供的欺骗公众意图的证据被驳回，原因是被告是根据律师的建议继续在其产品上提及已经到期的专利，并且正在逐步淘汰包含到期专利的产品模具。被告提供的证据证明，已经在新的模具中去除了到期专利标记的部分，被告这样做的目的是为了降低产品成本、避免生产过程被打断，这是合法的期望。[20]Pequignot v. Solo Cup Company, Case No. 2009-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).

（三）二者比较

中国的法律要求假冒专利标记需在客观上造成公众混淆和误认，美国法律则要求证明主观上具有欺骗的故意。二者相比，中国要求假冒行为客观上的后果，而美国要求主观上的欺骗证明。

与此同时，两国法律都规定了假冒专利标记的例外条款。中国《专利法实施细则》第84条规定：“专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。”在美国的判例中，法院同样认可了被告在专利到期后一定时间内继续使用专利标记的合理性。[21]Pequignot v. Solo Cup Company, Case No. 2009-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).由此可以推断出如果一定时间过去以后还没有从一个产品上去除已经到期的专利标记，就构成了故意欺骗的意图，从而构成了假冒专利标记行为。

六、结 论

总之，中美两国关于假冒专利标记的法律规定大同小异，但是基于两国法律背景和法律环境不同，对假冒专利标记的处罚方式差别很大。中国主要是行政处罚的方式，由行政机关对违法者予以处罚，处罚的标准是没收违法所得以及行政罚款，没收财产和罚款最终都收归国库。而美国则以公益诉讼的形式对违法者追究法律责任，任何人都可以代表美国政府对违法者进行起诉，法院判决罚金的一半归原告，另一半归美国政府。2009年12月以来，法院改变了罚金的计算方法，从过去的对每一批假冒专利标记的产品罚金500美元以下改变为对每一件假冒专利标记的产品罚款500美元以下，激起了美国民众的诉讼热情，引起了美国社会对该条款的高度重视。

后记：美国假冒专利标记条款的合宪性审查及未来修改意向

2009年Forest Group案件以来，越来越多的原告利用专利法的假冒专利标记条款对假冒专利标记者提起诉讼，而被告一方也在绞尽脑汁应对诉讼。其中最主要的一个利器是利用宪法条款审查假冒专利标记条款的合宪性问题。根据俄亥俄北区法院的观点，越来越多的被告将会在几百件悬而未决的假冒诉讼中基于违宪的理由要求法院驳回起诉。[22]http://www.armstrongteasdale.com/files/Publication/e77768c4-a1da-4fb6-baf1-a43b734fc337/Presentation/ PublicationAttachment/a9a1373b-8e91-419f-8a65-aedfed032411/Feb11_FalseMarking.html，2011-5-19访问。提出违宪的人认为，假冒专利标记条款违反了美国《宪法》第2条第2款的“注意条款”。该条规定，行政机关将“注意法律被诚实地履行。”已经有地区法院判决假冒专利标记条款违宪，理由是行政机关对那些声称存在假冒专利的人缺乏足够的控制权，不能确保法律被有效执行。”[23]Unique Products Solutions, Ltd. sued Hy-Grade Valve, Inc. http://www.jdsupra.com/post/documentViewer. aspx?fid=6d793d7f-e484-43fd-b14c-137aa6935406，2011-5-5访问。联邦巡回上诉法院目前正在审理一起上诉案[24]FLFMC, LLC v. Wham-O, Inc. (Case No. 2011-1067).，该案已经在地区法院判决违宪，联邦巡回上诉法院的判决（还有可能上诉到美国最高法院）将会对假冒专利标记条款是否继续适用产生重大的影响。[25]至笔者发稿时，联邦巡回上诉法院尚未就该案做出判决。鉴于宪法问题的复杂性，本文将不再对此问题予以讨论。

在修改立法方面，美国国会在2010年就收到司法委员会提交的《专利修改法案》，该法案建议将虚假标记案件的起诉人修改为“遭受竞争性损害的人（A person who has suffered a competitive injury）”。[26]http://www.lotempiolaw.com/2010/03/articles/businesscorporate/patent-reform-act-of-2010-and-false-marking-rulechange/，2011-6-25访问。2011年1月，《专利修改法案》再次被提起，建议对假冒专利标记诉讼进行修改，除了2010年提到的起诉主体修改外，还增加了对诉讼时效的限制，即在虚假标记行为发生十年之内或者在原告知道或者应当知道违法行为发生之日起一年以内提起诉讼。[27]http://www.lotempiolaw.com/tags/patent-reform-act-of-2010/ 2011-6-23访问。修正案原文可参考：A BILL To amend title 35, United States Code, to provide for patent reform，p16 . http://www.lotempiolaw.com/uploads/file/BillText-PatentReformAct.pdf，2011-6-23访问。自2006年起，司法部每年都向国会提出一个专利修改法案，因此，2011年修正案是否会在国会通过是一个难以预料的问题。一旦国会通过了该修正案，就意味着普通公众将不能作为原告进行起诉，公益诉讼将不复存在。假冒专利标记的诉讼主体将会受到限制，假冒专利标记诉讼的短暂的繁荣（2009年12月至今）将不复存在。

张慧霞，北京化工大学文法学院讲师。