《专利法》第33条的立法本意与法律适用探析<br/>——以先申请原则和禁止反悔原则为支点

《专利法》第33条的立法本意与法律适用探析
——以先申请原则和禁止反悔原则为支点

2011-02-19崔峥张鹏

知识产权 2011年4期

崔峥张鹏

《专利法》第33条的立法本意与法律适用探析
——以先申请原则和禁止反悔原则为支点

崔峥张鹏

理解《专利法》第33条的立法本意，分析其法律适用标准，需要以先申请原则和禁止反悔原则为逻辑基础。讨论美国、日本、欧洲相关规定的立法本意和逻辑基础。进一步分析禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。从先申请原则和禁止反悔原则分析《专利法》第33条的立法本意。就《专利法》第33条的法律适用给出具体规则建议：以修正的新颖性判定方法为判断基准，对于修改的内容区分澄清性修改与调整性修改，并结合修改时机等因素对调整性修改内容进行禁止反悔判断。

修改超范围禁止反悔原则先申请原则澄清性修改调整性修改

对于《专利法》第33条的法律适用，应当从其立法本意出发，而非从“直接、毫无疑义地确定”的含义出发。也就是说，应当从立法的角度，探究《专利法》第33条的立法本意，而非仅从解释论的角度分析。《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。本文在探究禁止反悔原则在授权和确权程序的适用问题的同时，结合先申请原则，探讨《专利法》第33条的立法本意在于上述两个原则法律适用的综合，以期得出《专利法》第33条判断标准方面的建议。

一、审查实践和司法实践介绍

在“墨盒”一案①参见国家知识产权局第11291号无效宣告请求审查决定、（2008）一中行初字第1030号行政判决和（2009）高行终字第327号行政判决。中，郑某针对精工爱普生株式会社所享有的00131800.4号发明专利提出无效宣告请求，理由是本专利不符合《专利法》第33条的规定。专利授权文本中权利要求1和权利要求40中的“存储装置”均由专利权人在提出分案申请时由“半导体存储装置”主动修改而来，除了说明书背景技术中记载的“这是因为，打印设备必需带到厂家，并且记录控制数据的存储装置必须更换”以及“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电极”之外，原说明书和权利要求书中并没有关于“存储装置”的记载。并且，结合专利申请文件整体可以得知，在上述并非描述本专利申请技术方案的背景技术部分的内容中，“存储装置”应当是对于“半导体存储装置”的简称。

基于上述请求，专利复审委员会作出的无效决定认为，本专利包括实施例在内的整个原说明书及权利要求书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的。“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置，因此，“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”。此种修改是超范围的，不符合《专利法》第33条的规定。专利权人不服上述无效决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院一审判决维持第11291号无效决定有效。专利权人不服，上诉至北京市高级人民法院。

北京市高级人民法院判决认为，首先，技术术语及特征的理解应当以本领域技术人员的角度，考虑到该技术术语或特征所使用的特定语境。本专利原始文本中相关权利要求记载有“半导体存储装置”及“存储装置”的内容。其次，本专利权利人在实审阶段答复通知书的意见陈述书中对“存储装置”作出明确限定。还有，原说明书中记载“其中在一个墨盒上设置了半导体存储装置和连接到存储装置的一个电板”，表明“存储装置”为“半导体存储装置”的简称，因此，将“半导体存储装置”修改为“存储装置”并未形成新的技术方案，不超范围。

本案凸显了授权和确权程序中的禁止反悔原则，也就是说，能否将禁止反悔原则和先申请原则作为《专利法》第33条的逻辑基础，以此作为判断是否构成修改超范围的判断标准。也就是说，如何分析在授权程序中的修改对于无效程序的影响，授权程序中的修改是否能够在无效程序中适用禁止反悔，甚至在授权程序的不同阶段适用禁止反悔。在授权程序中，专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”，体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示，否则上述修改缺乏实际意义。然而，专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致，从而主张上述修改符合《专利法》第33条的规定。上述情形是否具有禁止反悔原则的适用空间，值得深入讨论。

二、国外立法例的比较研究

对于修改不得超范围的立法宗旨，欧洲专利局审查指南和日本特许厅发明和实用新型审查基准均进行了详细阐述，我国审查指南没有明确规定。下面对欧洲、日本和美国的相关立法加以分析。

（一）欧洲立法例及判定实践

欧洲专利局审查指南规定，《欧洲专利公约》第123条第2项的法律内涵是，不允许专利申请人通过加入未在原始申请文件中记载的主题来完善其发明，否则将赋予申请人不正当的权利，并且也会损害对原申请文件有所依赖的第三方的利益。如果申请内容所有变化（通过增加、改变或删除）导致本领域技术人员看到的信息不能从原申请的信息中直接和毫无疑义地导出，即使考虑了对本领域技术人员来说隐含公开的内容也不能导出，那么应当认为该修改引入了超出原始申请内容的主题，因此不被允许。

在判定实践中，欧洲专利局逐步确立了新颖性判定法、修正的新颖性判断法、必要技术特征判定法等。其中，新颖性判定法的思路在于修改超范围的判断，即判断修改的文本相对于原文本是否具有新颖性②参见欧洲专利局审查指南第IV部分第7.2节的规定。。修正的新颖性判断法则是将修改内容分离（修改的权利要求排除原权利要求的保护范围之后的剩余内容），然后判断该修改内容相对于原申请文件是否具备新颖性③参见欧洲申诉委员会T194／84决定。。必要技术特征判定法则需要判断替换或删除的技术特征是否是解决技术问题必不可少的技术特征，如果构成必不可少的技术特征，则判断是否构成实质性改变。

（二）日本立法例及判定实践

日本特许厅发明和实用新型审查基准在“修改限制制度的主旨”部分规定，为了顺利进行各项程序，希望最初就能提交完整内容的说明书等文件，如果申请时说明书、权利要求书及附图(以下称“说明书等”)很完整，就没必要对说明书等进行补正。但实际上，最初无法期望得到完整申请文件的情况也不少，即说明书等的记载往往有不明确之处，往往达不到正确理解发明的程度，且常常有误记、错记现象。因此，在申请之初往往很难提交完整、准确无误的说明书等。即使在申请之初提交的文件很全面、很完整，如果审查结果认为发明内容是现有技术或是已经申请的内容，就要对权利要求进行缩减，即需要对说明书等进行补正。此外，为确保说明书等作为技术文献的质量也应该承认补正程序。因此，需要在一定的修改范围限制下承认或认可说明书等的修改。可是，在专利申请以后，如果允许在随请求书最初提交的说明书、权利要求或附图中所记载事项的范围之外进行修改的话，由于修改的效果溯及申请之时，相信最初说明书等记载内容的第三人就会处于各种难以预测的不利之处。也就是说，对申请说明书等进行补正时，如果将申请时说明书等中没有记载的发明内容也补入，而获得专利权时就违反了先申请原则，因而应对补正的内容和时间加以限制。总之，为了调整、平衡申请人与第三人的利益关系，修改必须在最初说明书等记载的事项的范围内进行。

（三）美国立法例及判定实践

美国《专利法》第132条规定，任何修改都不能在发明的披露中引入新主题。在判断修改是否引入新主题时，有字面判断法和概念判断法两种方法。字面判断法主要在于判断修改的内容与原始申请记载的字面解释是否相吻合；概念判断法主要在于判断修改是否引入任何新的发明概念。

虽然美国采用先发明原则，然而对于修改超范围立法宗旨的考虑，很大程度上亦是建构在保障和鼓励先申请的政策取向上。强制申请人对相关的但属于不同构思的发明提出另外一件申请，不仅可以保持不同专利具有可区别的构思，而且也是基于美国专利商标局从财政收入的考虑。专利申请日的确定也是关键的因素。④[美]Thomas K. Landry, Constitutional Invention. “A Patent Perspective”, 25 Rutgers Law Journal 67.

三、禁止反悔原则的法理分析

下面首先讨论禁止反悔原则的立法本意，探讨禁止反悔原则是否具有在专利授权和确权阶段适用的空间，从而分析是否可以以禁止反悔原则和先申请原则作为《专利法》第33条的逻辑基础。

（一）从实然法的角度分析

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持，从而确立了专利侵权案件审理中的禁止反悔原则，但这并未涉及专利授权和确权程序。对于授权程序和确权程序中是否可以适用禁止反悔原则，专利审查指南亦没有规定。然而，实然法的选择并不必然构成适合法律逻辑的应然法律体系状态。

（二）从应然法的角度分析

传统观点认为，禁止专利权人将其在审批过程中通过修改或者意见陈述所表明的不属于其专利权保护范围之内的内容重新囊括到其专利权保护范围之中，这就是禁止反悔原则⑤尹新天：《专利权的保护（第二版）》，知识产权出版社2005年4月版，第449页。。也就是说，禁止反悔原则包括禁止修改导致的反悔和禁止意见陈述导致的反悔，其所界定的是授权和确权过程中的修改与陈述对于侵权程序的约束作用。下面就禁止反悔原则在专利授权和确权阶段的适用问题加以讨论。

从禁止反悔原则的历史沿革而言，禁止反悔原则应当适用于专利授权和确权阶段。一方面，就禁止反悔原则的起源而言，该原则是一项基于衡平法允诺禁反言原则（doctrine of estoppel）的、根植于美国专利制度的原则,最初是作为权利要求解释的一般规则发展而来的，起源自专利授权程序本身⑥[美]Donald S. Chisum：“Chisum on Patents”，M. Bender, 2007: §18. 02.。专利禁止反悔的概念最初与弃权（disclaimer）的概念有关。在1836年的美国《专利法》中，专利权人可以通过再公告修改其专利——允许专利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权⑦[美]Wagner，R．P．”Reconsidering Estoppel： Patent Administration and the Failure of Festo”, University of Pennsylvania Law Review, 2002,151:181．。在1879年Leggett v.Avery案⑧Leggett v．Avery, 101 U.S. 256, 259－60.中，专利权人根据美国专利商标局的要求放弃了除权利要求5之外的其他权利要求，并被授予了再公告专利。然而对其专利申请延长7年的再公告专利，专利权人引入已经放弃的其他权利要求。美国最高法院坚持主张专利权人一旦明确放弃某项权利要求后，就不能在后续的权利要求续展中扩大权利要求范围，重新获得已经放弃的权利。最高法院对专利权人采用与其放弃的权利要求相似的权利要求获得的再公告专利表示强烈反对，认为这无异于欺诈行为⑨[美]Alexander， J．Cabining the Doctrine of Equivalents in Festo: a Historical Perspective on the Relationship between the Doctrine of Equivalents and Prosecution History Estoppel, American University Law Review, 2002,51:569.。因此，最高法院认为该再公告专利无效，宣布这种对先前已放弃的权利要求授予专利权是一件对公众有巨大欺骗性的事件⑩[澳]布拉德•谢尔曼、 [英]莱昂内尔•本特利：《现代知识产权法的演进：英国的历程 (1760－1911) 》，金海军译，北京大学出版社2006年版，第121页。。可见，禁止反悔原则的雏形，在Leggett v.Avery案的专利授权程序以及授权司法审查程序中被加以适用。另一方面，禁止反悔原则的发展进程亦没有排除在专利授权程序和专利确权程序中的适用。Sergeant v. Hall Safe & Lock Co.案⑪Sergeant v. Hall Safe & Lock Co., 114 U.S. 63,86.判决指出，在专利申请被拒绝后，发明人将技术特征和限制性条款加入到专利申请中，该技术特征和限制性条款必须视同为弃权，以对发明人不利、对社会公众有利的方式严格解释。并且，在美国专利审查指南中亦明确规定专利申请文件的修改也适用“禁止反悔”原则，即在先程序中放弃的主题不能通过在后续程序中进行修改而重新取回⑫参见美国专利审查指南第1412.02章。。

就禁止反悔原则的制度价值而言，该原则应当适用于专利授权和确权阶段。专利审查历史禁止反悔作为一项传统的衡平法原则, 经常在民事诉讼中被作为抗辩理由来加以使用。专利禁止反悔原则可以分为专利审查历史禁止反悔原则(prosecution history estoppel)、专利转让人禁止反悔原则(assignor estoppel)、专利被许可人禁止反悔原则(licensee estoppel)⑬郑成思：《知识产权论（修订本）》，法律出版社2001年版，第79-82页。。其中专利审查历史禁止反悔原则没有被排除在专利授权程序和专利确权程序适用的可能性⑭[美]Janice M. Mueller. An Introduction to Patent Law, CITIC Pubulishing House 2003:247-248.，理应理解为可以适用于专利授权程序和专利确权程序中。上述观点在欧洲似乎亦有所支持。《欧洲专利公约》2000年修订时，《欧洲专利公约修改基本建议》原本在《议定书》中新增加了第3条对禁止反悔原则加以规范，亦即“在确定专利的保护范围时, 应该适当考虑专利申请人或专利所有人在授权或无效程序中所作出的、明确限定保护范围的任何陈述,特别是在答复对在先技术的引用时所作出的限定陈述。”⑮欧洲专利组织：http://docu2ments1epo1org/projects/babylon/eponet1nsf/0/43f40380331ce97cc125727a0039243c/＄file /00002a_en.pdf，2010年9月30日最后访问。由于对禁止反悔原则规定的必要性存在较大争议，所以未能取得一致结论，并且未能加入《欧洲专利公约》中。但是，从草案本身分析，对禁止反悔原则在授权和确权阶段的适用亦无异议。

综上所述，禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔。禁止反悔原则属于裁判者查明的范畴，亦即即使当事人并未主张，裁判者亦应当对是否存在禁止反悔的情形加以查明⑯Cf. Advanced Cardiovascular Systems Inc. v. Medtron Inc., 41 USPQ 2d 1770,1774.”Prosecution history estoppel is not an affirmative defense…. Accordingly, the Court strikes with prejudice.”。还有，禁止反悔原则不适用于实质审查部门作出的审查意见以及专利复审委员会作出的决定。也就是说，对于实质审查意见、复审决定和无效决定中所认定的权利要求保护范围和解释情况，根据既判力理论⑰何怀文：《辨析中国专利制度中的禁止反悔规则——〈最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释〉中关于“无效宣告程序中放弃的技术”的规定及相关案例分析》，载《中国专利与商标》2010年第1期，第3～17页。，应当属于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第9条所规定的预决事实⑱美国司法实践亦如此，对于双方复审程序中认定的事实在侵权诉讼中的适用，需要遵从间接禁止反悔规则（Collateral Estoppel）。参见[美]Herbert F. Schwartz. Patent Law and Practice(Fourth Edition), BNA Books 2003:187～189。。

四、从先申请原则和禁止反悔原则的角度解读立法本意

《专利法》第33条的立法本意，在于保障先申请原则和禁止反悔原则的实现。

（一）从先申请原则的角度解读

关于《专利法》第33条的立法本意，“之所以规定修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，是因为我国专利制度采用的是先申请原则。如果允许申请人对申请文件修改超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，就会违背先申请原则，造成对其他申请人来说不公平的后果。”⑲国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2001年8月版，第228～229页。

进一步而言，设立《专利法》第33条有两方面的目的，第一是防止申请人以未完成的发明创造申请专利，并在申请日以后通过修改专利申请文件来完成发明创造，从而获得不正当的利益；第二是防止申请人不重视申请文件的撰写，使得公众不能清楚准确地理解发明。众所周知，申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造；一项发明尚未完成就申请专利，以求较早的获得专利保护，是对公共利益的侵犯，不利于鼓励真正的发明创造⑳金泽俭：《专利申请文件修改的限制》，载《知识产权》2002年增刊，第203～205页。。

（二）从禁止反悔原则的角度解读

在进行修改超范围判断时，理应主动查明是否构成专利法意义上的反悔。也就是说，以原始申请文本为基础，结合专利申请人的意见陈述以及修改情况，判断是否存在专利法意义上的反悔，是《专利法》第33条的立法宗旨之一。如果构成专利法意义上的反悔，那么不符合《专利法》第33条的规定。

一方面，从解释选择的角度而言，正如本文第三部分所述，禁止反悔原则理应包括授权程序中的禁止反悔、确权程序中的禁止反悔和授权与确权程序之间的禁止反悔，从而，授权确权程序中的禁止反悔亦应当规范上述程序中对于专利申请文件做出的修改。并且，上述禁止反悔属于裁判者查明的范畴，也就是说，裁判者在判断专利申请文件的修改是否符合《专利法》第33条的规定时，需要主动查明上述修改是否构成专利法意义上的反悔。

另一方面，从价值判断的角度衡量，禁止反悔原则所体现的禁止两头获利（getting a second bit at the apple）的价值判断规则，显然在《专利法》第33条的适用中亦应当予以考虑。也就是说，在判断专利申请文件的修改是否符合《专利法》第33条的规定时，需要判断上述修改是否使得专利申请人两头获利，是否使得专利申请人既通过调整解释获得授权又加以反悔将保护范围扩大,或者既通过调整解释获得较大的保护范围又加以反悔使专利权得以维持㉑类似案件参见专利复审委员会第10054号无效宣告请求审查决定、北京市第二中级人民法院(2004)二中行初字第6988号民事判决书、北京市高级人民法院（2005）高民终字第172号民事判决书等，参见张鹏：《论权利要求保护范围解释的原则、时机与方法》,载《专利法研究（2009）》2010年7月版，第264-276页。。

综上所述，禁止反悔原则亦构成《专利法》第33条的逻辑支点之一。在《专利法》第33条的法律适用中，应当主动查明并加以适用。

五、从立法宗旨解读《专利法》第33条的适用

将先申请原则和禁止反悔原则作为《专利法》第33条的立法宗旨，可以得出其判断规则如下：以修正的新颖性判定方法为判断基准，结合禁止反悔原则加以修正。

以修正的新颖性判定方法为基准。将修改文本与原始文本相比，找出修改文本增加内容的地方及所增加的内容，判断修改的文本相对于原文本是否具有新颖性。如果具有新颖性，则修改超出原始记载的范围，不能被允许；如果不具备新颖性，则可以认为修改没有超出原始记载的范围，修改可以被允许。归纳成步骤：首先，将修改后的申请与原始申请比较,找出所有增加的内容；其次，研究每一项增加的内容,并与其替换的段落相比,找出新特征或者新信息；最后，核对原始申请,看其中是否直接或者隐含公开了这些新特征或者新信息。如果是, 则修改是允许的；如果不是,则修改是不被允许的。针对扩大权利要求保护范围的修改，则需要将申请被改变的内容分离出来，然后判断该改变的内容相对于原申请文件是否具备新颖性。

以原始申请文本为基准判断是否存在专利法意义上的反悔。首先区分专利申请文件修改的情形，然后分别判断禁止反悔原则的法律适用。

（一）修改情形的分类

专利申请文件修改的情形，根据修改时机可以区分主动修改与被动修改，根据修改内容区分澄清性修改与调整性修改。也就是说，在主动修改时机内并非针对审查意见通知书的要求所进行的修改，称为主动修改；针对审查意见通知书的要求进行的修改，称为被动修改；只是针对审查意见对原始申请文件的内容进一步澄清而进行的修改，称为澄清性修改；为了获得授权而针对审查意见调整专利权保护范围而进行的修改，称为调整性修改。

一项发明的“文字肖像”通常是为了满足专利法的要求而事后撰写出来的，这种从实际机器到文字的转化常常会留下难以填补的间隙㉒155USPQ 697(1967). 转引自尹新天：《专利权的保护(第二版)》，知识产权出版社2005年版，第308页。，所以存在澄清性修改。并且，专利审查的过程，亦是专利申请人获得与其贡献相适应的专利保护范围的过程，所以存在调整性修改。由于澄清性修改所具有的针对审查意见通知书进行修改的特点，被动修改可以体现为澄清性修改和调整性修改，而主动修改仅体现为调整性修改，其中主动修正明显的文字缺陷除外。

（二）调整性修改的修改超范围审查

结合修改时机和修改内容的判断，针对调整性修改，需要结合原始申请文件所体现的专利申请人的意思表示以及专利申请人在意见陈述书等方面体现出的意思表示，以此确定修改内容是否构成专利法意义上的反悔。如果构成专利法意义上的反悔，那么不符合《专利法》第33条的规定；反之亦然。回归到本文“审查实践和司法实践介绍”部分所引用的案例。在授权程序中，专利申请人将“半导体存储装置”主动修改为“存储装置”，体现了其具有“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同的意思表示，否则上述修改缺乏实际意义；然而专利权人在无效程序中主张“半导体存储装置”与“存储装置”保护范围一致，可见，修改的过程反映出反悔的存在，那么应当认定将“半导体存储装置”修改为“存储装置”的情形属于反悔，不符合《专利法》第33条的规定。