美国商业方法专利争论及司法实践最新发展

张玉蓉

（上海大学知识产权学院，上海 200444）

美国商业方法专利争论及司法实践最新发展

张玉蓉

（上海大学知识产权学院，上海 200444）

对支持或反对商业方法专利学者们争论的主要问题进行了归纳总结，简介了Bilski案及美国商业方法专利的最新政策。在此基础上，提出赋予商业方法专利权可以促进相关部门的技术创新，解决美国商业方法专利问题应当是积极寻求改进专利审查的方案，同时中国应主动借鉴国外的立法与实践，建立起商业方法专利保护制度。

商业方法专利；Bilski案；专利质量；经济效率

传统的商业方法由于属于抽象的智力活动成果，一直被排除在可专利性物质主题之外。传统的商业方法与计算机软件和硬件技术结合起来加以运用，使得商业方法专利化的法律障碍逐渐降低。商业方法获得专利保护已经成为大势所趋。本文从理论上分析、总结学者们关于商业方法专利争论的专利质量、经济效率等主要问题，同时从司法实践方面探寻美国商业方法专利的最新发展，以期对构建我国商业方法专利制度提供一些有益的借鉴和参考。

1 美国商业方法专利争论

讨论与商业方法专利有关问题的困难之一就是到目前为止，还没有关于商业方法专利的统一定义。大多数学者通常使用简单的“商业方法专利”来描述与电子商务或贸易活动有关的专利。有学者试图使用“网络专利”（internet patent）来特别说明该类专利所具有的网络贸易的本质。也有学者使用“商业模式专利”（business model patent）来说明其范围已经超出了一般贸易方法的网络运用，特指能够重复并且能够产生价值的一种贸易模式的整体概念。通常情况下，“商业方法专利”或“做贸易的方法专利”使用最为广泛，包括了其他学者所提出的类似概念。美国专利商标局（USPTO）对美国专利分类号705类提供了如下定义：是装置及相应执行数据运算操作的方法，其被设计专门用于企业实践、经营、管理或处理金融数据，通过处理后能够使数据或执行的计算操作发生明显改变。美国理论界关于商业方法专利的争论主要集中于专利质量和经济效率两个方面。

1.1 专利质量争论

商业方法专利争论主要是由商业方法专利质量问题而引起。反对商业方法专利的学者认为商业方法专利与其他专利相比具有更低的质量。理由如下：

（1）通常认为，商业方法专利质量是一个比较模糊的概念，它本质上包含着申请专利的发明满足专利法所要求的新颖性和创造性的可能性。当面临专利诉讼的挑战时，该商业方法专利通常应该被认为是有效的［1］。而USPTO授权的商业方法专利在面临专利诉讼时经常会被认为无效，因此，商业方法专利是低质量的。

（2）与其他专利相比，商业方法专利更加抽象。相比一般的物理发明而言，商业方法专利更接近于思想，而抽象思想则是被排除在可专利性物质主题之外的［2］。

（3）商业方法专利引用了相对更少的现有技术，拥有更广泛的权利要求范围，因此质量更低［3］。

支持商业方法专利保护的理论认为，低质量的专利在很大程度上与USPTO的审查程序有关，USPTO对不适当的审查程序负有责任。其理由如下：

（1）现有数据库的缺乏。USPTO授权的低质量商业方法专利并不能说明通常意义上的商业方法专利就是不好的专利。事实上，大多数低质量商业方法专利本来应该以缺乏非显而易见性和新颖性的理由被拒绝，而并不应该以可专利性物质主题的例外被排除。大量低质量或看似无效的商业方法专利的存在，是由于商业方法专利只是在近10年才得到USPTO的承认，由于缺乏与权利要求进行比较的现有专利数据库，因此，证明商业方法专利申请的创造性非常困难［4］。由于专利局在非专利文献方面对于现有技术检索并没有提供适当的数据库，资源有限，专利审查员几乎无法识别现有技术文献［5］。

（2）专利审查员经验的缺乏。网络商业方法是一个新的技术领域，现有专利审查员由于相关知识和经验的欠缺，更容易忽略无效专利的根据和理由［4，6］。也会导致审查质量的下降。因此，并不是商业方法专利本身存在质量问题，而仅仅是因为需要时间逐渐完善现有专利数据库以及增加相关专业审查人员等措施来逐步提高商业方法专利的质量［7］。

（3）实证数据的支持。已有实证数据证明商业方法专利并不是具有更低的质量。Allison和Tiller两位学者在2003年运用以下五个指标研究了网络商业方法专利质量问题：①引用的现有技术数量；②引用的现有技术类型；③权利要求的数量；④发明人的数量；⑤在授权之前USPTO所花费的时间。研究结果表明：第一，网络商业方法专利比一般专利引用了更多的专利和非专利现有技术；第二，网络商业方法专利引证的非专利文献与普通专利具有相同的质量；第三，网络商业方法专利比一般专利具有更多的权利要求；第四，网络商业方法专利有更多的发明人；第五，网络商业方法专利在审查中花费了更多的时间。并没有证据表明商业方法专利比其他专利花费了更少的时间或发明人投入了更少资源来获取它们。最后作者得出结论：没有证据表明商业方法专利与其他专利相比具有更低的质量，事实上情况很可能相反［1］。

1.2 效率争论

与效率有关的争论主要集中于商业方法专利是阻碍还是促进了创新。与该问题有关的争论事实上与专利制度建立之初关于专利制度是促进还是阻碍了经济发展具有相似之处。

反对商业方法专利保护的学者认为商业方法专利阻碍了技术创新，理由如下：

3.文章的中英文摘要部分要求精简连贯，说明文章的研究目的、研究方法、研究过程和研究结论。中文摘要要求200～300字左右;为方便外文读者更好地了解文章的梗概，英文摘要要求400～500英文词汇左右。

（1）低质量的商业方法专利降低了社会福利。被不同权利人持有的大量低质量的权利重叠的专利增加了许可交易的成本，广泛而不确定的权利要求增加了潜在侵权者的数量，增加了诉讼成本。这种专利许可和诉讼成本的增加可能对社会福利产生消极影响［8］。

（2）低质量的专利可能减缓累积性技术发明和技术扩散，造成了经济无效率。如果前一项专利技术权利要求广泛而不确定，那么以该技术为基础的后一项累积性发明将会受到影响。而且更多的专利权保护将导致财产权的分离，这些分离会增加进入新技术的交易成本，造成“反公地悲剧”（指由于权利的相互交叉和重叠，人们未能充分利用有限的稀缺资源）［9］。

（3）商业方法自由利用理论。反对商业方法专利的学者担心授予商业方法专利会制约其他人利用既有的商业模式或技巧从事商业经营，社会公众会因此受专利权束缚而不敢自由利用商业方法。有学者从专利性的要求考察，认为商业方法专利所描述的商业技艺已经被他人使用或所知，商业方法不具有可专利性［10］。还有一种批评认为，商业界几乎每一个人都使用商业方法。因此，具有较广范围的强势商业方法专利起到了过多阻碍作用，它们侵占了所有商业有效运作所必需的基本商业结构。同时，公司越来越注重专利而逐渐忽视消费者，这会妨碍网络的发展，商业方法专利权的行使会阻碍技术思想的传播与交流［11-12］。

支持商业方法专利保护的观点则认为商业方法专利刺激了技术创新。

（1）授予商业方法专利可以有效促进与商业方法有关的经济部门的技术创新。对于一个希望刺激技术创新产生和扩散的社会来说，专利制度是一种有效的方式。有限的专利垄断可以从3个方面对技术创新产生刺激作用：①对于单个发明人和企业来说，增加的研发支出可能导致更多的利润返还（在受保护的产品或方法能够获得垄断租的条件下），从而刺激企业的创新动力；②在通过授权明确财产权的情况下，创新技术能够在市场上进行买卖，因此促进了技术扩散；③专利申请要求充分公开其技术，增加了公众可以直接利用的专利技术信息。由于专利制度所具有的这种功能，如果单单把商业方法专利排除在法律保护之外是不公平的。因为与计算机软件有关的商业方法专利与传统纯粹的智力活动的规则不同，现代意义上的商业方法专利在经济方面同样起着激励作用。授予商业方法专利权可以鼓励那些还没有充分利用商业方法的重要经济部门进行创新［12］。

（2）授予商业方法专利权是对发明人投入的一种积极回报，增加其创新动力。专利制度的本质就是鼓励创新和新发明的公开，促进科技发展。发明商业方法耗费了资源和精力，如果没有专利垄断权，将很难阻止竞争者“搭便车”的行为，发明人不能收回其投入的研发成本，将挫败其继续进行发明创造的积极性。在人们拒绝对商业方法提供专利保护之前，应该考虑到，在与商业方法有关的行业，人们对研发同样作出了投入。虽然与其他专利保护的必要性非常明显的行业（如制药行业）相比，新商业方法作为鼓励创新和公开发明的必要性似乎更小一些。但是如果考虑网络贸易行业的特殊背景，商业方法专利的重要性会更加突出。

（3）商业方法专利与其他专利相比并没有不同之处，不应该被特殊对待。已有研究并没有实证证明授予商业方法专利权所带来的社会成本超出了所取得的利润而阻碍了经济发展。而且已有实证研究并未找到商业方法专利与一般普通专利在专利质量、专利范围和专利价值等方面存在不同的明确证明，实证研究结果发现商业方法专利与其他专利相比，并不是具有更低的质量和更低的价值［11］。

3 Bilski案简介及美国商业方法专利司法实践的最新发展

State StreetBank & TrustCo.v.Signature Financial Group Inc.［13］（以下简称State Street Bank案）一案的判决致使各个领域涌现出了大量长期以来一直认为属于专利保护范围之外的商业方法专利申请，商业方法专利申请量从1997年的不到1000件，迅速发展到2007年超过11000件，大批创新程度不高的商业方法专利申请获得授权，招致了社会各界对专利适格性标准的激烈反对。为了适度平衡专利权人和社会公众之间的关系，2008年，美国联邦巡回法院（CAFC）在In re Bilski案［14］中宣布了一项检验程序是否可授予专利权的新测试——“机器或转换”检验法 ，即把可申请专利的“程序”限定于依附于特定机械或设施的程序，或将某一物品转化为其他状态或物品的程序。这标志着近10年来在State Street Bank案中所确立的“有用、具体且有形的结果”的检验标准受到了前所未有的挑战。

Bilski的专利申请涉及一个通过固定价格使用对冲交易销售商品以控制交易风险的商业方法专利。USPTO认为该权利要求的方法仅仅是没有任何实际应用的抽象的思想或者数学算法，因此拒绝了其专利申请，美国关税及专利上诉法院（CCPA）确认了USPTO的判决并进一步指出，Bilski的权利要求太广泛，该方法只是抽象的思想。该方法所涉及的权利要求并不是可专利性的物质主题。随后，Bilski向CAFC提出上诉，但最终CAFC也确认了CCPA拒绝该专利申请的决定。

在该案审理过程中，法院主要澄清了一项方法权利要求是否属于美国专利法第101条项下可专利性的物质主题。CAFC在Bilski一案中的审理法官并没有明确推翻State Street Bank案判决所确立的标准，而是对其检验标准提出疑问并决定重新考虑。CAFC的主要目的是为了限制在某些领域里申请人大量获得商业方法专利。CAFC在本案审理中重申了State Street Bank案提出的没有“商业方法例外 ”的主张，但又明确说明如果发明仅仅产生“实用、具体和有形的结果”，该方法发明并不具备获得专利保护的充分条件。在重新考量了最高法院的有关案例后，CAFC宣布了判定一种程序（或方法）是否可授予专利权的“机器或转换”测试法，即如果某种方法是与某特定机器搭配的，或可将某特定物品转变成不同形态或物体，无论其是否包含“有形步骤”，该方法均系具有专利适格性的标的物。基于 “机器或转换”测试法，CAFC认定Bilski案中的权利要求不属于专利标的物，因为该方法并未与机器相关，且并未将任何物体转换为其他状态或物体。

按照“机器或转换”检验法，一项方法专利申请如果要符合可专利性物质主题，必须满足两个条件：（1）必须表明该方法是依附于特定的机器；（2）转换一种物质到另一种物质或状态。如果缺少以上条件，则该方法发明不是可专利性的物质主题。随后，法院特别说明在分析上述所提到的两个条件时，必须要特别考虑两个问题：（1）对某特定机器的使用或对某物品的转变必须对专利主张的范围施加有意义的限制；（2）该方法所涉及的机器或转换不得仅为无关紧要的，与解决困难无关的额外活动。对于“机器”的含义，由于Bilski一案中的权利要求未涉及机器，CAFC并未就何为“机器实施”作出明确界定，将“机器实施的精确范围”留待“在以后案件中详加说明”。然而，法院对于“转换”是否满足可专利性物质主题则做了两种区分：一是可转换有形物质的物理或化学方面的转换，另一种是电子信号、数据、法律义务和商业风险等物质的转换。前一种转换是可专利性物质主题，而后一种转换则要视具体情况而定。

为进一步说明这一问题，法院把Abele案［15］与该案进行对比。Abele案涉及通过某一方法转换某种类型的数据以及如何通过该方法获得该数据的专利申请。法院指出，该申请中的数据转换明显表明了是物理和有形的物质方面的转换，可转换有形物体或物质的方法以及代表有形物体的电子数据的转换具有专利适格性。而在Bilski案中，“申请人主张的转换仅仅是法律义务、组织关系、商业风险或其他抽象的思想，这些转换并不能满足其属于有形物体或物质的转变的检验标准，并且也不是代表有形物体或物质的电子数据的转换。”最后，法院认为，该申请没有通过“机器或转换”检验，不构成可专利性的物质主题。

Bilski案的判决实际上是在State Street Bank案判决后，伴随商业方法专利的快速增长所引起的专利质量下降和诉讼纠纷日益增多的一个结果。近几年来，美国对商业方法专利的逐步限制已经在联邦最高法院和CAFC的多个案例判决中表现出来，Bilski案的判决只是使得美国日益收紧商业方法专利授权标准这一局面达到顶峰。

由于该案判决意义重大，美国联邦最高法院已于2009年6月1日宣布再审CAFC对Bilski案的判决，并已在2010年6月28日做出期待已久的判决。最高法院指出：“机器或转化判断方法”是“有用和重要的工具”，但它“不是决定一项发明是否是专利资格的唯一判断工具”。 此外，最高法院肯定了CAFC关于本案专利无效的判决，但法官指出，本案中的专利是有缺陷的，是因为它属于抽象的概念，而不是因为没有资格申请方法专利。符合专利适格性标的规定的商业方法和软件专利申请，可以获得专利权保护［16］。也就是说，最高法院明确了商业方法和软件申请属于美国专利法保护的对象。但是，如何判断一项发明创造究竟是“抽象思想”还是具有可专利性的“方法”，最高法院并没有提供进一步的指导。最高法院认为 Benson［17］、Flook［18］、Diehr［19］等先前判例中关于抽象概念的专利适格性见解具有高度参考价值。此外，最高法院提到，随着越来越多试图创新的人希望能保护他们的专利发明，目前专利法所面临到巨大挑战是：如何在适当授予发明创造专利权保护与社会公众利益之间取得平衡点，但最高法院并没有对该平衡点做出任何定义。

3 对美国商业方法专利政策的评价及启示

3.1 对美国商业方法专利政策的评价

首先，赋予商业方法专利权有利于发明人回收其创新投入，有效激励技术资源的再次开发和创新，促进了社会发展，而公开的发明信息也为他人研发提供了基础，促进了创新的良性循环。事实上，很多反对商业方法专利的学者所持的理由实际上是反对整个专利制度。电子商务类商业方法作为网络时代的一种新生事物，给予专利保护是网络经济发展的内在需要。20世纪初，受着重保护公众利益和反垄断理念的影响，美国拒绝授予商业方法专利。但是，20世纪70年代末80年代初，美国国内经济进入低潮期，美国政府认识到，传统专利制度发展的滞后，已经严重影响了专利制度对新技术成果实施知识产权保护的效能，阻碍了经济发展。为适应高新技术产业发展的需求，美国政府开始实施强化专利保护的政策，把计算机软件和商业方法纳入专利保护的客体正是其强化措施之一。

其次，从法律角度来看，美国实践中出现的过于宽泛的专利和不合理的专利等专利质量问题，主要是由于在过去商业方法是不可专利性的，创新者为了获得竞争优势，往往会对商业方法进行保密，这就导致了USPTO就该类专利申请不具有充分的在先技术资源，从而很难识别在先技术。因此，解决美国商业方法可专利性的问题并不是将商业方法再次从专利保护的范围中排除，而是应当积极寻求提高和改进专利审查的方案和计划。如建立广阔的在先技术数据库，并通过培训专业审查人员来逐步提高商业方法专利审查质量。

再次，从司法实践来看，从最高法院对Bilski一案的判决可以看出，商业方法专利属于美国专利法下可专利的对象。尽管最高法院并没有对专利适格性方面提供具体的操作规范，但判决结果显示出最高法院并不认同CAFC对商业方法专利保护所采取的较严格的态度。但是，最高法院也认为必须对商业方法专利设置足够高的门槛，防止低质量专利的产生和商业方法专利的滥用所带来的社会成本的增加和社会福利的降低。最高法院对Bilski一案的判决实际上肯定了商业方法专利有效存在的合理性。美国开放商业方法专利保护，可以使其从发达的软件产业和迅猛发展的电子商务业中获取尽可能多的利益，从而促进美国整个网络经济的发展。可见，美国商业方法专利保护将从最初对商业方法专利的批评逐渐转移到提高授予专利的质量上来。同时，这一判决也将对世界其他国家商业方法专利政策产生深远影响。

3.2 启示

专利制度本质上是一种公共政策工具，它通过授予专利权持有人一定时期的垄断地位作为激励机制，专利权人将自己的专利公开作为对价，换取社会的持续创新动力。但在决定是否授予的时候，其本旨亦在于是否能促进公共利益。对我国来说，是否给予商业方法专利提供保护以及提供何种程度的保护，应该全面综合考虑。对此，我们应主动借鉴国外的立法与实践，建立起我国商业方法专利保护制度。

（1）明确商业方法可以获得专利权。我国目前虽然在实务中肯定了商业方法有可能获得专利权，但在《专利法》和《专利法实施细则》中并没有对其做出明确规定。商业方法获得专利保护已是大势所趋，若逆潮流而动，不利于我国参与国际竞争。同时，承认商业方法专利可以刺激国内新兴行业致力于商业方法专利的开发。反之，国内企业会继续照搬、模仿国外商业方法专利，不利于我国电子商务长远发展。

（2）商业方法专利审查重点从“技术性”向“实用性”转化。“技术性”特征是我国目前实践中审查商业方法专利所坚持的一项主要原则。然而，我国专利法的立法目的是 “鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”。专利法之所以具有这种立法目的是因为专利权是一种垄断权，而法律授予专利垄断权的对价是社会应当可以从发明创造的实用性中获得利益。因此，可以认为，一项发明能否作为专利权的保护客体，重点应该考察的是该发明是否具有产业上的实用性，该发明为社会带来的利益是否超过了其成本，而并不是因为该发明本身的“技术性”特征。德国马普知识产权法、竞争法和税法研究所前任所长斯特劳斯教授在其最新撰文中也对欧盟所采用的“技术性”标准提出质疑：立法者为欧洲专利局所预先确定的“配方”，即将问题归结到技术性的问题上，看起来是不妥的。在商业方法可专利性这一问题上，不应考察这类发明是否具有技术特征，而必须考虑，此类创新的可专利性所带来的经济整体上的效用是否大于与之相伴的弊端［20］。但是，这种转化仅仅是审查重点的转移，并不是完全否认技术特征，只有通过计算机软件实施的商业方法才能成为可专利的客体，纯粹的商业方法由于属于智力活动的规则和方法，应该被专利法所排除。

（3）适当缩短商业方法专利保护期。计算机技术更新换代速度极快，与计算机技术有关的商业方法生命周期较短。在我国，发明专利的保护期是20年，如果给予商业方法专利与其他发明专利一样20年的保护期，会造成商业方法专利权利人长时间的垄断，增加社会成本，降低社会福利。因此，鉴于商业方法专利的特殊性，为了更好地平衡专利权人和社会公众的利益，可以考虑适当缩短商业方法专利保护期。

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［15］In Re Abele，684 F.2d 902（1982）.

［16］http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf,2010-6-15.

［17］Gottschalk v.Benson，409 U.S.63，67（1972）.

［18］Parker v.Flook，437 U.S.584，588-589（1978）.

［19］Diamond v.Diehr，450 U.S.175，182（1981）.

［20］Joseph Straus,Simon Klopschinski.王增岩、洪佳译，张韬略校.当前金融市场危机下的商业方法保护和其他专利法问题［EB/ OL］.http://blog.sina.com.cn/zhangtaolue,2010-07-10.

Controversy and Recent Development of Judicature on the Protection for Business Method Patent in the United States

Zhang Yurong
（School of Intellectual Property,Shanghai University,Shanghai 200444,China）

As far as the protection for business method patent are concerned,there is much divergence in the research of international legislation and judicature.The field of theory has probed this issue for many years.This paper summarizes key controversy to for or against the protection for business method patent and introduces briefly Bilski case for understanding the latest development of this policy.Based on this,this paper puts forward the protection for business method can accelerate technical innovation of related industries.Also,USPTO should seek the scheme improving patent examination positively.Furthermore,it is essential to establish the system of protection for business method patent in China.

business method patent;Bilski case;patent quality;economic efficiency

国家留学基金和上海大学创新基金项目。

2010-08-21

张玉蓉（1977-），女，湖北荆门人，上海大学知识产权学院讲师，博士；研究方向：知识产权。

G306.3

A

（责任编辑 迟凤玲）