“小肥羊”商标抢注纠纷案的启示

　　【案情简述】
　　
　　1999年9月13日，小肥羊公司创始人成立了包头市小肥羊酒店，同年开始申请注册“小肥羊”商标，被商标局以直接表示了服务的内容和特点为由予以驳回。2001年，包头小肥羊设立了内蒙古小肥羊公司，并以内蒙古小肥羊的名义再次向在第42类的餐厅服务上商标局申请注册“小肥羊及图”商标，2003年，该商标申请经初步审定后予以公告，商标注册号为3043421。
　　西安小肥羊则在2000年在第42类的餐饮、饭店上提起“小肥羊及图”商标申请，商标局于2001年发出审查意见书，要求西安小肥羊删除“小肥羊”文字，西安小肥羊于是放弃了“小肥羊”文字。2002年，西安小肥羊删除了文字部分的图形商标获得注册，商标注册号为1749809。
　　内蒙古小肥羊商标公告后，西安小肥羊和陕西小肥羊马上提起异议，认为该商标缺乏显著性，且内蒙古小肥羊公司首先抢注了其在先使用并申请注册的“小肥羊”商标。商标局驳回了申请，西安小肥羊提起复审，又被驳回。在后续的行政诉讼程序中，西安小肥羊和陕西小肥羊都败诉。
　　在终审过程中，西安小肥羊烤肉馆主张的焦点问题是内蒙古小肥羊公司抢先注册了其在先使用并且已经具有一定影响力的“小肥羊”文字商标；陕西小肥羊则主张“小肥羊”为餐饮服务通用名称。
　　北京高院经审理认为：第一，商标法第三十一条规定，申请注册商标不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标，即任何人不得利用不合理或不合法的方式，将他人已经使用但尚未注册商标以自己的名义向商标局申请注册。“小肥羊”文字在一定程度上表示了“涮羊肉”这一餐饮服务行业的内容和特点，故包头市小肥羊酒店于1999年12月14日在第42类上申请“小肥羊及图”商标，西安小肥羊于2000年10月23日在第42类上申请“小肥羊及图”商标，商标局对于“小肥羊”文字均不予批准。这就是说“小肥羊”文字作为商标注册缺乏固有显著性。因此，西安小肥羊烤肉馆关于内蒙古小肥羊公司违反商标法第三十一条，抢先注册其在先使用并具有一定影响的未注册商标的主张不能成立。
　　第二，商标法第十一条规定，仅仅直接表示了本商品或服务的主要原料及其他特点的标志不得作为商标注册，但上述标志经过使用获得显著特征并便于识别的，可以作为商标注册。虽然“小肥羊”作为商标注册缺乏显著性，但并不排除“小肥羊”文字可以通过使用和宣传获得“第二含义”和显著性。实际上，内蒙古小肥羊公司自2001年7月成立后，就有了连锁加盟的经营方式，服务的规模和范围急剧扩张，2001年度被评为中国餐饮百强企业，2002年度又位列中国餐饮百强企业第二名，至第3043421号商标于2003年审定公告时，在全国已经具有了很高的知名度，从而使“小肥羊”与内蒙古小肥羊公司形成了密切联系，起到了区分服务来源的作用。因此，北京高院认为，“小肥羊”文字标志通过内蒙古小肥羊公司大规模的使用与宣传，已经获得了显著性，并且便于识别，应当准予作为商标注册。商标局及商标评审委员会准予第3043421号商标注册并无不当。据此。北京高院最终作出上述裁定。
　　
　　【案情分析】
　　
　　西安小肥羊在商标注册上的不足
　　从上面的资料可以看出，内蒙小肥羊第一次提起商标注册申请的时候是在1999年，被驳回之后，在2001年重新提起商标申请。西安小肥羊则是在2000年提起注册申请，在商标局提出审查意见后，西安小肥羊并没有进行抗争，而是听从商标局的意见，删去了文字内容，从而获得了注册。
　　当然，如果西安小肥羊不听从商标局的审查意见，则该商标有被驳回的风险，就算提起后面的复审程序，也不一定会获得成功。从这一点上来看，西安小肥羊的行为似乎无可厚非。
　　不过，西安小肥羊最先提起的商标是文字+图形的组合商标，如果当初能够就文字、图形以及文字+图形分别提起注册。那就可以在组合商标上抗争到底。就算最终失败，也不会影响到图形商标获得注册。
　　
　　关于获得商标显著性的问题
　　不管是内蒙小肥羊还是西安小肥羊，商标局在驳回商标申请时的理由都是因为“小肥羊”用在餐饮业上具有描述作用，缺乏显著性。
　　在商标法上，“显著性”是一个特别重要的概念。所谓显著性，就是商标用来区别出处的能力。商标最基本的功能就是区分不同的商品生产者，如果商标没有显著性，就无法作为起到区分的功能。因此，具有显著性是商标最为基本的要求。
　　商标的显著性可以分为两种：一种就是所谓的固有显著性，比如说一些臆造的名词，如海尔、SONY，都是固有显著性很强的商标。还有一种就是获得显著性，如五粮液、两面针等。本来这些词汇是对商品本身的一种描绘，但通过商标使用人常年不断的使用和宣传，消费者就会逐渐将这些标志和特定的商品生产者联系起来，于是这样的标志也就获得了显著性。
　　使用这些具有描述性的词汇作为商标，对商标所有人来说，好处是显而易见的。因为商标本身就展示了产品的特点，可以节约很多后期的推广费用。这也正是众多“小肥羊”逐鹿中原的原因。
　　不过，采用这种策略也会存在较大的风险。首先，根据商标法，这种商标需要通过使用才能获得显著性。这就需要企业常年不断地投入资金进行宣传。其次，这样的商标一般情况下存在着众多的争夺者，但最后的胜利者只有一个。如果企业最终在争夺中失败，那前期的投入都会化为乌有。
　　
　　【律师提示】
　　不仅是国内的企业会傍名牌，外国的抢注现象也十分的严重。据统计，20世纪80年代以来，中国出口商品商标被抢注的有2000多起，造成每年约10亿元的无形资产流失。据不完全统计，中国已有250多个商标被澳大利亚厂商抢注，200多个商标被日本厂商抢注，50多个商标被印度厂商抢注，还有欧盟、拉美及东南亚一些厂商也在抢注我国知名商标，如：
　　“海信”在德国被抢注
　　厦门节能灯商标“东林”在德国被抢注
　　“康佳”在美国被抢注
　　“科龙”在新加坡被抢注
　　河南白酒品牌“杜康”在日本被抢注
　　云南卷烟品牌“阿诗玛”、“红塔山”在菲律宾被抢注
　　“五粮液”在韩国被抢注
　　天津麻花商标“桂发祥十八街”在加拿大被抢注
　　北京酱菜老字号品牌“六必居”在加拿大被抢注
　　河南登封的“少林功夫”被美国、日本和欧洲一些国家大量舱注
　　百年老字号“同仁堂”在日本被抢注
　　在我国被列为国宝级保护的“一得阁”墨汁被日本人抢注
　　因此，企业在做大做强的时候务必重视知识产权保护的重要性，谨防自己的商标被他人抢注。
　　
　　【法规链接】
　　
　　《中华人民共和国商标法》第三十一条：申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。
　　《中华人民共和国商标法》第四十一条：已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第1-S，条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当竞争手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
　　已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。
　　除前两款规定的情形外，对已经注册的商标有争议的，可以自该商标经核准注册之日起五年内，向商标评审委员会申请裁定。商标评审委员会收到裁定申请后，应当通知有关当事人，并限期提出答