企业知识产权保护形式的正确选择

吴 罡, 黄旭东

(上海船舶运输科学研究所科技处,上海200135)

0 前 言

企业形成一项技术创新成果后需要一个确权过程才能变为企业的财产权,这种财产权就是我们通常所说的知识产权。对于技术创新成果,究竟是采用专利进行保护,还是采用技术秘密进行保护,或者是采用著作权进行保护,以及采用专利中的哪种形式进行保护,什么时机申请专利保护,这些都要从法律规定、技术特点、企业的自身状况、技术的市场前景等多角度考虑,以便能够最终做到与企业整个经营战略相一致,使技术创新成果能够切实得到保护并实现最大经济利益。

1 技术创新成果的保护形式

技术创新成果的保护形式从整个知识产权的角度着眼,可以采用专利保护、技术秘密保护,也可以采用著作权或者其它知识产权进行保护。

1.1 专利保护

专利保护是目前技术创新成果的最主要保护方式。通过专利申请获得专利权后,企业就可以利用专利权的高度独占性,开拓、控制和占领市场,最终赢得市场竞争优势。从几种知识产权保护形式来看,专利权的保护是一种最严格的法律保护,其保护的力度往往要大于技术秘密、著作权的保护力度。这种力度主要体现在专利的独占性上,不仅其它企业不能仿冒该专利技术,即使其它企业没有仿冒,靠其自身独立研发出来也不能擅自实施,要实施也必须得到专利权人的许可。但申请专利也会存在风险,因为一般情况下,专利的授权需要经过专利局的审查过程,有可能审查不通过,但是技术已经公开,这会给企业带来损失。有时,即使专利局授权了,也有可能因为专利申请文件撰写不当,造成技术创新成果最终未能获得有效保护。但是,对于下列情形之一的技术创新有必要通过专利进行保护。

1.一些有结构、有构造的产品应该通过专利进行保护,因为随着产品的销售、公开,其产品的结构、构造不可避免地会公开,并且竞争对手容易仿造。为保证自己的产品在市场上不被仿冒,保持竞争优势,必须申请专利。比如我所已授权的专利:一种船用车钟记录仪收纸机构(专利号:ZL200920074406.9),该收纸机构采用电机轴和收纸轴同轴摩擦轮传动方式解决收纸机构收不紧或打印纸收纸过紧易断裂、拉纸及造成电机堵转发热等现象,有效防止电机因堵转时瞬时电流过大,造成电机过热烧坏现象的发生。这是一种有结构的产品,这种产品的结构随着企业的销售行为或者其它行为必然会公开,因此不可能通过技术秘密的方式进行保护,必须通过专利进行保护。

2.竞争对手容易通过反向工程获得的没有结构、构造的产品以及工艺方法也应该申请专利,因为这种类型的技术创新成果已经不可能通过技术秘密或其他知识产权保护形式进行保护。比如一种药,这种药的成分虽然肉眼无法辨别出来由什么成分构成,但是通过一系列的检测手段就能够检测出具体成分以及成分的具体含量,这样的技术创新也必须通过专利进行保护。

3.市场前景大,但创造程度低的产品或方法。由于创造性较低,能比较容易地由他人开发出来,应及时申请专利,否则不仅容易坐失商业机遇,而且会有可能由于他人先申请了专利,反过来制约自己。比如一种控制台(专利号:ZL200520044115.7),其通过将底座和上、下箱体及水平台面的前面设计成宽度小,后面宽度大的结构,使整个控制台呈由后向前收缩的“楔”状,从而实现控制台既可作为单体使用,也可作为组合体中的转角单元使用。这种控制台结构比较简单、创新程度比较低,他人也很容易想到,并且市场周期也不会长,因此,有必要在开发出来以后通过专利进行保护。

4.自己不准备实施,但想通过技术许可方式或技术转让方式获得经济利益的,需要申请专利。专利不仅由于其“独占性”的特点可以提升技术的价格,还因为转让技术有了专利以后,受让人才会有购买和实施技术的安全感,从而有利于技术许可和技术转让的顺利进行,并且有了专利权,技术许可和技术转让在实施过程中才能得到保障,避免别人的违约。美国是一个技术出口大国,为了能够保证这种技术出口的有效实施,美国的企业往往会在进口国申请大量的专利,从而保证了这种技术出口优势。

1.2 技术秘密保护

技术秘密保护的最主要优点是不需要把技术公开。由于技术不被公开,也就能够杜绝别人仿冒,从而能够始终保持技术的领先地位。但是,这就要求企业要有完善、严格的保密制度和措施。一旦技术秘密泄密,给企业造成的损失将是巨大的。下列情形之一的可以采用技术秘密进行保护:

1.不能通过反向工程获得的产品配方和工艺过程及参数。

2.由于专利权具有时效性,而市场培养期较长,企业希望通过技术秘密的保护,延缓专利申请,使专利有效期与市场成熟期较好地重叠,从而实现技术创新成果的最大利益化。但对于这种情形,企业应该考虑该技术创新成果作为技术秘密保护,短期内是不是能够保持领先地位,并且保密措施一定要做好。

我们国家在技术秘密保护方面有着很久的优良传统,其中一些优良工艺以及配方就是通过优良传统一代一代传承下来的。比如我国的云南白药配方就是典型用技术秘密进行保护的,通过技术秘密保护方式,这种药保持了长久的竞争力。再比如美国的可口可乐饮料,也是通过技术秘密方式保护了饮料配方和制作工艺,从而为可口可乐公司建立成世界最大的生产销售王国、长时间独霸市场提供了基础。可以想象,假如可口可乐公司申请并取得了饮料配方和制作方法的专利,将其秘密全部公开,那么,在距发明时间已有百余年的现在,肯定谁都可以制作可口可乐了(因为这些专利技术会随着专利保护到期而成为公共财富),其竞争力自然也就丧失了。

1.3 著作权保护

著作权保护是一种自动保护方式,采用这种保护方式的主要是企业设计的相关软件。随着软件设计的完成,企业自动获得了国家法律的保护。为了获得拥有该项软件著作权的初步证明,企业通常需要向版权局进行软件登记。由于著作权保护不是一种独占性保护方式,只能制止复制、抄袭这种侵权情形,不能制止竞争对手应用。因此,有时为了对相关软件进行严格、全面的保护,企业可以通过再申请专利,利用著作权和专利权的不同优点对软件进行全面保护。

1.4 技术公开保护

技术公开不是一种知识产权,但是一种有效的保护手段。有些技术创新成果即不适宜申请专利,也不适宜作为技术秘密保护或者没有保护价值。对于这种情形,可以通过公开技术成果的方式使竞争对手在今后专利申请中的技术丧失新颖性,阻止他人获得专利权,从而避免受制于别人的专利权。但应注意,这里所说的公开决不是“和盘托出”,而是只要达到破坏竞争对手在其后申请专利的目的就足够了。至于技术创新中的关键内容是不能轻易公开的,而且企业公开的范围应在符合法律对新颖性要求的前提下越窄越好。由于技术公开意味着不受任何法律保护,人人都可以自由利用,企业公开技术创新成果一定要慎之又慎。比如有些企业主要生产原料和销售原料,为了防止下游企业运用原料应用方面的专利反制自己,往往会以主动公开的方式将原料的各种应用进行公开,使得下游企业不能够申请专利,从而达到保护自己能够应用该技术的目的。

由于我国专利有发明、实用新型、外观3种专利形式,因此,一项技术创新成果出来以后有可能通过发明专利保护或者实用新型专利进行保护,具体采用何种专利形式要考虑法律规定、技术特点以及市场等因数。

专利法第二条第一款规定:专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。因此,对于技术创新成果,无论是产品或者是方法均能申请发明专利。

发明专利第二条第二款规定:专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。通过该款规定发现,只有有形状或者构造的产品或者是形状和构造结合的产品才能申请实用新型,如手表、自行车等;而没有结构或者构造的产品、方法就不能申请实用新型,如药物、化工产品、工艺过程等。结合发明定义可以看出,有形状或有构造的产品或者是形状和构造结合的产品既可以申请发明专利也可以申请实用新型专利。

但是,发明专利审查时对创造性的要求高,专利授权要经过实质审查,获得授权需等待的时间较长,但是一旦获得专利权,其法律状态稳定性高,保护期限长,非常有利于企业专利技术对市场的垄断。企业核心技术、企业领先技术、代表本技术领域发展方向、趋势或属于市场全新产品的技术,宜申请发明专利,以保持企业技术竞争力和市场垄断。

实用新型审查过程简单,易于获得专利保护。对于企业新推出的产品,尤其是市场周期比较短的产品,可以通过实用新型进行专利保护,抢占先机。虽然实用新型审查过程简单,无需实质审查,易于获得专利保护。但是,一旦发生侵权诉讼,行政机关或法院往往需要专利申请人提供专利检索报告,并且通常对方会提起宣告专利无效的行政程序,行政机关或法院启动中止程序的可能性比较大,从而使得整个维权周期变长。而发明专利由于稳定性强,法律上无需要求再出具检索报告,对方提出宣告专利无效行政程序时行政机关或法院中止处理的可能性较小。

基于上述发明专利或实用新型专利的各自优点,企业对于有些既想获得稳定法律状态,要求较长保护周期,又想早些授权能够尽早保护的技术创新成果,可以同时申请发明专利和实用新型专利。让实用新型专利尽早授权,并在发明专利能够授权的情况下,通过声明放弃实用新型专利权获得发明专利权,以延长专利权的保护周期。

另外,虽然外观设计专利是对产品所具有的美感设计进行保护,不属于对技术方案的保护,但是对于一些在技术上由于新颖性、创造性丧失不能申请发明或者实用新型专利,可结构设计比较合理的产品,为了防止竞争对方仿冒,不妨通过申请外观设计专利进行保护。

2 专利申请的时机选择

由于软件著作权是在软件完成后即自动产生,技术秘密是在技术研发过程中或者技术成果完成时,只要采用了保密措施就自动产生,时间上一般不存在选择问题,但对技术创新成果进行专利申请时,需考虑最佳时间点的选择。

科技的激烈竞争,使得不同的企业会同时对相同或相近的科研技术进行开发,重复在所难免。对于相同技术的专利申请,包括我国在内多数国家适用先申请原则。当2个或2个以上的申请人就同样的发明创造提出专利申请时,专利权授予最先申请之人。因此,一般而言,在发明创造完成以后应该及时提出专利申请。但是专利权的取得不仅需要经过一定的程序,而且按照规定还需要支付申请费、审查费、专利代理费或专利维持费等一系列费用,如果一项专利技术不能为权利人带来经济利益,申请专利就得不偿失,相反还会带来公开技术内容的风险。因此,有必要对技术本身、市场因数、竞争对手情况进行分析,从而确定最佳的申请专利时机。

技术创新成果完成后立即申请专利,这是通常的做法。如果所开发的技术基本轮廓已经具备了专利实质条件要求,但还不够完善,由于我国实行先申请原则,那么就可以先申请专利,以便早日获得申请日。其后,还可以等技术完善后通过优先权提供的时间进行完善申请文件,从而使得申请最终能够获得授权并得到尽可能大的保护范围。

市场是否成熟,也是判断是否申请专利的最重要因数。通过了解国内外市场动态,如果预计技术创新成果实施后会带来较大的经济利益,则应当不失时机地申请专利。比如现在是平板电视市场成熟时机,技术先进的平板电视更具有市场竞争力,并且每代平板电视的市场周期比较短,技术更新速度比较快,因此,对于这样的技术创新就有必要及时申请专利保护,从而获得最大的经济利益。

如果市场成熟程度不够,那么提出专利申请会存在2个弊端。1个弊端是,由于专利保护期是有限的,因此,过早提出申请后的前几年对专利权人来说并无意义,而等到市场成熟后,专利权人能够垄断市场的时间已经不多;另1个弊端是,申请专利是以公开技术为代价的,过早申请其实是给竞争对手提供了求之不得的技术信息,使得竞争对手在市场成熟以前有机会追赶上来,在市场成熟后有了能够抢夺市场的技术进步,这时就要通过技术秘密保护延缓专利的申请,但这就要求企业对竞争对手有足够的了解。如果竞争对手目前还无力研究出同样的成果,那么不必急于申请,待竞争对手准备研制但尚未研制出来时再申请专利。特别是对于高新技术产品而言,首先考虑的不是申请专利,而是采取严格的保密措施。当竞争对手已完成该产品的研发,准备批量投入生产时,此时立即申请专利保护是非常合适的。对自己具有优势、竞争对手在短期内难以做出同样的发明创造的,可以推迟一点申请专利,一般可以等到竞争对手快要追上时再申请专利。这样做的好处是避免了技术被过早地公开而给竞争对手以可乘之机,同时也延长了技术的保护期限。但是,如果本企业的技术创新成果同时有多家企业或者其他主体在进行研制,那么就应抢先申请。特别是当竞争对手多,而市场需求又很强劲或者技术容易被模仿时,企业应毫不犹豫地尽快申请专利。

另外,企业申请专利的时机还要考虑专利法的相关规定。如专利法规定:申请人可以在他人未经申请人同意而泄露其发明创造之日起6个月内申请专利,该发明创造仍具有新颖性;准备申请专利的发明创造,如在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出,或在规定的学术会议或者技术会议上首次发表,则权利人应当在6个月内申请专利,否则将丧失其新颖性。因此,企业一旦发生上述情形,一定要在6个月内申请专利,否则会由于丧失新颖性而造成不授权。

[1] 上海市知识产权局.专利申请与审查[M].北京:知识产权出版社,2006年.

[2] 国家知识产权局.专利基础知识[M].北京:知识产权出版社,2004年.

[3] 人民出版社.中华人民共和国专利法[M].北京:人民出版社,2009年.