各国发明创造可专利性范围之比较

王忠敏

(安徽省滁州市南谯区人民检察院,安徽滁州 239000)

各国发明创造可专利性范围之比较

王忠敏

(安徽省滁州市南谯区人民检察院,安徽滁州 239000)

在西方发达国家频频调整本国的专利政策,扩展可专利性的主题的时候,我国作为一个发展中的大国,自主创新的能力与发达国家相比自然还处于劣势,因此,对于可专利的主题这一关键的问题应当作深入的分析。

发明;可专利性;授权范围

自20世纪80年代以来,在知识产权私人部门推动下,美国知识产权开始不断扩张,引起各发达国家和广大发展中国家的普遍警惕。由于炭疽在全球范围内引起的恐慌以及非典期间药品的紧缺和昂贵,药品的可专利性问题突出地表现了出来,众多发展中国家开始密切关注药品以及传统知识的可专利性,特别是遗传资源和生物多样性的保护,这已经成为知识产权理论研究的热点。

TRIPS协议第27条第二款和第三款对发明专利授权标准中的消极要件作出规定,SPLT第12条(1)中对可以予以保护的主题也作出了规定,但前者仅用“可以”的形式规定了最低要求,后者虽然作出了相对明确的限定,但毕竟只是处于草案阶段。我国专利法第五条第一款规定,对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权,并且特别在第二款中规定对于违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。专利法第二十五条又明确列举了不授予专利权的主题,特别是在原有基础上增加了一项对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合做出的主要起标识作用的设计也不授予专利权的规定,把这些更具商标性的专利主题排除在了专利法之外。

一、现代商业方法进入发明专利授权范围

实际上,现代商业方法与过去的商业方法的内涵已经大为不同,以往的商业方法不具备技术特性,需要依赖人的智力活动才能实施,不能满足实用性的要求。现代商业方法是同计算机技术高度结合在一起的商业方法,其作用的发挥在很大程度上依靠计算机软件功能的发挥。现代商业方法是否具有可专利性主要涉及两个方面的问题:一是商业方法中的计算机软件本身是否属于专利权的权利客体?二是商业方法本身是否具有可专利性?只要解决这两个问题中的任何一个,或承认计算机软件本身具有可专利性,或承认传统商业方法本身具有可专利性,都可以解决现代商业方法的可专利性问题。

实践中各国也正是从以上两个角度入手解决现代商业方法的可专利性问题的。欧洲大部分国家通过有条件地承认计算机软件的可专利性,从而达到给现代商业方法可专利性留出一条发展的道路和可以扩展的空间。欧洲专利局规定只有具有一定技术特征,并且能够产生一定技术效果的计算机软件才具有可专利性,从而使包含这些计算机软件在内的商业方法也具有可专利性。以日本为代表的国家通过直接承认计算机软件的可专利性,从而达到认可包含计算机软件的现代商业方法具有可专利性的目的。与日、欧国家相比,美国的要求更低,只要其能产生可以见到的具体的结果,法院就可以不仅认可计算机软件是可以授予专利权的客体,而且对商业方法本身的可专利性也没有提出具体的否定意见,在其专利局的审查指南中甚至取消了关于商业方法申请的分类。因此,这也就不难理解美国在前文提到的SPLT磋商中为什么坚持使用实用性标准的第三种方案了。

我国对商业方法的态度与欧洲国家的做法类似,但相比欧洲国家,我国又显得有些保守。我国专利法涉及商业方法的一些规定散见于《专利法》、《专利审查指南》(以下简称审查指南)等法律和规章中,其并没有明确排除商业方法的可专利性,只是排除了纯粹的智力活动的规则和方法的可专利性。审查指南第二部分第一章4.2规定:“如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法,则不应当被授予专利权,例如:组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法和制度;计算机语言及计算规则;各种游戏、娱乐的规则和方法;统计、会计和记账的方法;计算机程序本身等等。如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包括智力活动的规则和方法的内容,又包含技术特征,则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法,不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”审查指南第二部分第九章2规定了涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准:如果该发明专利申请只涉及计算机程序本身或是仅仅记录在载体上的计算机程序,那么不论它以何种形式出现,都属于智力活动的规则。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利制度保护的客体。如果一件涉及计算机程序的发明专利申请是为了解决技术问题,在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段,并且由此获得符合自然规律的技术效果,就不应该仅仅因为该发明专利申请涉及计算机程序而否定该发明专利申请的可专利性。

从欧洲、日本及美国对商业方法可专利性的判断标准的实践趋势看,都已将审查重点从商业方法是否属于专利权的保护客体转移到了专利三性的审查上来,而非以商业方法为由完全否认这些发明的可专利性。在对待商业方法专利性的态度上,美国、欧洲及日本之间已出现国际趋同的趋势,此时我国仍然对商业方法,特别是涉及计算机软件的商业方法发明专利规定较高的门槛,从长远来看并不利于国内软件产业的发展,更不利于我国大型跨国公司的长远发展。

二、医疗方法可专利性的范围之争

由于伦理原因以及不具有工业上的再现性,绝大多数国家对医疗方法的可专利性问题都持保留态度,但在具体操作上,各国仍会根据本国的专利政策作出相应的调整。

欧洲专利公约规定人体或动物体的外科手术方法因缺乏实用性而不应认为是能在产业上应用的发明,但从欧洲专利局的审查指南的规定和申诉委员会的判例来看,他们主张限制适用欧洲专利公约的上述规定,并尽可能地缩小其适用范围。“日本特许厅对外科手术方法的解释范围比欧洲专利局解释的范围要宽,另外在其实践中,对动物疾病的治疗方法一直是授予专利权的”。[1]美国先前认为医疗方法不具有实用性、不是可专利性的方法,后来认为包括纯粹的医疗方法在内也具有实用性,也可以给予专利保护。从对待这一问题的政策转变中,我们不难看出美国采取了扩大专利权客体范围的立场。这一巨大的转变和反差不仅反映了美国法院在这一问题上的政策变化,也反映了美国作为判例法国家,其法院在审查医疗方法专利标准问题上所具有的灵活性。

相比而言,我国在医疗方法专利性问题上采用的是较为严格的标准,并通过不同的条款从多个方面对其做出了否定性的规定。在审查指南第二部分第五章3.2.4中将外科手术方法分为治疗目的和非治疗目的,以治疗为目的的外科手术方法属于专利法二十五条规定的不授予专利权的客体;非治疗目的的外科手术方法由于是以有生命的人或动物为实施对象,无法在产业上使用,因此不具备实用性。例如为美容而实施的外科手术方法,采用外科手术从活牛身体上摘取牛黄的方法等。但是非治疗目的的其他接触人体的方法,只要不介入获得人体或不产生创伤,即非外科手术方法仍然是可以获得专利权的。

各国关于医疗方法是否具有可专利性的问题的规定各不相同,并且不保护的理由也千差万别,有的是出于人道主义、社会道德考虑,有的是以不具有工业实用性为由不予保护。由此不难看出,是否具有可专利性并不仅仅是医疗方法本身的原因,或者根本就不是一个纯粹的法律问题,而更多地取决于各国的专利政策取向问题。

三、遗传资源的发现与发明之争

因为发现仅仅揭示自然界原本就存在的事物,例如天然物质、自然现象及其变化过程、特性和规律等,只是人类尚未认识他们而已,故不能授予专利权。但是如果将发现用于实践,比如制造一种产品,开发一种方法或者提供一种用途,则就和发现有了本质的不同,就可以构成一项发明,就能够被授予专利权。传统专利理论区分发现和发明是有很大的合理性的。但传统专利理论也承认,尽管发现和发明有本质的不同,但从客观上来说很多发明是建立在发现基础之上的;同时,发明也为人类提供了先进的手段和有利的条件来促使人类能够更好地作出发现。

近年来,随着生物科学领域科技的不断发展,传统专利理论关于发明和发现的界定日益面临挑战,其中尤为突出的是有关遗传基因的问题。早前占统治地位的观点认为基因本身是自然界早已存在的物质,人类对其进行的测序和绘制基因图谱等工作充其量不过是一种发现而已,那么按惯例发现不具有可专利性,基因就是不能获得专利权的。另一种意见认为,“尽管基因作为自然物事实上早已存在,但它只是以混合杂乱的形式存在于自然界中,离开专利申请人的创造性的工作,人们就难以或不能获得所要求的某个经分离纯化的基因序列,有关该基因的具体应用公众则是无从得知,更不用说加以具体应用了,申请人所做的工作同新合成一种新的物质没有什么两样。”[2]因此,这种经过人工提纯的基因序列已经不再是先前存在的基因序列,而是体现发明人创造性劳动的一项发明创造,应当予以保护。这种观点认为,只要具有某种特定的用途就应授予专利权。进一步从申请的角度来说,发明人发现了某一有用的基因并将其分离和纯化,如果仅仅授予发明人对该基因相关方法发明的专利权,将发明人放到和后续发明人同样的地位,并对他们提供同样的保护是不公平的。因为针对该基因的后续发明将会不计其数,产生的经济利益不可估量,如果发明人无法得到合理的回报,无疑会严重打击发明人技术创新的积极性。

在实践中,欧洲专利局的审查指南规定,如果该物质的结构、获得它的方法或其他参数特征是以前没有出现过的,那么该物质本身就具有可专利性,这就是说基因在满足了一定条件后可以被授予专利权。日本特许厅关于生物学领域可专利性的实用性审查指南则规定,没有在说明书中描述实用性的基因,不符合日本专利法关于实用性的规定,这就是从相反的角度说明如果具有了实用性,基因就可以被授予专利权,是专利权保护的客体。美国专利与商标局在新的实用性审查指南中认为,专利申请在满足了公认的实用性条件后就可以被授予专利权,而不考虑它是发明还是科学发现。这样的标准无疑是非常低的,这样的话即使认为基因是科学发现也可以有获得专利保护的可能性。

针对国际发展趋势,我国专利法也在承认遗传资源具有可专利性的基础上作出了相关限制性的规定,如专利法第五条第二款规定对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。综上,欧洲、日本、美国都认可了过去认为是科学发现的基因的可专利性,而其究竟能否被授予专利权,归根结底就在于其是否具有实用性,这也是区分发明和发现的根本性标准。凡具有工业实用性的科学发现,即应被认为是发明,可以授予专利权;凡不具有工业实用性的科学发现,均不是发明,不能获得专利权。

在过去专利审查程序中,一般先判断专利申请是否属于专利权保护的客体,然后再对其是否具有实用性、新颖性和创造性进行审查,但在遗传资源的审查中实用性由发明专利的三个积极要件之一变成了判断遗传资源是否具有可专利性的消极要件之一。

结 语

在发达国家扩张发明专利的专利权客体的过程中,实用性要件起到了非常重要的作用。通过对实用性作广义的或是宽泛的解释,来达到扩大专利保护范围的目的。“专利权客体范围的扩大实质上是在拷问实用性的标准,各国是否承认计算机软件、基因技术等发明创造的可专利性实际上是重新认识实用性的不同结果”[3]。在现代高新技术与知识产权密切结合的形势下,这无疑应该引起我们的高度重视。□

[1]鸿常夫.日本专利法判例精选[M].北京:专利文献出版社,1991:67.

[2]崔国斌.基因技术的专利保护和利益分享[Z].知识产权文丛第三卷,北京:中国政法大学出版社, 1999:254.

[3]陈宗波,李晓秋,姚兵兵.专利法体系化判解研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008:101.

责任编辑:钱国华

D923.42

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1004-1605(2010)10-0074-03

王忠敏(1983-),女,山东烟台人,安徽省滁州市南谯区人民检察院工作人员,主要研究方向为知识产权。