如何回应对美国337调查?

魏 琦 刘亚卓

自我国加入WTO以来,美国频繁使用其《关税法》的337条款对我国企业进行立案司法调查,从调查结果来看,仅有不到20%的企业未发现侵权和申诉被撤回,337调查逐渐成为在反倾销和保障措施之后美国遏制中国技术密集型和高附加值产品对美国出口的重要手段。

一、中国企业遭遇337调查的现状及原因概述

(一)现状

根据商务部进出口公平贸易局的数据,自1986年12月29日美国发起第一起对中国大陆的“337调查”,至2009年5月共发起94起调查(见图1)。中国大陆已经取代欧、日、韩、台湾地区,成为“337调查”的首要对象。从2002年至2008年,中国已连续7年成为遭受“337调查”最多的国家。仅2007年,美国就对我国提起17起“337调查”,占同期立案总数的48.6%,涉案金额超过20亿美元。被调查的中国出口产品涉及的行业主要有机电工业、化学工业、轻工业等,其中机电产品占绝大部分。从2003年至2008年底,涉及机电产品337调查共有43起,尤其是在2006年,2007年和2008年,机电类337调查的案件数分别为10件,12件和8件,占当年案件的77%、71%和73%。我国遭遇过美337调查的企业遍及浙江、广东、江苏、上海等全国14个省市。

从2001年至2008年底,所有涉华337调查的89起案件中,专利类侵权调查有64起,占85%,商标类侵权调查有7起,占9%,商业外观侵权调查有2起,占3%,侵犯商业秘密侵权调查有1起,占1%。在上述已经做出裁定案件中,有10起胜诉,即被ITC裁定未侵权或驳回起诉;有28起案件与控方达成和解;有3起原告撤回起诉;有21起被ITC裁定侵权成立,发出了普遍排除令和禁止令或有限排除令,而其中有8起是因为被告缺席造成的。

(二)涉华337调查增加的经济原因分析

1.知识产权对美国经济发展有巨大贡献。美国是当今科学技术发展水平最高的国家,也是最依赖于知识产权保护以促进和保障其经济发展的国家。在20世纪50年代,美国的对外出口仅有10%依赖于知识产权的保护,到了20世纪90年代末,则有近50%的对外出口依赖于某种形式的知识产权保护。根据2006年美国总统经济报告,知识财产占美国企业全部价值的1/3以上,知识产业占美国出口额的一半以上,占经济增长的40%,就业人口有1800万人。以版权产业为例,2004年版权产业的增加值为13007.7亿美元,占GDP的11.09%,就业人口1120.66万人;2005年增加值为13881.3亿美元,占GDP的11.12%,就业人口1132.57万人。鉴于知识产权保护对美国经济的重要作用,美国政府建立了完善的知识产权跨国保护体系。通过美国贸易法的“特别301条款”,要求外国政府对其知识产权予以有效保护,防止侵权;通过“337条款”,直接对侵犯其知识产权的外国私人厂商及其产品予以制裁;通过多边国际条约特别是TRIPs协议,对知识产权保护不力的国家向WTO争端解决机构提起诉讼并得到裁决结果的执行;通过区域和双边贸易协定,通过利益交换,以比较灵活的方式使自己国内的知识产权保护标准在外国得以运用。

2.美国对中国的高科技产品贸易逆差的增长。自02年以来,美国对中国的高科技产品贸易逆差持续扩大,从02年的118.08亿美元迅速增加到08年的478.16亿美元,并在07年创下676.57亿美元的纪录(见表1)。为扭转这一局面,337调查逐渐变成一种不合理的知识产权保护的壁垒。但实际上美国对中国高科技产品出口管制是逆差额持续扩大的主要原因。美国向中国出口高科技产品,必须个案审批,美国政府核发的出口执照仅限本次有效。尤其是诸如激光、高效能计算机、先进通讯器材、惯性导航系统等,因可转为军事用途,美国格外审慎。

虽然美国对中国的高科技产品贸易存在逆差,但实际上在高科技产品竞争上我国企业还是处于明显劣势。目前我国有能力出口高科技产品的企业90%是外商独资或合资企业,高科技出口95%以上是加工贸易,中国的私企及集体企业几乎没有高科技出口,国企则因大量进口而存在贸易逆差。中国高科技顺差主要集中在信息及通讯领域,约390亿美元,光电领域为120亿美元。而美国在航空航天等多个领域占有绝对优势。另外由于中国出口高科技产品的技术含量低导致出口价格也很低。以显微镜和显示器的出口为例,美国出口中国的显微镜一种单价为3400美元,一种单价为11700美元,而中国出口的最高价格为257美元,最低为61美元。而同为彩色显示器,美国出口的均价为467美元一台,而中国外商独资出口的均价为241美元,私企均价则为77美元。最接近国际价格的还是外商独资企业以及出口加工贸易。上述情况表明从企业属性和产品的单位价值含量来看,中国的高科技产品都还远落后于美国。美国没有必要滥用337调查,将其作为一种知识产权壁垒来限制中国技术密集型和高附加值产品的出口。

二、一则应对“337调查”的典型案例分析

2003年4月28日,美国劲量控股有限公司以及电池有限公司(以下统称美国劲量公司)向美国国际贸易委员会提出申诉,声称中国大陆和香港的9家企业(南孚、双鹿、虎头、长虹、高力、豹王、正龙、金力、三特)侵犯了该公司的“无汞碱锰电池专利”(以下简称“709专利” ),要求就此展开侵犯知识产权的“337调查”,并申请执行“普遍排除令”,禁止中国生产的无汞碱锰电池及相关下游产品进入美国市场。劲量公司同时提出了赔偿专利费用100万美元、中国出口美国的每节电池支付专利费3美分的和解条件。然而中国出口美国电池的利润仅仅1美分,这相当于将中国电池产品排除出美国市场。该案如果败诉,在申请人专利失效(即2011年底)前,中国不能再向美国出口任何无汞碱性电池,对已输入美国和库存的产品将依据ITC 的禁止令销毁。同年5月28日美国国际贸易委员会正式立案,案件编号为337-TA-493;同一天中国电池工业协会组织国内涉案企业积极应诉。2004年6月2日,美国国际贸易委员会作出中国企业侵权行为成立的初裁。中国企业向美国国际贸易委员会提出复议。2004年10月1日,美国国际贸易委员会经过复审,认可中国公司关于美国劲量公司“709专利”不符合美国专利法关于专利必须具有“确定性”的要求,裁定美国劲量公司专利无效,中国企业产品不构成侵权。2004年10月7日,美国劲量公司向美国联邦巡回上诉法院提出上诉。2006年1月25日,美国联邦巡回上诉法院作出判决,将该案发回美国国际贸易委员会重审。2007年2月23日,美国国际贸易委员会再次以缺乏“确定性”为由作出美国劲量公司专利无效的裁决。美国劲量公司遂第二次向美国联邦上诉巡回法院上诉。2008年4月21日,美国联邦上诉巡回法院经过再审,维持了美国国际贸易委员会的裁定,判决劲量公司“专利”无效。这场持续5年之久的“电池调查案”,终以中方胜诉而结束。

本案作为美国国际贸易委员会近30年来第二起在终裁中全盘推翻行政法官初裁的案例,是中国产业应诉337调查的经典之作。这起调查胜诉可归因于两条,一是中国公司聘请的律师利用对美国相关判例的研究,找到了有利于中国公司的法律依据,首先通过对“709专利”的核心“含锌阳极”定义表达含糊问题进行举证,证明“709专利”在这一部分的无效性。然后,提出“709专利”说明书仅描述试验电池的制作,并没有提及其请求保护的专利“商业无汞碱锰电池”内容,专利说明书与专利申请书严重不符,存在着极大的不明确性,从而否定了美国公司的专利效力,获得本案的胜利。这充分说明应对337调查,必须聘请既懂得337调查程序,又熟悉中美知识产权差异的专业律师来参与案件应诉工作,才能帮助被告企业确定有效的应诉策略。二是维护团队联合应诉。面对初裁的明显不公和推翻ITC初裁的巨大难度,中国电池工业协会冒着终审败诉的风险,维护应诉企业联合团队集体应诉,从而增加了规模效应,取得了胜利。

但从该案例中我们也可看到一些深层次的问题,第一国内企业缺乏侵权意识,从而成为337调查的被告,虽然胜诉,但花费的诉讼费用超过人民币1000万元。第二,中国电池企业虽然赢得诉讼的胜利,但未必会赢得市场。在历时5年的应诉中,中国电池企业耗费了大量的人力物力,从而在自主知识产权的创新方面缺乏投入。而劲量公司却争取到5年的时间进行产品升级换代。2008年4月,劲量公司的新产品锂电池正式在中国上市,顺利实现了产品新老交替。如此来看,要想占领市场国内企业必须要拥有了自主知识产权。

三、应对“337调查”的策略分析

美国337调查实质上已经演变成美国在流通环节强力保护知识产权的法律机制,客观上对进口产品构成了贸易壁垒。我国企业应在深入总结以往案例成功经验和不足之处的基础上,制定详细的应对策略,防备“337调查”的袭击。

(一)事先预防策略

1.我国企业在向美国出口产品前,尤其是以贴牌、代工方式出口的外贸企业,要进行有关的知识产权调查,避免成为337调查的被告。如果发现存在侵权可能,应及时对产品进行修改,或者通过更换非专利方法来避开侵权。具体措施有:(1)在生产对美出口产品时,先初步调查美国同类产品中是否使用相同或类似技术、外观设计及商标;(2)在接受进口商委托生产对美出口产品的订单时,在委托加工合同中加入关于知识产权侵权纠纷的免责条款;(3)生产或出口前委托有关中介组织进行检索,减少侵权的可能性;(4)委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书。

2.国内企业应强化自主知识产权保护意识。美国劲量公司虽然最终败诉,但美国企业重视知识产权保护的意识,却值得国内企业学习。与劲量公司比较起来,国内企业的知识产权意识明显落后,对知识产权的运用能力也明显欠缺。在上述电池案中,国内企业在被诉以后,才开始研究申请专利。目前面对外国专利的垄断之势,国内企业应学会用专利权保护自己的新技术和新产品。首先,在研发阶段,运用专利文献提高研发的起点。全世界最新的发明创造信息90%以上可在专利文献中找到,通过研究专利文献,不仅能节约40%的科研经费和60%的开发时间,同时还能避免低水平的重复研究开发和资源浪费。其次,建立自主知识产权,实施“产品未动,专利先行”的策略。仅2004年在美国申请的专利,日本为4万5千件,而中国大陆企业只有887件。在拥有自主知识产权的基础上,国内企业应向日本学习,积极在美国申请知识产权保护,这样就可以大大降低遭遇337 调查的可能性。

(二)积极应诉策略

企业遭到337调查指控后不应诉,ITC可以发布针对该缺席被告的排除令或停止令(也可以两者都发布)。因此面对337调查,企业一定要积极应诉,同时选择合理的应诉策略。

1.集体应诉。总结电池案中胜诉企业的经验,结合该程序的特点,不难发现,由行业协会牵头,多家企业联手进行应诉是赢得胜利的有效方式。这不仅可以整合资源、共享信息、分担应诉工作,降低每个企业的应诉成本,分散风险,以免被对手各个击破,同时通过联合应诉企业间的协作,可以形成合力产生规模效应,共同与原告抗衡,增大胜诉的可能性。

2.应诉时注重专业性和技术性。337调查多涉及专利侵权问题,应诉工作的专业性和技术性因素很强。被告企业如果决定应诉,首先应迅速在企业内部选择了解涉案产品技术、销售情况并具有一定决策能力的人员组成内部管理团队,同时聘请律师,结合企业自身情况,确定应诉策略,开展应诉工作。胜诉把握较大的辩护理由有:(1)专利无效;(2)专利不可实施,如不满足专利的技术准则;(3)原告未证明但必须证明其在美国存在国内产业;(4)保护原告要求的赔偿不合理或者过于广泛;(5)规避设计。规避设计(design around)是指被控侵权的企业研究设计一种不同于涉案产品的新产品,来规避原告的专利权。337调查中,规避设计产品一旦获得行政法官或者ITC的认可,将不受ITC最终做出的排除令等救济措施的影响,企业仍能继续对美出口此类产品。此外,在部分案件中,原告可能利用广泛的渠道公开被告正在面临337调查这一情况,从而影响涉案产品的现有或潜在的使用者或购买方,停止使用或购买被告的产品。因此,决定应诉后,被告还应迅速向外界或有关购买方发表声明,表明自己的立场和相应行动。

3.合理降低律师费用的支出。代理337调查案件的律师费用一般包括:律师服务费、业务开销费(差旅、电话、传真、复印等)、专家证人费、法律服务费(翻译、电子版文件证据制作、图表制作等)、会议费或接待费等。一般来说,337调查案件的律师费用总体较高。企业可以从以下几个方面控制律师费用的总体支出: 1)合理搭配律师团队的构成,如一名专利律师、一名337调查案件律师及数名初级律师。2)选择中国律师事务所参与应诉团队,或选择在中国设有办事处的外国律师事务所,减少与外方的沟通和翻译成本。3)定期与律师团队沟通,讨论预算及策略,控制总体费用支出。

4.和解也是一种策略。在美国,民事案件和解比率是98%以上,需要法官最后下判决书的在2%以下。据统计,全球有关337调查案件,50%左右的案件达成和解。达成和解对原被告可实现双赢。常见的和解条件有:被告停止进口或销售侵权产品;原告放弃对被告的指控;允许被告在一定时间内处理库存的侵权产品;原告授权被告使用专利或进口涉案产品等。

(三)事后规避策略

337调查的排除令由美国海关执行。ITC排除令的发出,并不意味着游戏结束。国内企业可以采取事后规避策略来降低排除令的损害。具体方法有两种,第一是排除令发出后,首先尽快、主动与客户沟通。把有关排除令的范围、生效时间等情况主动告诉客户,说明排除令只适用于未来。然后,与美国海关知识产权办公室取得联系。这样做,可以确保海关在执行排除令时,执法范围不会超过必要的程度;如果需要用到证明,应提供条款和物流的详细资料。如果产品已被海关扣押,应立即联系港口官员,掌握有关扣押依据信息。第二是重新设计产品,因为美国法律支持专利回避设计工作。如果在ITC作出初步判决之后完成重新设计,可以有两种选择,申请海关审查或申请ITC出具咨询意见,这两者都可以降低企业损失,但区别是:海关审查时间短、费用低,不对ITC具有约束力;ITC咨询意见时间长、费用高,但是具有约束力的判决。▲

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