驰名商标反淡化保护研究

郁甲利 王晓微

[摘 要]驰名商标因其对企业发展特殊的重要意义,常常成为受侵犯的对象,因此各国都对驰名商标给予特殊严格的保护。一般有三种关于驰名商标保护的理论依据:混淆理论、联想理论、淡化理论。通过比较可以发现淡化理论的观点可以给予驰名商标最为彻底严格的保护。因此,本文提出将驰名商标的反淡化保护理论引入我国并给予一些立法上的建议。

[关键词]驰名商标 反淡化 弱化 玷污 退化

作者简介:郁甲利(1983.7-),男,汉族,山东省临沂市人,浙江大学法学院2008级经济法硕士研究生;王晓微,女,汉族,河南新乡人,上海大学2005级硕士研究生。

驰名商标因其具有较高知名度和较好的声誉,往往可以给商标使用人带来巨大的经济利益。正因如此,给予驰名商标特殊保护是非常必要的。给予驰名商标特殊保护最早在《保护工业产权的巴黎公约》中提出,后来《TRIPS》协议进一步加强了对驰名商标的保护,从商品商标扩展到服务商标。我国2001年修订后的《商标法》明确提出“驰名商标”的概念并给予特殊保护。

一、驰名商标的界定

国家工商行政管理局于1996年8月14日发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第二条,将驰名商标定义为“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。”这一规定将驰名商标的范围限定为注册商标,有其局限性。因此,2003年6月1日起施行的《驰名商标认定和保护规定》取代了《暂行规定》,将驰名商标定义为“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。”这一规定一般认为是我国关于驰名商标判定的主要依据。

二、驰名商标特殊保护的理论基础

(一)混淆理论

“混淆理论源自19世纪中叶的法国,当时的法国认为商标权不同于有形财产,是一种相对权,如果被侵害的是驰名商标,将容易引起消费者对产品源发生混淆。”[1]混淆理论的基础在于认为商标的意义是区分商品的出处,如果其他商标与驰名商标的名称相同或者类似,将会导致消费者对于商品的混同,误认为混淆商标是驰名商标所有人推出的新产品,从而对后者的利益构成侵犯。传统商标法保护商标是以混淆理论为基础。混淆理论被《巴黎公约》采用,该理论在产生初期即被法国、英国、美国所采纳。

(二)联想理论

商标的初始功能是区分不同的商品,但是随着社会的发展,特别是驰名商标出现后,商标逐渐成为人们生活品位、甚至身份地位的一种象征。驰名商标的功能也由原来的识别功能发展到表彰功能。现实要求扩大对驰名商标表彰功能的保护,制止侵权者利用消费者的联想而侵犯驰名商标所有人的利益,此种保护的理论基础便是联想理论。联想理论最早产生于20世纪的欧洲,比利时、荷兰、卢森堡三国1971年的商标法第13条A款第12项规定“商标所有人可以依其商标专用权,反对在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的标记。”[2]

(三)淡化理论

淡化理论的理论基础在于保护驰名商标在消费者心目中的印象不被淡化。1927年,耶鲁大学法学院教授 Frank Schechter在《哈佛法学评论》中发表的《商标保护的理论基础》一文中写到:“商标的真正作用,不是区别商品经营者,而是在满意程度方面,区别不同的商品,从而促进消费者的不断购买。从商标的基本功能出发,在商标被使用在非竞争商品时,其在满意程度方面对不同商品的区别作用,就会受到削减和淡化。”[3]美国商标立法将淡化行为定义为:“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和显著性能力的行为,不管在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系或者存在混淆和误解的可能性。”[4]商标淡化理论在美国被提出以后,很快被其他国家效仿,一些国际条约也吸收了这一理论。《巴黎公约》、《TRIPS协议》以及世界知识产权组织 1996年制定的《关于反不正当竞争保护的示范规定》都吸收了商标淡化理论。

三、对驰名商标特殊保护的理论评析

混淆理论仅仅以区分不同商品或服务,防止其他商标与驰名商标的混淆为保护的理论基础,这也是目前我们国家法律法规采用的立法依据。这一理论对于彻底完全的保护驰名商标具有重要价值和意义,但是弊端也是显而易见的。即联想理论的保护范围仅仅限定在保护驰名商标不受同种或者类似的商品或者服务的侵害,而现实生活中,不与驰名商标同种或者类似的商标侵害驰名商标的权益的情形经常出现,因此该种理论也具有很大的局限性。

驰名商标的反淡化理论综合了二者的优点,却屏弃了他们的缺点,为驰名商标提供完全、彻底的保护奠定了理论基础。相对于联想理论而言,淡化理论保护突破了相同、类似的限制,对于不相同不相类似的商品,只要构成淡化了驰名商标在消费者心目中的印象就构成侵权。同混淆理论相比,淡化理论显然在保护驰名商标上的范围上有明显的扩大。传统意义上的混淆理论,仅仅在于防止其他商品的商标与驰名商标有相似的特征而导致混淆,淡化理论则要求其他一切商品信息,包括商标、厂家名称、域名等都不得产生导致驰名商标在消费者印象中淡化的效果,凡是导致驰名商标的弱化,玷污和退化都是不允许的,可见淡化理论较混淆理论而言保护范围更广,保护强度更严格。

四、我国引入驰名商标淡化理论的必要性和可行性分析

(一)我国引入驰名商标淡化理论的必要性

1.我国引入驰名商标淡化理论是由驰名商标的意义决定的

当今世界,国际竞争是以经济和科技为中心的综合国力的较量。企业品牌的竞争在经济竞争中意义重大。驰名商标的多少因此成为一个国家经济实力甚至综合国力的重要标志,在一定程度上成为一个国家文化的代表。而反淡化理论的采用可以促使我国采用更加严格的驰名商标保护制度,有利于我国民族品牌的打造。

2.我国引入驰名商标淡化理论是与国际接轨的需要

商标淡化理论在美国被提出以后,很快被其他国家效仿,一些国际条约也吸收了这一理论。《巴黎公约》、《TRIPS协议》以及世界知识产权组织 1996年制定的《关于反不正当竞争保护的示范规定》都吸收了商标淡化理论。“知识产权无国界”的理论固然是发达国家利用其知识产权优势侵害发展中国家的一种手段。我国要与国际知识产权法接轨,就需要引进国际最先进的知识产权理论成果。

(二)我国引入驰名商标淡化理论的可行性

我国现行法律制度仍然采用混淆理论作为保护驰名商标的理论依据。但是随着驰名商标的功能日益从简单地标指商品或服务的产源发展到独立承载商誉,与驰名商标权人的利益休戚相关,如果不重视对驰名商标权利人的保护,是不能满足社会发展需要的。在消费者对商品或服务的来源与出处并没有产生混淆的情况下,即使避免了“混淆的可能”,用传统的混淆理论还是不能有效保护驰名商标,这就需要在混淆理论之外寻找突破口,淡化理论迎合了这种需要,在保护消费者利益的同时,又最大限度的保护了驰名商标权利人。[5]

笔者认为这种担心是多余的而且是有害的,理由如下:

1.我国近年来的经济发展促使许多民族品牌成长为驰名商标,在国际竞争中有一定的能力。这些成长起来的驰名商标在淡化理论为依据的商标立法的严格保护下必将进一步走向成熟和强大,进一步促进我国民族产业的发展。

2.先进的制度可以催生出更多一流的驰名商标,不能因为外国许多驰名商标可以从中受益就因噎废食。西方资本主义国家之所以在近代技术上处于领先地位,与西方国家的专利严格保护制度密切相关。如果我们国家实行最先进的驰名商标保护制度,必然会进一步促进我国驰名商标的产生和壮大。

3.我国现有的法律制度已经做好了实施淡化理论的准备。2001年修正的《商标法》第13条的规定对注册驰名商标的“跨类保护”有益于将驰名商标的保护向反淡化保护转型。立法与司法还将驰名商标的保护范围扩大到互联网络领域、厂商名称、包装或装潢等领域。尽管在有些法律法规中对驰名商标侵权认定,仍是以“使消费者产生混淆”作为标准,但在司法实践中使用的却是淡化标准,可以说,我国已经具备了建立驰名商标反淡化保护理论体系的现实基础。[6]

五、我国引入驰名商标淡化理论的立法建议

发达国家的驰名商标反淡化立法可以作为我们学习的经验或鉴戒。美国《2006年商标反淡化修正案》的主要内容涉及驰名商标的救济、驰名商标的认定和弱化、丑化的定义、免责事由的完善、商业外观获得反淡化救济的证明等方面。[7]

(一)在我国《商标法》总则中明确体现出对驰名商标的保护采用反淡化理论,对原先的“混淆”标准做出修改,而没有必要象美国一样专门制定《联邦商标反淡化法》。目前,我国理论界在商标反淡化研究中没有形成系统的理论见解,知识产权的保护的意识和社会环境和美国相比仍有相当的差距,而美国的《联邦商标反淡化法》在段时间内即频繁修改了两次。因此,我国制定专门的“驰名商标反淡化法”的时机尚不成熟,可以考虑在《商标法》的总则中对于驰名商标的反淡化做出原则规定。

(二)在商标法的分则中设立“驰名商标的特殊保护”专章,具体规定驰名商标保护的具体内容。

1.将商标淡化的具体情形做出明确规定。明确“弱化,玷污和退化”等驰名商标淡化的具体形式的含义。弱化是指“由于一个商标或商号与驰名商标类似而产生的联系,这种联系将损害驰名商标的显著性”,以下因素可导致弱化:“两个商标的近似程度、驰名商标固有的或获得的显著性之程度、驰名商标所有人独占性使用驰名商标的范围、驰名商标的知名度、建立在后商标与驰名商标之间联系的意图、商标之间的实际联系。”丑化指“由于一个商标或商号与驰名商标类似而产生的联系, 这种联系将损害驰名商标的声誉”。[8]

2.明确驰名商标淡化的免责情形。由于驰名商标的反淡化保护是一种严格保护情形,有必要规定清楚现实中存在的合理使用情形。美国《2006年商标反淡化修正案》规定的合理使用包括指示性合理使用和描述性合理使用。美国的立法例可以作为我们立法的参考依据。修正后的《兰哈姆法》“免责事由”规定:“下列情形不可依据本条规定以弱化或丑化为由提起诉讼:(A)由其他人对驰名商标所作的,不是将它作为他自己商品或服务来源的指示, 而是作为包括指示性合理使用或描述性合理使用在内的合理使用,或者为了便于作出这些合理使用而实施的行为,包括下列相关使用行为:(i)为消费者提供比较产品或服务机会的广告或促销;或(ii)验证和滑稽模仿、讽刺或评论驰名商标所有人或驰名商标所有人的商品或服务的行为。(B)所有新闻报道和新闻评论的形式。(C)所有对商标的非商业性使用。”[9]

3.对驰名商标反淡化保护的范围应当进行扩大。驰名商标反淡化保护理论开始只是作为制止他人在不相同或不类似的商品或服务上注册或使用驰名商标或与之近似的商标,其实在现实生活中,利用厂商名称、网络域名、商品名称、包装、装潢等侵犯驰名商标,造成驰名商标显著性淡化的情形也比比皆是。因此,可以考虑将反淡化保护延伸到厂商名称、网络域名、商品名称、包装、装潢等领域,并详细规定在《商标法》与《反不正当竞争法》中,形成一个相对比较完善、系统的驰名商标反淡化保护的立法体系。

参考文献

[1]陈辉东著《商标保护范围研究》天津人民出版社,2003年第1版 190页

[2]黄晖《驰名商标与著名商标的法律保护》法律出版社 2001年 5月版第 124页

[3]转引自陈大鹏著 《论驰名商标淡化兼谈我国商标法完善》 郑州大学硕士学位论文 第 3页资料来源中国知网中国优秀博硕士学位论文全文数据库

[4]《美国联邦商标反淡化法的立法与实际》,张今译,载于《外国法学译评》1998 年第 4 期,第 33 页

[5]参见刘军:《驰名商标特殊保护研究》,山东大学硕士学位论文,2006年

[6]参见竺盈琼《驰名商标特殊保护的相关法律问题研究》,华东政法大学硕士学位论文,2008年

[7]参见邓宏光《美国联邦商标反淡化法的制定与修正》,载于《电子知识产权》2007年 02期

[8]参见美国《2006 年商标反淡化修正案》

[9]参见邓宏光《美国联邦商标反淡化法的制定与修正》,载于《电子知识产权》2007年 02期