论禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的应用

华泽珍

摘要：禁止反悔原则也是适用等同原则时一个重要的限制性原则。本文通过对禁止反悔原则在国内外的适用，结合北京市第一中级人民法院对一起手机专利侵权纠纷进行分析解读，探讨禁止反悔原则的渊源、禁止反悔原则的适用条件，解析禁止反悔原则与等同原则的关系，以便在专利诉讼中灵活并适当地运用禁止反悔原则。

关键词：专利侵权技术特征禁止反悔等同替换

中图分类号：D923.42文献标识码：A文章编号：1005-5312(2009)24-0080-01

禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利权具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的形式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。

适用禁止反悔原则应当符合以下条件：一是专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；二是限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。禁止反悔原则的适用应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的相应证据。

禁止反悔原则在我国司法实践中逐步发展，出现了一些具有影响力的案件，笔者结合自己工作中参与的案件进行详细解析。

案件名称：解某诉信鸽手机厂商侵犯其“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利。

(1)专利审批及授权：2001年12月19日，发明人解某向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利(简称本专利)。2003年5月23日，国家知识产权局向解某发出第一次审查意见通知书，载明：权利要求1.3.23.24.45相对于对比文件1(FR2791509)。对比文件2(JPl0341281)不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。”在该通知书正文中记载：“独立权利要求1保护一种手机自动隐形拨号报失的方法，对比文件l(FR2791509)是使用SIM卡的移动电话的防盗装置，其中存储有手机特定号码，只有在用户输入的号码与之相同的情况下，才可操作该手机。……对比文件1的目的是防止手机被盗且禁止非授权用户使用，对比文件1与本发明十分近似且公开了权利要求1的大部分技术特征，唯一不同在于，本发明检测到信息不一致时，采取的措施不是中断操作或者通过内部短路自毁，而是自动按照设定的功能参数自动隐形拨号，上述区别技术特征在对比文件2(JP10341281)中公开了，对比文件2涉及当手机丢失时防止非授权用户使用的便携式电话，其中公开了如下内容：该发明在当手机被非授权用户使用时，采取的是自动拨打预先存储在存储器中的号码并且发送一个预先设定的话音信息的方式来防止非授权用户使用的，因此，对于本领域普通技术人员来说，将上述两篇领域且内容类似的对比文件相结合得到本发明所述的技术方案，是不需要付出创造性的劳动的，因此，权利要求1不符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定”。

2003年6月27日，解某针对第一次审查意见通知书向国家知识产权局提交了意见陈述书，对原权利要求1、24进行了修改，取消了原权利要求2，该意见陈述书还载明：“……本发明在拨号报失的同时，用户处于正常使用状态，也就是说，本发明的自动报失并不影响当前用户使用。另外，从发明目的和效果来看，对比文件1和对比文件2是为了禁止非授权用户使用，而本发明主要是为了报失，本发明允许当前用户正常使用，但如果该用户为非法用户，则拨号报失，在该用户毫无察觉的情况下，就达到报失的目的，效果明显不同。”2003年7月25日，解某再次对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请文件部分内容进行了修改并提交。2003年12月3日，国家知识产权局在解某于2003年7月28日提交的申请文件的基础上，授予了“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权并予以公告，专利号是ZL01802972.8。

(2)诉讼的启动与审理：2005年3月14日，解某在大中电器中关村店购买信鸽3100手机一部，向北京市第一中级人民法院提起专利侵权诉讼。

在开庭审理时，信鸽手机厂商主张禁止反悔原则，抗辩不构成侵权。举证解某对“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利申请第一次审查意见通知书提交的意见陈述书附页上数第1l行的最后、第三点、第15行，把禁止使用排除在了专利保护范围之外，原告的正常使用是在用户未察觉、不知道的情况下。解某主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，信鸽手机厂商指出：在信息化时代手机中保存的信息价值巨大。手机被盗后，当插入非法卡，不能正常使用是对手机内存储信息的有效保护，避免商业秘密或个人秘密的丢失，不应适用等同原则。总之，发明人解某在专利审批阶段对权利要求1进行了部分限定和放弃，在侵权诉讼中应禁止反悔。

我国司法实践中借鉴美国经验，将专利禁止反悔原则引入专利侵权诉讼中予以适用，其对准确界定专利权人专利权保护范围、实现专利权人与社会公众的利益平衡具有重要作用。但我国在立法中尚未明确确立该原则，作为一个成文法国家，期待以法律明确对此加以规定。