从两起案例看如何应对美国“３３７调查”？

吕　璐

自从1986年中国首次遭遇美国“337调查”后，美国对我国企业实行的337调查呈愈演愈烈之势。截至2008年期间，美国对我国出口产品共发起90余起337调查，受到337调查影响的行业和产品从机电类辐射到了轻工、化工、生物、医疗器械等多个行业和产品。如果说反倾销是打压中国出口产品的常规武器，那么337调查就是“大规模杀伤性武器”；或者说它为中美企业较量提供了新的擂台。本文针对两起案例不同的裁定结果，对如何认识和应对美国“337调查”进行了分析。

一、案例简介

案例一（成功）：

2003年4月28日美国劲量控股和EVEREADY电池公司向美国国际贸易委员会（ITC）提出申诉，认为中国大陆等国家和地区的25家企业侵害其无汞碱性电池的生产技术专利权，要求根据337条款，禁止其生产的电池进入美国市场。

同年5月28日美国国际贸易委员会接受了“劲量”的申请，正式立案；

同年5月28日中国电池工业协会组织并协调涉案企业包括双鹿、南孚、豹王、虎头、长虹、三特、正龙等7家电池厂家（均是中国电池行业的龙头，产量占全国总量的50%以上）联合起来开展应对工作；

2004年10月4日ITC最终裁决，认定原告美国劲量公司709号专利无效；

同年10月7日劲量公司把ITC告到联邦法院，要求认定ITC裁决有误；

2005年1月25日美国联邦巡回法院驳回劲量要求，判决ITC重新审理此案；

2007年2月ITC再次作出专利无效的裁决，劲量第二次向联邦法院上诉；

2008年4月22日美国联邦巡回法院最终维持了ITC裁定，判决劲量专利无效；

此案中国企业历经5年应诉，惊险环生，大获全胜实属不易；无汞碱性电池得以继续出口美国市场。设想如果败诉：中国是电池大国，总产量（占全球1/3）的70%用于出口，无汞碱性电池作为环保产品，深受美国市场青睐。在申请人专利失效（即2011年底）前，中国不能再向美国出口任何无汞碱性电池，对已输入美国和库存的产品将依据ITC的禁止令销毁。这必将扼住我电池企业的咽喉。

案例二（失败）：

2006年2月17日，美国爱普生公司及其日本子公司向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控中国在美销售的墨盒（Ink Cartridges）产品侵犯了其关于喷墨打印机墨盒的专利，要求对其启动337调查。3月20日，ITC决定对进口墨盒及其组件进行337调查并正式立案。2007年3月31日，ITC发布初审裁决，宣布精工爱普生的11项专利全部有效，认定24家公司所出售的墨盒产品中，有超过1000种型号的墨盒侵犯了爱普生的专利，并建议发布一个普遍排除令和停止令。

此案中国企业（除珠海纳思达外）放弃应诉和由此导致的应诉失败，意味着ITC发布的普遍排除令将停止中国通用耗材产品在美国境内的进口、销售、分销、营销等行为，这对于出口占总产能90%的国内通用耗材产业来说，无疑是个灭顶之灾。

二、美国“337调查”的基本特征

“337”调查来源于美国《1930年关税法》第337节规定：如果任何进口行为存在不公平行为（主要针对侵犯专利权或者商标权行为），并对美国产业可能造成抑制和垄断，美国ITC可以应国内企业的申请进行调查。若违反337条款，美国ITC将随即签发排除令，指示美国海关禁止进口该产品，这将直接导致涉案企业、甚至国家或地区的相关产品无法进入美国市场。

2008年7月7日，美国国际贸易委员会（ITC）在联邦记事（Federal Register）上发布公告，公布了修改后的《ITC操作与程序规则》（ITC Rule Changes）。新的规则提高了申请门槛，明确了有关调查程序的时限，增强了对案件进程的可预见性。新规则已于2008年8月6日生效。

如果将我们比较熟悉的反倾销与“337条款”措施做一个比较，可以发现如下不同：

具体说来：

1.“337条款”调查的主管部门是美国国际贸易委员会（ITC），而不是法院，由ITC依当事人申请后展开调查并作出裁定，属于美国的“行政救济”。

2.起诉要件宽松，立案容易。在“337条款”调查中，只须证明进口产品有侵权行为而不要求证明美国国内产业遭遇到实质性的损害，而且，并不要求美国国内已建立起成熟的该产业，而只要求其证明国内有相关产业筹建即可。

3.“337”调查和裁决具有不公正性。“337调查”程序中有非常不利于不应诉或不全面应诉的被告的缺席裁决规则。根据“337调查”程序规定，被诉方没有正当的理由，没有在规定的时间和以规定的方式提交答辩意见，行政法官可根据单方证据作出裁决； 被诉方缺席，视为其放弃应诉的权利，放弃在调查期间答辩的权利。行政法官可缺席裁决。

4.处罚措施比较严厉，典型的有：（1）有限排除令：虽然只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国，但“有限排除令”的效力可以扩大到包含侵权物品的下游或下级产品，以及上游的零部件产品。（2）它不仅针对被告公司的产品，还禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场。（3）禁销令：要取得禁销令必须事先在申述书中将该美国国内企业列为侵权方，加上该企业必须经调查发现违反“337条款”，同时证明该企业在“337调查”过程中库存大量的侵权产品。（4）没收已入境流通的产品。

三、中国被诉企业的对策

第一，高度注意防止侵犯他人的知识产权

在本文开头的案例二中由于爱普生拥有自家墨盒产品的核心专利，特别是在出墨方面。而我国国内一些厂家为了与爱普生打印机兼容，就在兼容墨盒产品中不得不采用了爱普生的专利技术。这样看来，通用墨盒对于爱普生打印机原始平台的依赖性，就给自身的独立设计产品预留了一道难以逾越的专利陷阱。所以此案的337调查让国内墨盒厂商避无可避。

以贴牌、代工方式出口的外贸企业，还要注意下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件。若外商既非权利人又无适当的授权证明文件，则应考虑法律风险，应在合同中规定，如果因知识产权问题发生纠纷而发生损失，概由委托加工方负责。但事实上，因侵权被诉引起的连带损失很难得到充分补偿。被委托方还是持审慎态度为好。从根本上说，我国企业应积极开发自有知识产权，并且及时在美国等目标市场进行专利、商标等知识产权权利的登记注册，取得在当地专有权利，这样就不必担心受到其他权利人的排挤，相反如果在美国当地有生产的情况下，同样可以提出申诉和要求得到保护。

第二，被告方，抗辩的主要途径

1、申辩不侵权。主要有以下两种情况：

情况之一，被调查的企业应当竭力证明被指控的产品并不完全符合专利保护要求的范围；尽量指明对方专利弱点，压缩对方专利的权利要求的解释范围。要说明被指控产品与要求保护的专利并不等同，针对己方的产品特征，分析对方的专利，指出两者的关键差别，最终达到不侵权的结果。

情况之二，证明涉案产品是使用别的方法生产的，这就需要举证用别的方法也可以生产出与原告专利产品同样的产品；不仅如此，还需要在生产现场展示生产设备和生产过程。

2、原告所称的专利根本无法实施。即申请人专利不具有执行性，包括专利已经过期失效或者申请人的专利通过欺诈获得，存在“不公正行为”。或者申请人获得专利后存在不当使用该专利的行为，违反了反垄断法或者是在专利授权范围以外实施专利等。在案例一中，我国电池企业胜诉的突破点就是证明对方专利无效。抗辩依据包括起诉方美国劲量的“专利技术的权限说明写得不清楚、不明确，概念太广泛、太含糊，任意扩展专利权限概念以图证明中国企业侵权”等。

3、美国境内已经没有使用该专利的产业。即考查原告是否在满足两方面的测试上有漏洞：在“技术”方面，原告须证明“美国国内有一个相关专利保护的物品的产业存在或正在建造”。在“经济”方面，该产业是否（判定产业存在的必要条件）：（1）对工厂和企业作了大量的投资；（2）雇佣了大量的工人或者资本；（3）在开发方面有大量的投入，包括工程、研发或者许可。

4、贸易救济可能损害公众利益。即证明产品排除令的执行将损害美国的公共健康、社会福祉、社会竞争和消费者利益，那么ITC就不会判定将该产品排除美国市场。

第三，努力寻求行业协会和政府的支持

从诉讼成本看，反倾销的律师费用通常为几万至几十万美元，而“337调查”的律师费则是反倾销的几倍甚至几十倍。据悉，案例一中最终取得胜利的中方电池企业共花费了高达300万美元的诉讼费用。因此，对于申诉方发起容易、起效迅速、限制有效的“337调查”，对于被诉企业则是调查节奏快、费用高、难度大。对于诉讼双方来说诉讼难度和诉讼成本悬殊。有些被诉方往往权衡得失后做出不应诉的选择，以致于在对手面前落下了“挨打不还手，相逢绕着走”的名声。

不可回避的问题是，应诉“337调查”的难度和巨额的成本对于绝大多数被诉企业来说是没有办法负担的。案例二中坚持应诉的珠海纳思达，也在抱怨着面临的经济压力“打这个官司真的不划算，在美国销售的产品利润很可能远远不够支付高昂的律师费。但为了未来在美国市场的发展，我们必须打。”就算以三年利润去保证长远的获利，也是一个值得付出的代价。其余11家墨盒厂商的退出更是使沉重的经济负担完全留给了纳思达一家。因此应对“337调查”要重视发挥行业协会、政府的作用，全行业、产业共同出击，参与国际协调，建立行业预警机制、应诉费用分摊机制等，有效增强应对能力。以上中国电池企业应诉获胜，除这几家中国企业拥有自主知识产权之外，一个更为重要的原因是：中国电池工业协会探索了一条“以企业为主、协会牵头、商会配合、政府支持、精选律师”的应诉模式，协调发挥了各个方面的作用，取得了良好的效果，这种模式值得借鉴。

第四，和解也是一种策略

据统计，全球有关337调查案件，50%左右的案件达成和解。337调查程序中，有三次法定和解机会，但是达成和解是有条件的。其一是原告会权衡获得案件胜利的难度和时间长短；如原告的举证难度较大，专利保护期即将届满等。其二是被告具备可用于交换、和解与撤诉的条件；如被告也拥有自己的专利技术，可以与原告进行交叉许可；原告向被告所在国出口产品，需要被告方给予配合，以提高市场占有率等。其三是一方或双方适当地让步或者提供优惠的条件；如，被告方承认原告专利的合法性，愿意支付合理的专利许可费；被告支付部分赔偿金，并对生产工艺做出适当调整；双方具备良好的合作条件和合作前景等。比如，曾经有三家中国拖拉机企业成为被告，其中两家应诉，最后达成和解，只是稍微改变了外观的颜色就行了。事实上，有一些美国企业就是利用337调查来以打求和或者以打逼和，通过诉讼等威胁手段达到和解的目的。我国企业应当把握住谈判的时机，摆脱作为被告的被动局面。