专利审查的创造性答复技巧

摘 要：【目的】为专利代理师在实践中答复关于专利创造性的审查意见通知书提供一些参考建议。【方法】分别从事实认定、技术启示、公知常识等角度寻找专利审查中关于创造性问题答复的突破口。【结果】结合具体专利案件，阐述分析专利创造性的答复技巧。【结论】从事实认定、技术启示、公知常识等角度寻找审查意见通知书中的认定错误，以此为出发点来驳斥审查意见通知书中关于创造性的评述，进而证明发明具备创造性。

关键词：创造性；三步法；技术启示

中图分类号：D923.42 文献标志码：A 文章编号：1003-5168（2024）15-0125-04

DOI：10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.15.027

Creative Response Techniques for Patent Examination

WANG Yue

（Beijing Kind & Wood （Wuxi） Mallesons， Wuxi 214000， China）

Abstract： [Purposes] This paper aims to provide some reference and suggestions for patent agents to respond to examination opinions on patent creativity in practice. [Methods] This paper tries to find the breakthrough of the reply from the angles of fact identification， technical enlightenment， public knowledge， etc.. [Findings] This paper analyzes and briefly describes creative response techniques based on specific patent cases. [Conclusions] Through finding the identification errors in the examination opinion notice from the perspective of fact identification， technical enlightenment， public knowledge， etc.， this paper takes this as a starting point to refute the comments on creativity in the examination opinion notice， and then proves that the invention has creativity.

Keywords： creativity; three-step method; technical enlightenment

0 引言

《专利法》中规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”其中，发明具有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的；发明具有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。《专利审查指南》中给出了具体的判断方法，即通常所称的“三步法”：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见［1］。

“三步法”是判断发明创造性的基本方法，创造性也是专利审查过程中最容易引发争议的问题。在专利实质审查过程中，绝大多数的发明专利申请都会收到关于创造性审查意见的通知书，审查意见通知书中关于创造性的评述理由难免存在偏差。因此，专利代理师在答复审查意见时需要从评述理由中找出偏差，并将这些偏差作为答复审查意见的突破口，以此保护申请人的专利权。专利代理师在处理缺乏创造性的审查意见时通常感到颇为棘手，甚至出现放弃答复、答非所问、无效答复的情况。然而，专利审查中创造性的问题又是专利审查意见通知书中最常见的问题，因此，对专利审查制度中关于创造性审查意见的常见问题进行说明，为专利代理师答复审查意见提供一些参考建议。

1 创造性答复技巧

1.1 事实认定

在审查员发出的审查意见通知书中，针对权利要求中记载的技术特征和对比文件中公开的技术特征进行对比时往往存在如下问题：审查意见有时会遗漏个别技术特征的评价，或者对比文件中公开的技术特征与审查意见中认定的存在差别，上述情况都属于事实认定错误。从事实认定角度进行争辩是一种常用的答复技巧，答复时仔细研究审查意见中的特征对比，找出对区别技术特征存在事实认定错误的问题，以此为出发点驳斥审查意见通知书中的评述，进而证明本发明具备创造性。

案例1：某发明权利要求1公开了一种具有防水低烟无卤阻燃纸的制备方法，包括以下步骤：S1.配制阻燃混合物，包括磷酸酯75％～95％，异氰酸酯3％～20％，催化剂0.1％～1％，抑烟剂1％～8％，其中，磷酸酯为聚（3-羟基苯基）磷酸酯，异氰酸酯为二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）；S2.稀释阻燃混合物，采用溶剂将阻燃混合物稀释至40％～60％，其中，溶剂为乙酸乙酯、乙酸丁酯或丙酮中的至少一种；S3.对纸张进行涂布，采用涂布机将稀释后的阻燃混合物涂布在纸张表面，涂布量为纸张克重的5％～30％；S4.纸张干燥，将涂布后的纸张送进烘箱干燥，烘箱温度为80～125 ℃，车速为2～10 m/min；S5.纸张收卷，将干燥后的纸张收卷。

对比文件1（最接近现有技术）公开了一种阻燃纸的生产工艺，具体包括碎浆、打浆、调浆，在纸浆中加入树脂调浆，经网上成型，对抄出的湿纸进行喷雾涂布，喷雾涂布采用阻燃液、硼酸及乙醇的混合物。其中，阻燃液中阻燃剂的浓度为10%～15%，阻燃剂为磷酸酯或酚醛树脂，然后进行脱水、烘干成纸。

审查意见通知书中认定本发明与对比文件1的区别在于配制阻燃混合物和稀释阻燃混合物，以及具体的涂布量和烘干的温度和车速。从技术方案的整体考虑，本发明通过配制阻燃混合物和稀释阻燃混合物，对纸张进行涂布、干燥、收卷，由此完成防水低烟阻燃纸的制备。而对比文件1则是通过碎浆、打浆、调浆、成型、脱水、烘干成纸，其中，在纸浆中加入树脂，成型后对抄出的湿纸进行喷雾涂布。不仅如此，本发明和对比文件1在整体制备工艺上也存在明显区别：本发明是对造纸后的成品原纸进行涂布处理，而对比文件1是对造纸工艺进行处理，包括纸浆、对抄出的湿纸进行喷雾涂布。由此可见，遵循创造性判断的整体原则，本发明与对比文件1的整体技术方案不同，答复时可以指出审查意见通知书中对区别技术特征存在事实认定错误，以此来驳斥审查意见通知书中的观点，进一步陈述本发明具备创造性。

1.2 技术启示

在“三步法”判断发明创造性的过程中，从本领域技术人员的角度，确定现有技术是否给出将上述区别技术特征应用到最接近现有技术中以解决其技术问题的技术启示。如果现有技术存在技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点；反之，发明是非显而易见的，具有突出的实质性特点［2］。

通常认为现有技术存在技术启示的几种情况是：①所述区别技术特征为公知常识；②所述区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，且作用相同；③所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，且作用相同［3］。

在审查员发出的审查意见通知书中，关于创造性的评述一般采用“最接近的现有技术对比文件1公开了XXX技术特征，本申请与对比文件1相比区别技术特征为XXX，而对比文件2、3分别公开了区别技术特征XXX，剩余区别技术特征为公知常识，相互之间存在技术启示，因此本申请不具备“创造性”的思路，往往存在对技术启示的错误评述。对此，作为专利代理师需要仔细确定对比文件是否公开了相同或等同的区别技术特征，区别技术特征是否解决相同的技术问题，以及对比文件之间、对比文件与公知常识之间是否存在技术结合启示。只有当上述条件都满足时才能说明本申请不具备创造性；若上述至少一个条件不满足，就可以瓦解审查意见通知书中的评述逻辑，说明本申请具备创造性。

案例2：某发明权利要求1公开了一种移动式建筑垃圾回收处理设备，包括机箱、烘干装置、分离装置、除金属装置、粉碎装置及收集箱。烘干装置设置在机箱上端，分离装置设置在烘干装置下端，除金属装置设置在分离装置下端，粉碎装置设置在除金属装置下端；收集箱包括塑料收集箱、木块收集箱、混凝土收集箱；除金属装置包括电磁辊、除金属电机、除金属出料口及清理装置；清理装置用于清理收集电磁辊表面吸附的金属物质，包括推杂板、清理板及第一液压缸。其中，清理板包括第一清理板和第二清理板，第一清理板和第二清理板均通过铰接以可折叠方式固定在机箱两侧。

对比文件1（最接近现有技术）公开了一种建筑垃圾分类回收装置，包括破碎室、第一破碎辊和第二破碎辊。破碎室顶部设有进料斗，进料斗的两侧壁上设有磁选装置，磁选装置将建筑垃圾中可能含有的铁质垃圾清理出来；第一破碎辊的左侧上方设有风选装置，风选装置可以将建筑垃圾中可能含有的轻质垃圾，如塑料、纸片等筛选出来；筛网下方与物料出口中部的空间为细砂收集箱。对比文件2公开了一种建筑垃圾自动处理系统，包括行走装置和箱体。行走装置均匀安装在箱体下端；箱体包括进料机构、气钉收集机构、保护膜收集机构、气钉收集箱、塑料膜收集箱和木屑收集箱。气钉收集机构包括吸铁电机、电磁吸铁棒；气钉收集箱包括活动门、调节气缸和气缸出料门。吸铁电机工作带动电磁吸铁棒转动，当电磁吸铁棒的表面吸满气钉时，输送电机停止工作，调节气缸工作将活动门打开，电磁吸铁棒断磁，吸附在电磁吸铁棒外壁上的气钉脱落，掉落到气钉收集箱内部；当气钉收集箱内部的气钉需要清理时，由气钉出料门清理出。

审查意见通知书中除了关于区别技术特征除金属装置的评述外，通过对比文件2公开了电机带动水平布置的电磁吸铁棒吸除金属，待吸满金属后断电去磁以便于电磁吸铁棒的清理；同时公开了由推动气缸和推动板组成的木屑清理装置。认为对比文件2披露了本发明中的除金属装置的相关技术手段，且作用相同。

对于区别技术特征除金属装置，对比文件2中公开了气钉收集机构。气钉收集机构包括吸铁电机、电磁吸铁棒，且设置在箱体的一侧，实际解决的技术问题是气钉筛选分类回收。本发明中除金属装置包括电磁辊、除金属电机、除金属出料口及清理装置，且设置在分离装置下端，其实际解决的技术问题是先将塑料、木块等分离处理，再除金属。一方面，除金属过程中，避免因掺杂塑料、木块影响电磁辊等磁选装置的正常工作；另一方面，有利于提高电磁辊等磁选装置除金属的效率和质量。由此可见，对比文件2公开的气钉收集机构与本发明中除金属装置的相关技术手段不同，且所起的作用也不同，对比文件1与对比文件2没有相应的结合启示，本领域技术人员没有理由或动机对其进行改进以得到本发明中除金属装置的技术特征。

1.3 公知常识

公知常识导致的存在技术启示的情形中，技术手段为本领域解决该重新确定技术问题的惯用手段，或者教科书、工具书披露了解决该重新确定技术问题的技术手段［4］。

容易被忽视的是，技术手段是公知常识与技术手段是解决某技术问题的公知常识二者存在不同。例如，单纯看，技术手段是公知、惯用的，但并不是公知、惯用的解决该技术问题的技术手段［5］。审查意见中存在很多脱离技术问题而认定技术手段为公知常识的情形，专利代理师在答复审查意见时应当判断该技术手段是否为解决该重新确定技术问题的公知常识。另外，公知常识是公开了本申请的原理，还是公开了具体技术方案，如果仅公开了原理，没有公开具体技术方案，本领域技术人员将该原理应用到具体技术方案需要付出创造性劳动，不能因为公开了原理就否定了创造性。

案例3：在案例2中， 审查意见通知书中关于区别技术特征烘干装置的评述，将区别技术特征认定为公知常识。理由：公知常识中公开了在风选装置前加上烘干装置是本领域公知的，本领域技术人员为提高垃圾处理装置中风选能力继而提高分离效率，有动机在对比文件1的风选装置前加设烘干装置，即形成分离装置设置在烘干装置下端的垃圾处理装置。专利代理师通过研读公知常识《城市生活垃圾分类收集与资源化利用和无害处理·以苏州为例》，发现该文章中记载了风力分选设备对垃圾含水率的高低很敏感，垃圾含水率一旦过高，风力分选设备的风力也很难将粘在一起的湿垃圾分开，因此在细分工艺之前垃圾必须经过烘干处理；同时也记载了烘干设备应该布置在粗选和破碎之后，这样既可避免在回收前对大块木料、纸板和塑料等进行不必要的烘干，尽量减少烘干垃圾所需要消耗的热量，又可避免大块建筑垃圾对烘干设备的损坏。由此可见，公知常识中记载的建筑垃圾分选工艺与本申请回收处理工艺的工艺流程不同，且烘干装置在公知常识和本发明中实际解决的技术问题也不同，即两者的作用不同。公知常识与对比文件1没有相应的技术结合启示，本领域技术人员没有理由或动机对其改进以得到本发明中烘干装置的技术特征。

另外，对比文件1中在分选装置的上方设置有水管、喷咀，喷咀的设置是为了减少破碎时产生的粉尘，减轻环境污染。试想，从本领域技术人员的角度理解，对比文件1中专门设置有降尘装置，说明用于粉碎的建筑垃圾足够干燥，满足风选条件，反向说明风选前没有必要单独设置烘干装置；如果设置烘干装置，反而会使处理对象干燥过度，粉碎时增加水管、喷咀的工作量，将烘干装置加设于对比文件1并没有带来有益的技术效果，对比文件1对烘干装置没有相应的改进需求。可见在创造性的评判中，不仅要关注对比文件是否公开了区别技术特征，区别技术特征在技术方案中所起的作用，还要分析确定最接近现有技术是否存在相应的改进需求。只有当最接近现有技术存在相应的改进需求，并且其他对比文件中给出了相应的技术启示时，本领域技术人员才有动机将两者结合起来以获得发明所要保护的技术方案。

2 结语

在专利实质审查过程中关于创造性的评定，审查员在多数情况下都会指出现有技术中公开了本申请与最接近现有技术的区别技术特征。这时需要专利代理师仔细研读本申请和对比文件记载的内容，重新比较本申请与对比文件（最接近现有技术）的区别技术特征，找出其是否存在事实认定错误，对比文件公开的区别技术特征是否相同或等同，其实际解决的技术问题是否相同，不能盲目认同审查员在审查意见通知书中的评述观点。如果区别技术特征没有被对比文件公开，或者对比文件公开了区别技术特征，但其实际解决的技术问题不同，都不能认定对比文件公开了区别技术特征；同时，专利代理师还需要仔细确定对比文件之间、对比文件与公知常识之间是否存在技术结合启示。只有当上述条件都满足时才能说明本申请不具备创造性；若上述条件至少一个不满足，就可以瓦解审查意见通知书中的评述逻辑，说明本申请具备创造性。

另外，在专利审查创造性的答复过程中，可以先从审查意见通知书中的评述理由入手，以评述理由为基础，有目的性地从本申请和对比文件的相关内容中寻找突破口进行答复。这样能够有效缩短审查意见答复时间，提高答复效率，尽可能地避免审查员低估发明的创造性，进而为申请人获得有效的专利保护。

参考文献：

［1］ 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南［M］.北京：知识产权出版社，2010.

［2］ 王彦华，姜涛.发明专利创造性审查中结合启示的判断［J］.专利代理，2021（3）：94-97.

［3］ 唐敏健.专利创造性评判中的结合启示［J］.法制博览，2021（10）：159-160.

［4］ 刘莉，江耀纯.寻找专利创造性答复中的突破口及其对申请文件的撰写启示［J］.专利代理，2021（3）：51-59.

［5］ 杨杰.从专利创造性角度看发明专利申请文件撰写的误区和注意事项［J］.中国发明与专利，2014（10）：106-109.