以复审案例探讨公开不充分的类型

王俊 冷林霞

摘 要：【目的】针对说明书公开不充分问题，为专利审查员及专利代理师在审查或撰写时提出一些建议。【方法】通过对多件机械领域复审案例的審查意见及复审意见进行分析，探讨可能导致公开不充分的类型。【结果】针对每一种可能导致公开不充分的类型提出了对审查或撰写时的针对性建议。【结论】审查员在审查时应面向本领域技术人员，在正确理解技术方案的基础上，多积累相关案例，正确适用法条；专利代理师也应在正确理解法条的基础上，选择合适的公开程度。

关键词：第26条第3款；公开不充分；复审

中图分类号：G306      文献标志码：A    文章编号：1003-5168（2023）09-0129-04

Abstract： [Purposes] This paper aims to offer some suggestions on examination or writing on insufficient disclosure of patent descriptions for patent examiners or agents. [Methods] By analyzing cases of reexamination to explore some situations that should be concerned about on the article. [Findings] Some specific suggestions on examination or writing to every situation are provided. [Conclusions] Patent examiners should interpret the technical solutions correctly and apply the article correctly; patent agents should choose appropriate extent to be disclosed.

Keywords： article 26， paragraph 3 of Patent Law; insufficient disclosure; cases of reexamination

0 引言

专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。对于能够实现，《专利审查指南》［1］共规定了五种不能实现的情况。通常情况下，第一种只给出任务设想的情况较为好判断，并且实践中只有任务设想而完全没有技术手段的情况较少，在此不做过多讨论。但对第二种技术手段含糊不清或第三种技术手段不能解决技术问题的情况，在实践中却有许多值得推敲与争议的地方，《专利审查指南》也未给出更为明确的判断方法。对于公开不充分，许多学者对其从各个角度进行了思考与研究［2-4］。本研究将通过案例的形式对《专利审查指南》中第二种和第三种情况进行探讨，并对第四种多个技术手段的情况以案例形式进行举例说明。

1 技术手段含糊不清

通过分析众多复审案件的结论，笔者将技术手段含糊不清的情况分为三类，下文将以案例的形式对每一类进行分析，并提出审查或撰写建议。

1.1 技术术语含义不明确

案例一。该案例涉及一种温控衣服，专利申请号为201710150963.3。该申请请求保护的温控衣服利用了一种“热适应材料”，该材料为一种具有热膨胀特性的合成纤维。该案件在实质审查阶段被驳回，申请人随后向复审委提出了复审请求。合议组认为：具有热膨胀特性的合成纤维尤其是根据气候的冷热发生冷收缩或者热膨胀的合成纤维并非本领域公知材料，作为关键材料，本申请未记载其具体成分、如何制造或来源，且根据公知常识，纤维在受到多次强烈的拉伸和热定型作用会产生热收缩现象，而非热膨胀或冷收缩，由此复审委维持了驳回决定。

案例二。该案例涉及一种TPU贴合硅橡胶拉链膜、涂布工艺及其应用，专利申请号为201810093372.1。该案件中涉及一种“自制TPU处理剂”。对此，合议组认为：“自制TPU处理剂”为自制物质，说明书中也未公开该“TPU处理剂”的制备方法，仅给出自制TPU处理剂是“羟基硅油改性聚氨酯溶液”，并未给出其具体结构和组成，也并未公开羟基硅油改性聚氨酯中羟基硅油的含量，因此，本领域技术人员不清楚本申请采用了羟基硅油含量为多少的羟基硅油改性聚氨酯，不知从市售产品中选择何种羟基硅油改性聚氨酯来实现本申请的技术方案。也就是说，本领域技术人员无法制得所述的“自制TPU处理剂”，也不清楚选择何种具体的羟基硅油改性聚氨酯来实现本申请的技术方案。

案例三。该案例涉及一种多功能防腐防水隔热涂料及其制备方法，申请号为201710659497.1。该申请权利要求1中涉及一种DM-HX68合成乳胶，复审委在审理过程中认为：说明书中没有明确指出“DM-HX68合成乳胶”具体是什么物质，或者给出其组成、结构、制备方法或来源等信息，根据说明书的记载，所属领域技术人员无法获得“DM-HX68合成乳胶”，因而也就无法实施该发明以解决本申请要解决的技术问题。对此，复审请求人在意见陈述书中回复：DM-HX68是指合成乳胶中一种企业的代号（代码），并说明了该乳胶的成分和制备方法。合议组认为，一方面，复审请求人并未明确指出企业的具体名称，更未提供能够证明由对应企业在申请日之前生产和销售“DM-HX68合成乳胶”的证据；另一方面，意见陈述书中给出的原料和制备方法并未记载在说明书中，也没有证据表明在申请日之前采用上述方法能够获得“DM-HX68合成乳胶”。因此，对于复审请求人陈述的理由，合议组不予支持。

小结：对审查员而言，在审查过程中应关注申请文件尤其是权利要求涉及的一些自定义术语，如案例一中的“热适应材料”，以及如案例二和案例三种的自制物或涉及代码的材料，此时应站位本领域技术人员考虑该自定义术语代表的含义是否是本领域的普通技术知识，该自制物是否在说明书中记载了其具体结构或组成，或者是否记载了其制备方法或来源，以及考虑该代码用于代表该材料是否是本领域的公知常识，或者是否记载了该代码代表的材料的结构或组成或制备方法或来源信息。而对专利代理师而言，在撰写申请文件时，若涉及上述情况，也应该在说明书中清楚记载材料的结构或组成或制备方法或来源，并建议进一步地记载该材料的性能实验数据等以佐证材料所能解决的技术问题和实现的功能，以避免因为公开不充分而被驳回。

1.2 常规技术手段在特殊技术领域中应用

案例四。该案例涉及一种回弹式种植牙，专利申请号为201410219917.0。该案件在复审过程中，主要争议点在于拉伸弹簧与牙槽骨之间的固定。合议组认为，对于植牙体的种植来说，很难将可变形的弹簧端部与牙槽骨进行固定，本申请的拉伸弹簧缺乏如植牙体的螺纹这样的辅助与牙槽骨固定连接的手段，导致本领域技术人员不清楚应当如何将拉伸弹簧与牙槽骨底部进行固定。对于复审请求人提出的，“将弹簧与一实体物体连接是公知的手段，本领域技术人员都知道如何将弹簧与牙槽骨固定”的主张，合议组认为，对于种植牙的医疗技术领域，由于涉及人体，如需将拉伸弹簧与牙槽骨固定则必须采取特定的技术手段，一般机械领域中弹簧与一物体固定的技术手段不能简单粗暴地直接转用于种植牙的医疗技术领域。

案例五。该案例涉及一种简易太空舱结构设计，专利申请号为201610923271.3。该申请的太空舱，在地面制造零部件，并将其运送至太空中，到达太空后，在太空中组装进行建造，利用纵向的支撑梁，横向的固定梁，通过安装卡，或者螺栓等禁锢，实现立體刚性结构。合议组认为：首先，本领域技术人员无法确定如何在太空中对太空舱进行组装，现有的太空行走只能进行一些简单的维修工作，尚不能进行大规模的组装活动，宇航员穿着厚重的太空服，行动很不方便，无法精细地进行卡装和用螺栓紧固等操作。其次，太空舱作为一种航天器，需要满足航天器最基本的要求，本申请也并未记载。

小结：对适用于特殊领域的案件技术手段是否能够在特殊领域中适用，尤其对于在通常的技术领域属于公知常识的技术手段，其是否在特殊领域的应用中也属于公知常识，或者其是否可以直接应用于特殊领域，例如案例四中用于种植牙中的弹簧，在通常的机械领域中，弹簧与实体的连接属于常规手段，但当其用于种植牙时，已不属于公知常识范畴。对此，申请人应将其具体结构、连接方式等详细写入申请文件中。

1.3 天马行空的构思类型

案例六。该案例涉及一种智能塔吊控制系统及方法，专利申请号为201810914753.1。该申请利用塔吊的横杆和竖杆上安装风扇以避免塔吊倾倒并实现防抖功能。合议组认为，由于塔吊通常起吊的重物重达几吨甚至数十吨，如此大的作用力必然要求风扇叶片的尺寸巨大，但塔吊的横杆、竖直杆的长度尺寸有限，巨大的风扇叶片无法安装到塔吊的横杆和竖直杆上去，因此本申请说明书中记载的技术方案无法实施。

小结：对类似上述天马行空构思类型的案件，审查员在审查过程中，应该着重考虑是否仅仅是含糊不清地记载了从理论上可行的技术方案，而未考虑具体实施。如上述案例七，虽然从理论上，在塔吊横杆的另一端设置风扇形成反冲力以防止塔吊倾倒并不违反物理定理，但事实上在真正实施过程中，由于需要风扇具备庞大的尺寸或重量根本无法将其安装在尺寸有限的塔吊上，从而该技术方案不能实施。对此，申请人或专利代理师在撰写时也应该考虑此类问题，将具体实施方式详细写入申请文件，而不是仅给出含糊不清的技术方案。

2 技术手段不能解决技术问题

2.1 从原理上分析技术方案不能实现

案例七。该案例涉及一种石材的傻瓜式机械直连方法，专利申请号为201911031200.2。该案件争议焦点主要在于螺杆3是否能在螺纹孔4中转动。复审合议组认为：本申请中的第一螺杆3和第二螺杆5均是普通螺杆，必须使螺杆或螺母的一者或者二者受到圆周向旋转的力，从而使得螺杆旋进螺纹孔或螺母。而本申请中在按压石材使得移动板朝向固定板移动时，螺杆3只受到垂直于移动板板面的力，并未被施加圆周向旋转的力，因此螺杆3无法自动在螺纹孔4中转动。也就是说，本申请的螺杆无法直接插入螺纹孔中形成傻瓜式机械直连结构，依据说明书中给出的技术手段并不能解决所述的技术问题。

案例八。该案例涉及一种拖车组件，专利申请号为201711219515.0。该案件利用了生成的金汞齐，且在制备过程中利用了激光能量熔融各金属。在该案件复审过程中，合议组指出，根据组成成分中各金属（如铁、镍、锆、铬、钇）的熔点，为了实现锆、铬、钇等金属粉末的熔融，并使其与铁镍合金发生反应，铁镍合金表面温度将高达1 000 ℃以上，然而汞的熔点仅为-39 ℃，沸点仅为356 ℃，在采用激光直射后，汞将从金汞齐中挥发出来，无法得到含有“Hg：0.2％～0.4％”的拖车组件，而且由于金汞齐的不稳定，也无法获得“金汞齐性质较为稳定，且具有较高的耐磨、耐蚀以及高强度”的技术效果。

小结：审查员在审理案件时，应对本领域技术的普通技术知识有足够的熟悉程度，能够正确识别出技术方案中不能解决技术问题的技术手段。如在机械领域，应仔细考虑技术方案中涉及的运动机构是否能够按照申请人声称的方式进行运动；在化学领域，技术方案中涉及的技术条件如温度、压力是否能够实现，或在采用了申请人声称的温度、压力等条件的情况，是否能够生成申请人声称的材料，或者在使用了申请人采用的材料的情况下，是否能够达到申请人声称的技术效果

2.2 产品缺陷不能认为说明书公开不充分

案例九。该案例涉及一种水稻收割机，专利申请号为201711323458.0。该案例在实质审查过程中，审查员以说明书公开不充分为由驳回该申请，并认为本申请在将收割后的水稻输送排出的过程中，收割的所有水稻均应当处于与刮板平行的水平状态才能实现排料不壅堵，而说明书中的“弧形板”并不能引导所有水稻从竖直状态变为与刮板平行的水平状态，只要出现少数水稻为不与刮板平行的水平状态就会发生水稻与刮板缠绕从而造成排料壅堵，水稻收割机就不能完成正常的收割工作，本领域技术领域的技术人员不能实现该发明。对此，合议组经审理认为：本申请在水稻进入机架后倾倒的过程中，输送装置的机械动力理论上足以克服水稻秆茎的缠绕力，进而将水稻挤压排出；即便有部分水稻与输送装置发生缠绕，也并不影响输送装置的整体运转；如果缠绕影响输送装置运转，这也仅属于产品设计缺陷，并不必然导致本申请的技术方案无法实现。由此对原决定作出了撤销驳回决定。

案例十。该案例涉及一种可定向的万向轮，专利申请号为201710960202.4。该案例在实质审查过程中，审查员认为：万向轮机构1与连杆机构3之间及万向轮机构1与卡套机构2之间在轴向上没有约束关系，因此在使用过程中万向轮机构1会轻易脱离连杆机构3、卡套机构2，导致无法正常使用。该案件在复审过程中合议组在复审决定中指出：虽然万向轮机构1与卡套机构2之间以及万向轮机构1与连杆机构3之间在轴向上没有约束关系，但是当其处于工作状态在常规路面行走时，由于部件本身的重量，卡套机构2及万向轮机构1均会受到向下的力，且由于车体本身的重量，连杆机构3、卡套机构2及万向轮机构1均会受到向下的力，上述向下的力可以将连杆机构3、卡套机构2和万向轮机構1约束在相应的位置上，且定位圆柱24及第二圆柱33均具有一定长度，其会在一定程度上阻止定位圆柱24及第二圆柱33从定位孔中脱离出来，所以该万向轮可以在大多数情况下稳定地与车体连接，实现车轮的基本功能，也能够解决其所要解决的技术问题。由此对原驳回决定作出了撤销驳回的决定。

小结：以上两件案例中，案例九中虽然可能存在由于水稻与输送装置发生缠绕的情况，案例十中也可能存在在颠簸的情况下万向轮机构会脱离的情况，但这并不必然导致该申请的技术方案无法实现。对于此种类型，审查员应该更加小心谨慎，不能因为考虑到技术方案中存在的缺陷而否认说明书公开充分，应该正确识别出存在的问题是属于技术方案的缺陷还是必然导致技术手段不能实现，此时关键就在于“必然”二字。

3 多个技术方案

案例十一。该案例涉及一种高效加热的电热水壶，专利申请号为201811356929.2。该案件涉及多个技术方案。技术方案一涉及一种高效加热的电热水壶，通过设置转动块、弧形分水槽等结构以提高加热效率。技术方案二是对技术方案一进一步限定的技术方案。在实质审查过程中审查员认为说明书公开不充分，申请人在答复二通时将在从属权利要求中涉及的技术方案二删除，审查员仍然以说明书公开不充分为由驳回。合议组经审理认为，对于技术方案一而言，说明书已经对其作出清楚、完整的说明。对于技术方案二，说明书中记载的内容无法解决本申请要解决的技术问题。但合议组同时指出，技术方案二虽然无法达到其预期技术效果，但这并不影响技术方案一的实施，技术方案一仍旧可以实施且达到预期的技术效果，复审请求人已经将涉及该技术方案二的原从属权利要求3删除，而对于仅记载在说明书中但权利要求书中没有要求保护的技术方案，不必要求其必须符合有关说明书充分公开的规定。

小结：当申请中涉及多个技术方案时，若申请人不请求保护未充分公开的技术方案时，审查员不应以该部分内容公开不充分为由驳回该申请。对于此种类型，关键要看权利要求中是否涉及了未充分公开的技术方案。

4 总结

本研究通过复审案例的形式探讨了公开不充分的类型，对审查员的审查以及申请人或专利代理师的撰写提出了一些建议。对审查员而言，应面向本领域技术人员，熟悉所属技术领域的普通技术知识，并正确理解技术方案。同时，还应该多关注与公开不充分相关的复审案件，多了解哪些情况可能存在公开不充分的问题，以便更好地更准确地适用公开不充分条款，提高审查效能。对申请人及专利代理师而言，也应该在正确理解公开不充分条款的基础上，选择合适的公开程度，避免申请因为公开不充分而被驳回。

参考文献：

［1］国家知识产权局. 专利审查指南 2010（2019年修订）［M］. 北京： 知识产权出版社，2020.

［2］王健，温国永.从“小i机器人案例”看说明书的充分公开问题［J］.中国发明与专利，2015（9）：93-95.

［3］季红军. 从避免公开不充分角度谈专利申请文件撰写技巧［J］.中国发明与专利， 2015（4）：76-79.

［4］王静. 论发明专利申请的“充分公开”［D］.北京：中国政法大学， 2011.