美国新专利法下的“现有技术”（下）

文/汤文华

3. 第二类现有技术及其例外情形

AIA §102(a)(2)规定，一项所请发明（claimed invention），若在其有效申请日之前已经被授权的专利（§151）或公开/被视为公开的专利申请［§122(b)］描述，且此专利或专利申请是由其他发明人有效提出［the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention］1参见AIA 35 U.S.C §102(a)(2), retrieved 22 March, 2019.，则该发明的新颖性已丧失，不能授予专利。

与第一类现有技术（“在先公开”）不同，第二类现有技术强调的是“在先申请，在后公开”的美国专利或专利申请，主要有三类：1）已授权的美国专利［§151］；2）公开的美国专利申请［§122(b)］；3）指定美国的PCT申请［§122(b)］。

这里需要注意三点。首先是地域，“在先申请”专利的国家可以为美国，也可以为其他国家，但“在后公开”的国家必须为美国。其次是披露行为的主体，披露者必须为其他发明人，当存在多位发明人时，要求其中至少有一位发明人不同于申请者本人。最后是上述专利或专利申请“被有效提出”（effectively filed）的时间，对此§102(d)22 参见AIA 35 U.S.C §102(d),retrieved 22 March, 2019.作了专门规定：第二类“现有技术的有效日”（effective date of prior art）主要有两类，若该美国专利或专利申请享有优先权，则“有效提出申请”的时间为最早提交申请的日期（the filing date of the earliest such application that describes the subject matter）；若不享有优先权，则“有效提出申请”的时间是实际提交专利申请的日期（the actual filing date)。可见，上述美国专利或专利申请“被有效提出”的时间是其“在先申请”的日期，它与所请发明的“有效申请日”（effective filing date）定义相似，但二者代表的是不同专利的申请日期。

举例说明第二类现有技术（见图4）：甲于2018 年9 月9 日在美国提交发明A 的临时申请，该临时申请于2019 年3 月3 日转为正式申请；由于临时申请享有优先权，所以甲的有效申请日为临时申请日2018 年9 月9 日。乙于2018 年5 月5 日在中国提交发明A 的专利申请，然后通过PCT 途径申请该发明的美国专利，该专利申请文件于2019 年1 月1 日在美国公开；根据§102(d)的规定，乙“有效提交申请”的日期是“在先申请日”，即在中国的申请日期2018年5月5日。由于乙的在先申请日早于甲的有效申请日，所以乙在中国的申请构成了现有技术，甲不能获得发明A 的专利权。

同样，针对§102(a)(2)中涉及的现有技术，§102(b)(2)列出(A)(B)(C)三项，进一步明确第二类现有技术的例外情形，内容如下：

§102(b)(2)(A)：对于上述三种美国专利或专利申请，若其披露的主题是直接/间接从发明人或共同发明人处获得（the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor）3参见AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(A), retrieved 22 March, 2019.，则该申请不能成为所请发明的现有技术。

§102(b)(2)(B)：对于上述三种美国专利或专利申请，若其披露的主题在有效提出申请之前已经直接或间接被发明人、共同发明人或“关联方”公开［the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor］44参见AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(B), retrieved 22 March, 2019.，则该申请不能成为所请发明的现有技术。

§102(b)(2)(C)：对于上述三种美国专利或专利申请，若其披露的主题和所请发明的主题在有效申请日之前归同一个人所有，或按协议转让后归同一人所有（the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person）5参见AIA 35 U.S.C §102(b)(2)(C), retrieved 22 March,2019.，则该申请不构成所请发明的现有技术。

此处的例外情形没有一年宽限期的限定，但前两项内容与第一类例外情形相似，主要涉及披露者的身份，以及第三方在先申请和申请者本人披露的先后顺序，而第三项主要涉及的是共同所有权问题。§102(c)6参见AIA 35 U.S.C §102(c), retrieved 22 March, 2019.对“合作协议下的共同所有权”（common ownership under joint research agreements）作了规定，简言之，若所请发明和在先申请的发明出现在各方达成一致的协议中，且各方均已明确，则该专利的所有权可归“同一人”（the same person）。下面举例说明第二类现有技术的三种例外情形。

例外（一）：甲乙二人合作发明一台机器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交发明专利申请；而在此之前，丙从甲口中获得A 的相关内容，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的专利申请，该申请文件于2019 年3 月3 日在美国公开。这里虽然丙的在先申请日早于甲的有效申请日，但丙的发明是直接从甲口中获得，所以根据§ 102(b)(2)(A)，丙的申请不构成现有技术，甲乙二人的申请可以获得专利授权，如图5 所示。

例外（二）：甲乙二人合作发明一台机器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交发明专利申请；同时，丙自己构思发明了机器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的专利申请，该申请文件于2019 年3 月3 日在美国公开。然而在丙申请该专利之前，甲乙已经在学术期刊上公开发表了机器A 的发明内容，根据§102(b)(2)(B)，由于甲乙二人的披露早于丙的在先申请，所以丙的在先申请不构成现有技术，甲乙二人的申请可以获得专利授权，如图6 所示。

例外（三）：甲乙二人合作发明一台机器A，并于2018 年9 月9 日向PTO 提交发明专利申请，同时将该发明转让给a 公司；而丙自己构思发明了机器A，并于2018 年7 月7 日向PTO 提交A 的专利申请，同时也将自己的发明转让给a 公司，丙的申请文件于2019 年3 月3 日在美国公开。虽然丙的在先申请日早于甲乙的有效申请日，但根据§102(b)(2)(C)，甲乙的发明和丙的发明基于转让协议都归a 公司所有，所以丙的在先申请不构成现有技术，甲乙的申请可以获得专利授权，如图7 所示。

现将§102(a)(2)和§102(b)(2)的规定整合，对第二类现有技术的判定可参照如下流程图。

4. 小结

美国新专利法规定了两类“现有技术”，第一类主要涉及“在先公开”为公众所知的披露，第二类涉及的是“在先申请，在后公开”的美国专利或专利申请。同旧专利法相比，新专利法在空间上取消了对现有技术的地域限制，统一以世界范围为标准；时间上统一了审查基准日，将原来的两个时间基准（“发明日”和“申请提交日”）统一规定为专利的“有效申请日”；宽限期方面，虽沿用旧法的一年时间期限和享受宽限期的行为限制，但同时赋予了发明人解除他人现有技术对专利申请的威胁。总之，在美国新专利法中，现有技术的范围得到扩大，且在形式上逐渐与世界多数国家的专利制度接轨。

目前，我国正在深入实践知识产权强国战略，加快建设知识产权强国，努力实现人才强国和创新驱动发展。要确保创新发展战略的有效实施，知识产权的保驾护航不容忽视。在中美知识产权争端中，美国采取单边制裁，动用“337 调查”“301 条款”对中国出口企业展开调查，在实践中，有90%的相关调查为专利侵权7该数据来源于“中国经济网”。。当前，在中美贸易战、科技战的影响下，美国起诉中国企业专利侵权案件有进一步加速、加剧的倾向。鉴于中国和美国专利体制迥异，对美国专利制度进行研究有着重要的实用价值。专利法的目标是在知识创造中提供实用财产权。88 参见Robert P. Merges & John F. Duffy. Patent Law and Policy: Cases and Material (7th ed.), Carolina Academic Press. 2017: p 1.不论在美国还是在中国，专利法仍然是一个年轻的领域，整个领域的历史不超过几百年9如果以威尼斯共和国1474 年颁布世界上第一部专利法为专利制度的起源，专利制度至今已有500 多年的历史；若以英国1624 年颁布《垄断法》为专利制度的起源，专利制度则经历了300 多年的发展。，就像一项“现有技术”一样，它在不断发展，并随着它的发展而变得更加复杂。本文仅从专利申请新颖性的参考标准——“现有技术”——入手，让读者更好、更全面地了解“现有技术”的概念及其错综复杂的政策，以期有更多的人关注美国专利法这一领域的研究，发现这个年轻领域在发展过程中的“美丽”。□