关于美国专利法变革的思考

潘圆圆 王振宇

自从美国专利法1790 颁布以来，美国国会曾经对专利法进行数次修改，对于美国专利制度的每一次变革以及该变革对美国社会的发展所起到的影响深刻，而最近一次关于专利法的修改是2011 年通过的《美国发明法案》（America Invents Act，以下简称AIA）。AIA 是对美国专利制度的一次重大变革，以下主要从三个方面的变革谈谈AIA 对于美国现有专利制度的影响。

一、变革一：由先发明制到修改的先申请制

自美国专利法颁布以来，美国专利制度一直采用的是先发明制（First to invent）。那么为何美国专利制度要修改其一直采用的先发明制呢？下面就谈谈关于该变革的原因。

首先，在AIA 颁布之前，在先发明制下，专利申请日仍作为一种假定的发明日而存在，在实际审查实践中，绝大部分的申请都是在以申请日为基础进行审查授权的，并且在实际争议中，相比举证更早的发明日来说，较早的申请日会让专利权人处于更有利的位置①LANDERS A L.Understanding Patent Law[M].Matthew Bender &Company,Inc.,2012.。

其次，相对于发明日来说，申请日是清楚并且客观的。通常，在发明权属有争议的情况下，真正发明日的确定需要经过透彻的事实调查，这不仅导致了专利权的不确定性，还增加了引入证人及保存证据文件等相关的费用。相反的，申请日标记在每一份美国专利申请文件和授权文件的首页，清楚且客观，在专利审查和后续的诉讼中，以申请日为基础的审查存在的争议较小。

再次，采用先申请制可以省略“抵触程序”（Interference Proceedings）。在先发明制下，美国专利商标局（USPTO）的专利申诉与抵触委员会（BPAI）通过“抵触程序”判断两个以上发明人关于谁是最先发明的权属问题，而“抵触程序”的裁定是昂贵并且繁琐的。因此，在采用先申请制的情况下，可以撤销“抵触程序”，这样不仅可以简化程序，也鼓励发明人在发明完成之后尽早提交专利申请。

最后，先申请制已经被世界上其他专利体系使用，因此对于许多在全球申请以寻求专利保护的发明人来说，统一的先申请制能够简化申请的流程。

然而，美国长期以来使用的都是先发明制，最先发明人应当享有专利权的思想根深蒂固，因此即使在AIA 颁布之后，美国的专利制度由先发明制转向先申请制，美国专利法的条款中仍然体现了很多先发明制的思想。也就是说，AIA 之后，美国专利制度的先申请制仍然不同于大多数国家的先申请制，是一种修改的先申请制。例如，AIA 中还包括一年的宽限期、“溯源程序”（Derivation Proceedings）等相关程序和规定，通过这些程序和规定，既保护了发明人在专利申请之前的一些市场行为，也鼓励发明人尽早公开其发明并及时申请，以使得该技术更早进入公共视野，促进并启发相关技术的发展，同时避免了某些申请人在真正发明人之前抢先申请而导致真正发明人的专利权被剥夺的情形。

二、变革二：授权后程序的变化

在AIA 颁布之前，美国专利商标局提供的授权后程序有再审、更正、再颁。其中，再审程序还包括单方再审（Ex Parte Reexamination）和多方再审（Inter Partes Reexamination）。

AIA 颁布之后，美国专利商标局取消了原有的再审程序，增设了补充审查（Supplemental Examination）、授权后复审（Post Grant Review）和多方复审（Inter Partes Review）三个程序，三个程序均由AIA 之后新设的专利审判和上诉委员会（PTAB）审理。另外，在2012 年9 月16 日至2020 年9 月15日期间设立和实施过渡的商业方法授权后复议程序（Covered Business Method，CBM），旨在提供一种相对低成本、短周期可无效存在质量问题商业方法专利的方式，以解决美国商业方法专利诉讼泛滥的问题。

补充审查程序类似于AIA 之前的单方再审程序，请求人只能是专利权人，通过该补充审查程序，可以使得其专利文件中的一些错误信息被纠正，也可以提供一些在之前审查中被忽略的现有技术供审查员参考，以寻求专利权的更加稳定。

授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR）是为第三方提供的挑战专利权有效性的程序，取代的是AIA 颁布之前的多方再审程序。其中，授权后复审程序在授权后9 个月内提出，该程序可以审理任何无效条款，采纳的证据范围广泛，不仅包括专利及印刷出版物，还包括专家意见等证言类证据。而多方复审程序在授权后复审程序到期之后提出，仅基于专利及印刷出版物审理新颖性和非显而易见性②同注释①。。

自新设的授权后程序出台以来，其受欢迎程度一直在增加，尤其是授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR），探究其原因，主要有以下几方面：

第一，关于AIA 颁布之前的多方再审程序，其建立之初的目的就是为第三方提供一种价格较为低廉的、能够挑战专利权有效性的专利诉讼的替代方式。然而由于该程序仅采纳专利及印刷出版物作为证据，第三方一般较少采用，反而更愿意进行专利诉讼。在本次变革中，多方再审程序由于未能成功运行而被取消，而增设的授权后复审程序分为两个阶段，在第一阶段的PGR 全面覆盖所有无效理由且证据采纳范围广，在第二阶段IPR 则专注于采用争议较小的公开文献证据来审理新颖性和非显而易见性。修改后的两阶段复审程序既克服了原有的单一多方再审程序证据采纳范围窄的缺点，又兼顾了审理效率。

第二，不同于专利诉讼中的无效请求要求采用清楚且具有说服力的证据，授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR）中均采用优势证据原则。具体而言，在专利诉讼中，由于法院是在假定专利权有效的前提下进行审理的，因此对于当事人所提供的关于主张专利权无效的证据，通常只有在法官认为80%甚至90%以上的概率能够使得专利权无效，才会判决当事人胜诉。而在授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR）中，审理并不是在假定专利权有效的前提下进行的，因此当事人所提供的证据如果能让PTAB的法官认为有大于50%的概率使得专利权无效，就会胜诉。

第三，在专利诉讼中，法院对于权利要求的解读通常按照“字面解释”原则，较少对保护范围进行扩展，而PTAB 主导的复审程序中，权利要求是采用“最宽合理解释”原则，在该原则下，专利权更容易被无效。

可见，对于无效请求人来说，采用授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR），比起采用专利诉讼的方式，能够获得更大的胜诉可能性。并且，授权后复审程序（PGR）和多方复审程序（IPR）通常都在1 年内结案，并且相较于专利诉讼费用极大降低，对于许多中小企业是较为经济的选择。

基于以上理由，AIA 的出台，尤其是关于授权后程序的变革，对专利纠纷的处理带来了持续性的改变，许多公司已经将上述复审程序作为一种管理和解决专利纠纷的有效工具。

三、变革三：被控侵权时的优先使用权抗辩

在侵权诉讼中，会遇到被控侵权人在专利权人的发明之前已经实施过该发明的情形。在AIA 颁布之前的专利法采用先发明制的情况下，根据新颖性条款§102(g)，先发明的人就是先将发明的思想转化为实际使用的人，先使用的发明无论是否被公开，后发明的人都不可以获得专利权。因此，在AIA 颁布之前，侵权诉讼中，即使在前的实施行为并不是公开行为，被控侵权人仍可以以在先的使用来无效在后获得的专利权。

但实际情况中，由于需要考虑的因素过多，解决争议的复杂程度和成本过高，因此，AIA 颁布之后，美国专利法转变为先申请制，旧法中的§102(g)被删除，在先的非公开使用，将不能再作为无效专利权的理由。

然而，这样又违背美国一直以来对于在先发明人的认可，也使得将创新技术以商业秘密进行保护的风险提高。因此，AIA 虽然将先发明制改为先申请制，但仍然考虑了先发明人的利益，规定了在一项专利权的申请日之前，独立研发出发明并且在商业上使用的人享有优先使用权。在侵权诉讼中，被控侵权人如果属于以上这种情况，可以以优先使用权作为抗辩理由③同注释①。。

AIA 颁布之后的美国专利法，不仅允许最先发明人能够从更早的商业行为中获利，也支持了先申请制下的专利权的有效性。

总体来说，AIA 对于专利法的修改，首先期望在先申请制和先发明制之间达到平衡，既想要符合国际专利体系的普遍做法，也要贯彻美国对于专利制度一直以来的指导思想；其次也期望减少繁杂且昂贵的专利审理程序和诉讼案件，减轻当事人经济负担的同时也尽量维护各方的利益。但正是由于美国的专利制度对于平衡和公平的权衡考虑，反而导致美国专利制度的复杂化，争议多，行政效率也无法显著提高。不过，即使如此，对于美国来说，科技创新仍然是美国政府关注的重点，每一次关于专利制度的变革也是往往是国会立法的一个闪光点，值得我国借鉴。

专家点评

本文从《美国发明法案》对美国专利制度的改革出发，讨论了由先发明制到先申请制的转变、授权后程序的变化、被控侵权时的优先使用权抗辩等三个重要修改的原因及对于美国现有专利制度的影响，为知识产权从业者更好理解美国专利制度提供了借鉴。