浅谈技术效果在农药化合物创造性评判中的考量

杨 杰，王 险

(1.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160；2.北京恩赫律师事务所，北京 100085)

1 引言

《中华人民共和国专利法》第22条第1款和第3款规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步[1]。突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的；显著的进步，是指发明与最接近的现有技术相比能够产生有益的技术效果。具备创造性的专利申请既要具有“突出的实质性特点”，又要具有“显著的进步”，也就是说，需要同时满足非显而易见性和具有有益的技术效果。

《专利审查指南》将“发明取得了预料不到的技术效果”作为判断创造性时需要考虑的其他因素，指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性[2]。通常情况下，发明专利申请创造性是审查过程中争辩的焦点所在，在一些非显而易见性、且相比现有技术不显著的发明中，发明是否取得了“预料不到的技术效果”的论证至关重要。

在农药化合物领域中，不具备新颖性和实用性的专利申请量较少，争论的焦点主要集中于对专利申请创造性的评判。在审查实践中，由于农药化合物结构复杂且活性多样，发明产生的技术效果可预期性较低，农药化合物发明的技术效果认定相比其他领域更加依赖于实验数据的证实，证明技术效果的实验数据对农药化合物创造性的判断至关重要，无论是对于“突出的实质性特点”还是对于“显著的进步”，都依赖于对于技术效果的审查，因此，农药化合物发明的技术效果成为专利申请是否具备创造性的关键。尤其在农药化合物与现有技术披露的已知活性化合物结构接近的情况下，审查员通常会发出专利申请不具备专利法第22条第3款有关创造性规定的审查意见通知书或驳回决定，申请人在答复通知书或提出复审请求过程中，往往会提供对比实验数据以期从取得预料不到的技术效果角度证明本申请的创造性。本文从专利审查的视角，结合两个复审案例，探讨农药化合物创造性评判中关于技术效果的考量，为农药领域科研工作者在撰写专利申请文件和答复审查通知书时提供参考和借鉴。

2 案例分析

2.1 案例1 涉案专利1[3](复审决定书第250181号，决定日：2021年03月26日)涉及一种用于防治有害生物的嘧啶化合物，国家知识产权局原审查部门在驳回决定中指出：权利要求1与对比文件1公开的化合物12之间的区别特征在于：苯环4位取代基不同，其中权利要求1为 CF3，而对比文件1为 SiMe2(tBu)。权利要求1实际解决的技术问题是提供另一种可作为杀虫剂、杀螨剂的化合物。然而，对比文件1在公开的通式I中已经给出了苯环上可被 CF3取代的技术启示，因此，本领域技术人员基于对比文件1获得权利要求1请求保护的化合物是显而易见的，权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。对于在实质审查阶段，申请人提交了有关本申请式(1)化合物与对比文件1化合物8和61之间的三组对照实验，其中测试A以本申请说明书试验例1描述相同的方式进行，当昆虫的死亡率为80%以上施用的浓度定义为有效；测试B以本申请说明书试验例6描述相同的方式进行，当昆虫的死亡率为90%以上施用的浓度定义为有效；测试C按照制剂例5制备每种测试化合物的制剂，当防治值为90%以上施用的浓度定义为有效。以此测得本申请式(1)化合物与对比文件1化合物8和61对小菜蛾、棉蚜、甘薯粉虱的最小有效浓度，并提交测试结果试图说明与对比文件1的化合物8和61相比，本申请的式(1)化合物在测试A中对小菜蛾显示出4倍活性，在测试B中对棉蚜显示出16倍活性，在测试C中对甘薯粉虱分别显示出62.5倍和156倍的活性，取得了更为优异的活性。

驳回决定认为：申请人基于所补交的实验数据欲证明本申请相对于对比文件1具有更低的最小有效浓度，该结论无法从原申请文件中概括得到，不能用于证明本申请的效果。

在复审阶段，申请人提交了基于本申请说明书实施例11进行的有关本申请的式(1)化合物以及对比文件1的化合物8、61等针对冈比亚按蚊Kisumu类蚊子的生物有效性(基于击倒(KD))和死亡率对照实验，并提交测试结果欲说明本申请的式(1)化合物根据死亡率是比对比文件1的化合物8、61更为显著有效的。

合议组认为：关于提交的对照实验，虽然本申请说明书并未记载式(1)化合物对甘薯粉虱的活性测试结果，也未记载对小菜蛾施用浓度为50ppm下、对棉蚜施用浓度为12.5ppm下的活性数据，以及对冈比亚按蚊Kisumu类蚊子的活性数据，但说明书记载了本申请化合物对其有防治功效的有害生物包括甘薯粉虱，当将用于防治有害生物的试剂配制成乳油剂、可湿性粉剂或悬浮剂等时，通常通过将这些制剂用水稀释成活性成分的浓度在0.01至10 000ppm范围内来施用它们，本申请实施例1、6-7、11亦对式(1)化合物对小菜蛾、棉蚜、冈比亚按蚊进行了活性测试，在此基础上，对照实验中测得的本申请式(1)化合物对小菜蛾、棉蚜、甘薯粉虱的最小有效浓度以及对冈比亚按蚊Kisumu类蚊子的活性数据是本领域技术人员根据本申请说明书记载的内容可以得到的技术效果，其并未超出原申请文件载明的事实。因此，本领域技术人员根据所提交的对照实验能够得出本申请的式(1)化合物在防治有害生物的活性上优于对比文件1中的化合物8、61。此外，分析对比文件1中的化合物8和12的结构可知，它们之间的区别仅在于苯环上-4位取代基的不同，其中化合物8为-SiMe3，化合物12为-SiMe2(tBu)，两者同属于硅烷类基团，且硅原子上的Me与tBu之间属于同系物，结构和性质相似；对比文件1在公开的同时包含化合物8、12的实施例P和Q中，两者对二斑蜘蛛螨的致死率以及对小麦白粉病的控制上亦处于同一水平。本领域技术人员据此能够预期对比文件1中的化合物8和12具有相似的活性，因而在对照实验已经验证了本申请的式(1)化合物防治有害生物的活性优于对比文件1中的化合物8的基础上，本领域技术人员在没有相反证据的情况下能够得出其活性亦优于对比文件1中的化合物12。基于以上分析可确定，权利要求 1 相对于对比文件1实际解决的技术问题是提供一种具有更好防治有害生物活性的化合物。虽然对比文件1给出了化合物12中的-SiMe2(tBu)可被CF3取代的技术启示，但在缺乏构效关系指引的情况下，本领域技术人员只能预期CF3替换前后的化合物具有相似的活性，而无法预期这样的替换能够起到改善防治有害生物活性的作用。因此，为获得具有更好防治有害生物活性的化合物时，将对比文件1化合物12中的-SiMe2(tBu)替换为CF3是非显而易见的。并且，本申请亦验证了权利要求1中的式(1)化合物具有防治有害生物的活性，产生了有益的技术效果。因此，权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第22条第3款规定的创造性。

本案决定要点为：如果发明要求保护的技术方案相对于最接近的现有技术存在区别特征，同时现有技术中没有给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决该发明实际解决技术问题的启示，并且要求保护的技术方案能够产生有益的技术效果，则认为该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

2.2 案例2 涉案专利2[4](无效宣告请求审查决定书第48636号，决定日：2021年05月24日)涉及用于防治有害真菌的吡唑甲酰苯胺化合物，权利要求1与证据1公开的化合物35或表E化合物相比，区别在于外端苯环上具有限定位置的三氟取代基，而证据1中化合物35以及表E化合物中外端苯环上分别为未取代和一氟取代。对于专利权人在无效程序中提交的有关化合物9.12的补充实验数据。请求人认为：反证1和反证9-1是申请日后提交的证据，并且其实体内容是申请日后完成的实验，其所证明的本专利的化合物具有极高的活性的事实是申请日后主张的新的事实，因此，上述反证不能被采纳，其无法证明申请日时完成的技术方案的技术贡献。

基于《专利审查指南》第二部分第十章第3.5.1节规定关于补交实验数据的审查原则：“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”合议组对本专利的说明书内容和补充实验证据两方面进行了考量。

第一点，考察本专利说明书公开的技术效果。首先，本专利说明书中对于化合物的杀真菌活性有明确指向，并且明确指向本专利的整体研发思路在于对已知抗真菌化合物吡唑甲酰苯胺的外端苯环上的卤代种类和个数进行改进从而提高化合物抗真菌活性。其次，在说明书中已经明确公开了化合物9.12作为效果实验的化合物进行“对小麦隐匿柄锈菌引起的小麦叶锈病的治疗活性”的实验，即该化合物进行何种具体真菌进行效果实验是明确具体的。再次，本专利说明书公开了活性效果范围为低于20%，并且还公开了化合物9.17和9.20的具体活性数值，在申请时完成了初步证明责任。本领域技术人员能够确信本专利的研发方向明确具体指向吡唑甲酰苯胺化合物的外端苯环上卤代个数和卤代种类对于抗真菌活性的影响。认为专利权人提交的补充试验数据证明的技术效果根据原始申请文件给出的信息能够得到，因此对于反证1和反证9-1提供的对比实验数据应该予以接受。

第二点，考察专利权人提供的补充实验证据。分析两份反证，两者的侵染统计的叶片选择不同，处理条件等略有差异，统计的方法不完全相同。根据实验过程的分析过程，并未发现明显不合理之处，两个实验的大致方法都是基于本专利说明书中记载的实验方法，而统计的叶片选择以及统计方法，是不同实验人员根据经验和惯例可以选择调整的。由于两个实验得到的结论基本一致，进一步佐证了两个实验并没有不合理之处。可见，专利权人提供了两个实验证据用以证明本专利的化合物9.12优于请求人选择的最接近的现有技术证据1的化合物35，两份证据给出的结论基本相同，本专利要求保护的具体化合物在对小麦隐匿柄锈菌引起的小麦叶锈病的防治活性有显著的提高。

综上，该专利说明书中明确指向了此专利的发明构思在于具有杀真菌活性的吡唑甲酰苯胺化合物的外端苯环上卤代个数和卤代种类对于抗真菌活性的影响，说明书内容初步完成了相应证明责任，本领域技术人员能够确信本专利的研发方向明确具体。并且专利权人在无效阶段提供了专利权人单方实验和第三方机构实验两个证据，采用大致相同(细节略有差异)的实验条件获得了近似的实验结论，每个实验的细节均具体清晰，不存在明显不合理之处，相互印证了本专利的化合物9.12相对于现有技术结构接近的化合物在外端苯环上进行特定位置的三氟代获得了活性显著提高。基于以上理由，合议组对于本案中涉及的补充实验数据所证明的事实予以接受。

基于此，权利要求1实际解决的技术问题是，提高吡唑甲酰苯胺的杀真菌活性。该技术问题是通过在外端苯环上特定位置进行三氟取代而实现的。本案争议焦点在于现有技术中是否给出在吡唑甲酰苯胺的外端苯环上特定位置的三氟取代能提高杀真菌活性。

通过考察申请日前的现有技术、专利权人的实验数据给出的技术信息和请求人提供的证据，合议组认为：在证据1公开的化合物基础上，现有技术并未给出解决本专利实际解决技术问题的技术启示。权利要求1请求保护的化合物通过在吡唑甲基苯胺母核的外端苯环上特定位置三氟取代显著提高了杀真菌活性，在证据1的基础上得到权利要求1的技术方案，并非显而易见的。基于现有证据，权利要求1具备专利法第22条第3款规定的创造性。

决定要点为：根据原始申请文件记载的内容，所述化合物及其防侵染效果已经公开，专利权人补交实验数据所证明的技术效果是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，可以接受该补交实验数据用于与现有技术进行效果比较。

需要指出的是，对于本案的权利要求6，涉及本专利化合物的中间体苯胺化合物，对于本领域技术人员而言，判断中间体化合物的创造性，依赖于反应路线本身是否是显而易见的，以及产物化合物是否是显而易见的。本案的创造性争议焦点在于，由此中间体获得的通式化合物是否具备创造性。由于苯基上卤代情况对于化合物的活性影响是不确定的，而吡啶甲酰苯胺其他基团的氟代对于化合物影响差异也没有得到证实，因此，反证1和反证9-1提供的补充活性数据不能代表权利要求6中间体制备的产物的效果。基于此，该权利要求实际解决的技术问题仅在于提供了一种与证据1类似的抗真菌活性的中间体化合物。证据1给出了外端苯环上进行1-5卤代的技术启示，本领域技术人员能够选择三卤代进行对化合物的改进。证据2也给出了本领域中意识到氟代对于农药活性有影响，进而指引本领域技术人员尝试使用更多卤原子对化合物进行结构改进。证据3给出了在苯环三卤代的情况下，进行取代基选择的方式。因此，在证据1公开的化合物基础上，为了得到更多的具有类似活性的化合物，现有技术给出了对化合物的外端苯环多卤代从而获得更多类似的吡唑甲酰苯胺化合物的技术启示，在证据1的基础上得到权利要求6的技术方案，是显而易见的，权利要求6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

对此，合议组还进一步作出如下阐述：在本专利的确权过程中，权利要求书中的具体三氟取代的化合物是在不断修改权利要求保护范围才得到的。申请文本中要求保护的是二卤代或者三卤代的方案，通过删除二卤代的方案获得了授权，并且在无效阶段中通过删除其他卤代的情况，获得了目前权利要求1特定位置三氟代的技术方案。可见，在本案的审查过程中，专利权人删除了请求人提出不具备创造性的技术方案，一定程度上对于该无效请求有所认同，然而，权利要求6包含了上述技术方案为终产物的中间体，因此权利要求6不具备创造性。

3 结果讨论

在农药领域的创造性审查过程中，技术效果是评判创造性的重要依据。在审查实践中，需要考察区别特征给发明带来的技术效果、权利要求的整个技术方案达到的技术效果、以及预料不到的技术效果，“预料不到的技术效果”通常由申请人提出，目的是用来反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，具备创造性。对于证明技术效果所涉及的原始数据的记载形式、补强数据的提交方式等，均是原始申请文件撰写和后续审查意见答复中需要特别注意的，对比实验数据的可信度和证明力对创造性评判中关于技术效果的考量具有重要影响，结合上述分析，笔者对需要申请专利的农药领域科研工作者给出如下建议。

第一，在专利申请文件撰写过程中应对实验数据和技术效果给予充分的重视。在撰写申请文件之前，需要对现有技术进行充分检索和对比分析。在申请文件中注重记载发明技术方案中各技术特征、尤其是涉及发明点的关键技术特征为请求保护的技术方案所带来的技术效果，必要时通过测试实施例和实验数据予以证明，对于可预见性较低的农药化合物领域，专利申请人主观断言的技术效果通常不具有足够的说服力，还需要通过详细的测试方法并以列出实验数据的方式予以说明，并在说明书中尽可能地提供全面的实施例和对比例，提供完整的实验数据，用于支撑发明的创造性。例如，案例1的说明书记载了化合物施用对象、制剂形式、作用浓度以及具体化合物对有害生物的活性测试等；案例2的说明书记载了一系列具体化合物的应用实施例，包括对由灰葡萄孢引起的柿子椒叶子上的灰霉病、由颖枯球腔菌引起的小麦黄斑病、由小麦隐匿柄锈菌引起的小麦叶锈病的活性，并记载了对比实验对由灰葡萄孢引起的柿子椒叶子上的灰霉病的活性对比数据，对小麦隐匿柄锈菌引起的小麦叶锈病的治疗活性中的浸染效果等。由以上两个案例的审查过程可以看出，农药领域专利申请说明书中对测试方法和实验数据的详细记载为后续创造性评判中关于技术效果的考量提供了较全面的支撑。

第二，在撰写和修改权利要求书时，要合理限定专利申请文件中权利要求的保护范围，并在说明书中记载与其保护范围相匹配的技术效果的实验数据，避免因专利申请文件中权利要求的保护范围过大，包含了不具备创造性的技术方案，从而导致专利申请无法获得授权。在案例2的确权过程中，权利要求书中的具体三氟取代的化合物是在不断修改权利要求保护范围才得到的。申请文本中要求保护的是二卤代或者三卤代的方案，通过删除二卤代的方案获得了授权，并且在无效阶段中通过删除其他卤代的情况，获得了目前权利要求1特定位置三氟代的技术方案。权利要求6包含了除具体三氟取代化合物以外在其他终产物的中间体，该中间体的创造性依赖于产物的创造性，而提供的补充活性数据不能代表权利要求6中间体制备的产物的效果，导致权利要求6不具备创造性。

第三，申请人在撰写申请文件时检索到的现有技术并不一定是最接近的现有技术，如果原始申请文件对于实验数据的记载不够完善，可以在答复审查意见通知书或提交复审请求的过程中补充提交实验数据，但是，补充提交的实验数据所证明的技术效果应当是本领域技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的，并且补充实验数据的实验结论是合理的，满足上述要求的情况下，相关补充实验数据在审查过程中可被接受。案例1的说明书记载了化合物施用对象、制剂形式、作用浓度以及具体化合物对小菜蛾、棉蚜、冈比亚按蚊的活性测试，在此基础上，对照实验中测得的本申请式(1)化合物对小菜蛾、棉蚜、甘薯粉虱的最小有效浓度以及对冈比亚按蚊Kisumu类蚊子的活性数据是本领域技术人员根据本申请说明书记载的内容可以得到的技术效果。案例2的说明书中对于化合物的杀真菌活性有明确指向，并且明确指向本专利的整体研发思路在于对已知抗真菌化合物吡唑甲酰苯胺的外端苯环上的卤代种类和个数进行改进从而提高化合物抗真菌活性，说明书中给出了9.12化合物对小麦隐匿柄锈菌引起的小麦叶锈病的治疗活性的具体实验方法，其活性数据的范围为低于20%侵染，并且补交的活性数据均在上述范围内，能够作为补强专利文件中已经得到的技术效果的证据使用。可见，由于无法在申请日前针对所有现有技术方案进行效果对比实验，后续根据现有技术方案，在申请日后提交补充实验进行效果对比是合理且必要的。

总之，农药化合物领域可预测性较低，证明技术效果的实验数据对农药化合物创造性的判断至关重要。在撰写农药领域专利申请文件时，要全面准确地把握现有技术和本领域普通技术知识，清楚合理地概括专利申请权利要求的保护范围，重点明确地记载与现有技术相比取得的技术效果，从而提高专利申请文件的撰写质量。根据审查情况，必要时针对现有技术方案补交实验进行效果对比，并进行合理的陈述和恰当的修改，增加获得专利授权的可能性，提高授权专利的稳定性。