基于跨境贸易的商标平行进口侵权防范策略研究

2022-09-20周园刘红川

对外经贸实务 2022年8期

周园刘红川

摘要：互联网的发展创新与深度应用为以跨境电商为主的平行进口贸易提供了更多的发展机遇，在“双循环”新发展格局下我国政策导向和司法实践多次从正面或侧面鼓励国内商业环境与国际市场接轨，但与此同时，伴随而来的是在平行进口及其后续的销售过程中有关商标使用的诸多法律弊病和理论冲突问题，商标地域性原则进一步被削弱，国际权利用尽原则逐渐被采纳，我国法律滞后和保护缺位现象尤为突出，平行进口商和商标权利人的利益分配亟待提出更为合理的解决方案。因此，在提出健全相关法律规定、提高海关审查或司法审判能力的基础上，从政府和平台等监督或管理者角度，提出设立平行进口商品信息录入和公示平台、制定商标平行进口操作指南和加强商标平行进口恶意侵权打击力度等措施，进一步规范我国商标平行进口行为。

关键词：商标平行进口;权利用尽原则;地域性原则;侵权防范策略

随着“双循环”新发展格局的提出，我国经济得到蓬勃发展，居民消费水平也在不断提高，跨境游、出国留学和海外经商等成为常态，跨境消费需求的急剧增加使跨境电商的发展步入一个崭新阶段。同时平行进口是跨境电商的主要贸易方式之一，为了更低价格能够买到国外产品，消费者也越来越热衷于通过平行进口购买国外商品。据艾媒咨询统计数据显示，2019年我国跨境电商的进口交易规模为2.64万亿元，同比增长17.3%，到2020年，我国进口贸易虽然受到疫情的冲击，但进口交易规模仍然保持增长趋势，金额达3.07万亿元，表明我国跨境进口贸易仍将处于一个良好的市场经济环境。

一方面，政府非常重视跨境贸易的发展与对进口的监管，在《十四五“规划”纲要》和近三年的政府工作报告中，都有提出积极扩大跨境电商进口方面的政策，特别在《十四五“规划”纲要》中，还侧重作出扩大优质产品进口的布局。另一方面，随着对生活品质、国外品牌和世界名牌需求的日益增长，消费者对平行进口商品的正品需求日渐增多，商标品牌信息成为消费者获悉商品来源的重要渠道。从艾瑞咨询发布的《2018中国正品白皮书》中的统计数据来看，2017年我国消费者在选择网购时，通常最先考虑的因素是网购产品或网购服务的品质和安全，其次才是价格因素，又据中国消费者协会统计数据显示，2017年全国消费者协会组织总共受理销售服务类投诉案件69397件，其中，远程购物被投诉量最多，被投诉的首要问题之一是“商品/服务质量不合格和假冒产品问题”。因此，消费者对平行进口商品的正品需求随着居民消费水平的不断升级而愈发显著，平行进口商品的来源渠道和品质质量是近年来消费者重点关注的话题。

一、商标平行进口的学理探析及冲突探源

随着时代发展与社会需要，电子商务业态模式不断更新迭代，刺激着全球经济高速运转，改变了传统贸易环境，使得商标平行进口问题逐渐凸显。如何看待商标平行进口的合法性问题，可谓是众说纷纭。

（一）商标平行进口合法性界定的学理探析

商标平行进口，也被称之为灰色市场，是知识产权保护和贸易自由化冲突的产物。我国在相关立法中未能明确商标平行进口的法律性质，商标平行进口的合法性问题一直以来备受学术界关注。

商标，就像自然人的姓名，由权利人享有却供他人使用，商标是知识产权的“核心成员”之一，属于特殊的民事权利，因其本质上具有私权性而受到法律保护。从地域性原则上讲，商标权保护有着严格的地域限制，即在某个国家内取得的商标权，只能在该国法律规定的地域范围内受到保护。从普遍性原则上讲，与地域性原则相反，商标权赋予了商标权人一种延伸至消费者的垄断权力，没有国家地域的限制，在出口国经合法授权的商标商品，在进口国也依然合法有效。从权利用尽原则上讲，主要分为国内权利用尽、国际权利用尽、区域权利用尽等三种类型，权利用尽原则的适用条件，会根据权利地域范围的不同而有所差异，对其地域范围的限定和理解，往往是决定平行进口合法与否的关键。

（二）平行进。与商标保护之间的冲突探源

平行进口与商标权保护之间，其冲突探源一般表现为三个方面：（1）从理论层面来看，其争议矛头主要指向两大原则的适用冲突上：一个是以知识产权独立性为理论基础的商标地域性原则，该原则受限于地域范围，在规定的地区范围内注册商标权利人的商标权受到法律严格保护，因此平行进口行为会被禁止;另一个是以报酬论为理论基础的商标权权利用尽原则，该原则受限于使用范围，只能在权利授予时所规定的使用范围内才会出现权利穷竭现象，是指商标权人或经其授权许可的相关权利人，一旦将产品第一次投入市场后，相关权利人就失去了控制该商品流入该地区保护范围以外的任何地方，因而国际权利用尽原则成为允许平行进口的主要依据。（2）从利益平衡层面来看，主要体现在平行进口商与商标权利人之间的利益冲突上，解决冲突的关键在于如何权衡商标权人与社会公众的利益关系，前者侧重于对商标的保护目的，支持者多持有反对平行进口的意见，后者更侧重于对自由贸易的维护目的，支持者更倾向于承认平行进口的合法行为。（3）从国家经济政策层面来看，我国经济市场在与国际接轨时出现法律缺位的发展冲突，导致平行进口自由贸易与知识产权权利保护的冲突问题不能得到有效解决。在我国现行立法中，关于平行进口暂无明文规定，相较而言，在我国《商标法》中，第57条“商标侵权认定”条款与第48条“商标使用”条款最为适用，但在实践中的商标平行进口问题，一般是通过司法判例得以解决。

二、国内外关于商标平行进口的法律保护现状

在全球贸易自由化大环境和国内国际双循环大格局下，我国跨境贸易迎来了巅峰时代，商标平行进口成为跨境贸易侵权诉讼中的热门话题。

（一）主要国家或地区对商标平行进口的法律保护现状

在两大法系代表国家的立法和国际公约的规定中，对平行进口的法律保护主要分为以下四种类型：第一，以法國和韩国为代表，采用国内权利用尽原则，在各自的《商标法》中均明确规定平行进口属商标侵权行为，禁止附有注册商标标识的商品平行进口。第二，以美国和日本为代表，实行混合式权利用尽原则，禁止附有注册商标标识的商品平行进口，但也有例外规定。根据美国《关税法》和《商标法》规定，原则上禁止平行进口，但适用“共同控制例外”原则，即指平行进口商品在国内外市场上由商标权人与进出口商共同实施控制，且满足平行进口商品与国内附有同种注册商标标识的商品不存在实质性差异，或者在平行进口商品上贴有《海关规则》所规定的标签时，允许平行进口，日本也有类似规定。第三，以法国、意大利为代表，支持区域权利用尽原则，同意附有注册商标标识的商品平行进口，但有例外。法国、意大利同属于欧盟成员国，根据《缩小成员国商标差异的理事会一号指令》（以下简称《一号指令》）和《欧盟商标条例》的规定，商标平行进口行为在欧盟共同体区域内是被允许的，但共同体以外的平行进口商品流入欧盟区域内将会受到严格限制。其中，《一号指令》还规定了商标权人在特殊情况下可以不受权利用尽的限制，相关权利人可以基于一些合理理由，通过诉讼手段阻止平行进口商品继续流通。第四，以英国、新西兰和新加坡为代表，采用国际权利用尽原则，允许商标平行进口。

（二）我国在商标平行进口司法实践中存在的主要问题

在有关商标平行进口的诉讼纠纷中，原告通常是涉案商品商标的相关权利人，被告通常是涉案商标商品的平行进口商或为平行进口商提供帮助的其他主体，侵权行为通常表现为“平行进口构成对国内商标权利人的商标侵权”“为其提供经营场所和开发票的商家构成帮助侵权”“淡化或丑化涉案商标构成对国内商标权人的不正当竞争”等侵权方式。

由于相关法律法规的不完善，法官对此类案件往往有着较大的自由裁量权。从近期商标平行进口案件来看，虽然法院在审理案件时使用的法律依据大致相同，但依然会出现一审与二审法院对同一个案件的司法审理结果不同，不同法院对类似案件的审理结果也不尽相同，主要原因如下：

第一，商标平行进口的认定规则不完善，导致对平行进口商品的界定产生分歧。例如，在浙江省人民法院关于审理康恩泰有限公司与杭州法蔻进出口贸易有限公司侵害商标权纠纷案中，一审法院因法蔻公司未能证明进口商品系有合法来源的正品，而判定法蔻公司在服装及包装袋、商场外墙、店铺招牌上突出显示涉案标识，构成对康恩泰公司注册商标专用权的侵害。然而，二审法院从法蔻公司的补充证据中，认定法蔻公司进口和销售的涉案商品系最终来自康恩泰公司的正品，同时法蔻公司未销售涉案品牌之外的其他商品，既不会使商品来源发生混淆误认，也不会淡化或丑化涉案商标商誉，因而改判法蔻公司不构成商标侵权。

第二，商标平行进口侵权界限不明晰。在判定平行进口商品构成商标侵权时，通常是因为进口商对涉案商标的非合理使用致使商标权人的专用权受到损害，但由于缺乏针对平行进口的商标合理使用具体规则，导致进口商无法通过主观意识判断其商标使用行为是否为合理使用，是否构成对商标权利的侵害。例如，在浙江省人民法院关于审理康恩泰有限公司与杭州法蔻进出口贸易有限公司侵害商标权纠纷案中，一审法院虽然认定法蔻公司进口的涉案商品系杰尼亚意大利公司所制造和销售的带有“ErmenegildoZegna”商标的正品，但因法蔻公司将康恩泰公司的“ErmenegildoZegna”商标突出使用在法蔻公司的店铺门头、外墙、橱窗和商场外墙上，且未能以消费者容易注意到的方式进行标注，使“FranceCoach”和其均系“杰尼亚”品牌商品经销商予以明示，而构成商标侵权。二审法院认定法蔻公司进口的涉案商品系通过平行进口方式获取并最终源自康恩泰公司的正品，商品来源渠道合法，且已履行正当报关手续，进口过程合法，所以不构成对康恩泰公司商品商标专用权的侵害;但法蔻公司在其经营的涉案店铺的招牌、外墙和所在商场外墙上，突出使用和标注"ErmenegildoZegna”标识，易使相关公众产生混淆，误将涉案店铺认为是由康恩泰公司下“ErmenegildoZegna”品牌所授权的官方店铺，属于在相同服务类别上使用了相同商标，即构成对涉案服务商标权的侵害;与此同时，法蔻公司将康恩泰公司的“ErmenegildoZegna”“杰尼亚”商标与未注册的“FranceCoach”标识相应使用在吊牌和包装袋上，给康恩泰公司的商标权造成了《商标法》第37条第七款规定的其他损害情形，也构成商标侵权。

第三，商标平行进口的侵权损害程度难以判定。一般情况下，平行进口商品只要具备合法来源的授权证明、履行合理的注意义务并完成正当的报关手续，不会认定为构成商标侵权。但在少数情况下，也存在模棱两可的态度，即使平行进口商品满足前述条件，也可能被认定为构成损害有限的商标侵权，只不过侵权责任相应减轻。例如，在福建省人民法院关于审理百威投资（中国）有限公司与厦门宸舜进出口有限公司侵害商标权纠纷案件中，以及在福建省人民法院关于审理百威投资（中国）有限公司与厦门海翼物流有限公司（因案情类似，与宸舜公司统称为被告）侵害商标权纠纷案件中，两个案件的案由和审判结果具有相似之处，原告均为百威公司，是经授权能以自己名义提起诉讼的涉案商标的普通被许可人，被告均为渠道合法和程序合规的平行进口商。两个案件在审理过程中，一审法院均采用一次销售原则，认为被告公司进口商品皆系有合法来源的平行进口商品，且其商标使用行为未给商标权人的商标专用权造成实质损害，因而认定其不构成对百威公司涉案商标专用权的侵犯。同时二审法院补充说明百威公司作为普通被许可人，与涉案商标商誉的增损并无干系，被告作为进口商均构成对涉案商标的合理使用，且主观上不存在侵权的恶意，客观上不存在淡化、割裂或丑化等商标侵权行为，不适用《商标法》第57条第七款“给他人的注册商标专用权造成其他损害的”情形和高度盖然性原则，因此认定被告不构成对涉案商标专用权的侵犯。但又例如在浙江省人民法院关于审理百威投资（中国）有限公司与厦门古龙进出口有限公司侵害商标权纠纷案件中，一审法院认为古龙公司在啤酒瓶身和包装上使用“CoronitaExtra+图形”标识，不构成对百威商标专用权的侵害，但是古龙公司在进口报关和检验检疫的文件中使用中文音译的“卡罗娜”标识，与权利人中文音译的商标不一致，妨碍了权利人的商标使用策略，认定为构成侵权。二审法院维持原判，并补充说明古龙公司在法律未强制要求翻译外文商标的前提下，在涉案啤酒、进口货物报关单和入境货物检验检疫证明中使用“卡罗娜啤酒"标识，削弱了商标对商品来源的识别作用，根据高度盖然性规则，应认定古龙公司构成商标侵权，但又考虑到涉案商品系来源合法和手续正当的平行进口商品，古龙公司已在出口国支付了相应的对价，为避免商标权人在销售中有二次获利行为，应该适用部分权利国内用尽原则，仅认定其构成对百威公司损害有限的商标侵权。

三、商标平行进口的侵权防范策略

虽然学界对商标平行进口的市场定位、理论基础、立法与司法现状、合法路径选择等方面的研究，已取得诸多有益的成果，为各国在解决商标平行进口问题的司法实践中提供了参考，但因国际市场变化的复杂性，一些遗留弊病衍生出新的问题。因此，本文将在前人研究的基础上，围绕我国跨境贸易视角下商标平行进口的新问题，借鉴国内外先進经验，对跨境贸易商标平行进口的合法路径及侵权防范策略提出以下建议：

（一）完善相关法律规定

在我国《商标法》《电子商务法》《海关规范性文件制定管理办法》等法律法规中明确商标平行进口是否合法，避免海关或法院在处理商标平行进口案件过程中，因各自采取的态度或理论依据不同，可能导致审查或审判人员对商标平行进口相似案件的处理或判定出现完全相反的结果，长此以往将影响行政执法和司法实践的公平公正。同时还应具体完善我国立法中有关商标平行进口原则的适用条件和使用规则，例如我国《专利法》第75条规定了“专利权国际穷尽原则”，由此建议在我国《商标法》中也完善对权利用尽原则的补充，采取以国际穷尽原则为主要原则，和以附条件的国内穷尽原则为次要原则，即原则上承认拥有合法来源且满足进口国条件的商标平行进口行为，同时兼用实质性差异例外原则，禁止存在不正当竞争关系的商标平行进口情形。

（二）提高海关审查或司法审判能力

在海关审查或司法实践中，应注重对以下两种因素的合理考量：（1）根据进口国内商标权人或商标被许可人在对待商标平行进口的态度判断，是否采用明确禁止原则。相关权利人在提出对平行进口商禁止其平行进口行为要求时，应提供明确禁止商标平行进口的相关证据，比如海关登记说明禁止平行进口，或在出售合同或许可经营协议中明确约定禁止出口此种商品。但也存在例外，若相关权利人曾为平行进口行为提供便利条件或从平行进口商品中首次获利，则权利人无权禁止他人通过合法渠道以正当方式所实施的平行进口行为。（2）平行进口商品在后续销售过程中，需要考虑经销商对商品标识的选择和使用行为是否合理且正当，合理与否主要考察对涉案标识使用环境的必要性和使用过程的合理性，正当与否主要根据经销商的主观意图来确定，即是否存在侵权故意，并将合理与正当两者综合考虑，判断经销商的使用行为是否会对国内权利人所销售的商品产生混淆可能性，从而判定是否构成不正当竞争关系。其中，“重大差异”是产生商标混淆可能性的重要原因，“重大差异”主要体现在平行进口商品与国内同种商标商品之间的外在物质性差异，例如在商品包装上的改变或重装行为是否影响商品质量和商家信誉，但按照进口国家强制性要求而改变包装的除外，应在标签上做出合理说明;与此同时，在个案审查中还应适当考量非外在物质性差异，比如平行进口商品的售后问题等是否会导致商誉受损，但原则上允许没有存在“重大差异”和不损害企业商誉的平行进口行为。

（三）加强政府和平台的管理措施

第一，设立平行进口商品信息录入和公示平台。从源头治理，充分发挥平台治理的作用。加强跨境电商平台对平行进口商品的商标合法性审查，通过建立信息披露机制和健全合作磋商机制，创设较为全面的价格比对系统，促进平行进口商品的正品流通。平行进口商须经合法渠道进口商品，通过权利人的授权许可和正规报关手续后，方能进行后续销售。平行进口商品信息录入和公示平台主要包含三个方面：（1）在平台规则中，构建平行进口商品的商标信息披露机制。对平行进口商品的商标信息进行披露，通常包含商标授权和使用信息披露，前者是对商品来源和质量的保证，后者是商标合理使用的保证。（2）在平台内设立一个具有比价功能的系统装置。平行进口商与独家进口商都需要通过此平台上传在进口国内的售价信息，比价系统的设立主要存在两个目的，一是为平行进口商提供进口国的售价标准，参照独家进口商的商品价格，设定平行进口商品不能低于独家进口商品的几个百分点，同时具有一定的监督作用，避免平行进口商因过度竞争扰乱进口国内市场秩序;二是为消费者提供价格比对，公开透明的商品来源和销售价格可为消费者提供更为全面的参考。（3）在平台内为平行进口商与独家进口商提供磋商窗口。若平行进口商的进口商品未经商标权人的许可授权，同时独家进口商具备授权许可的权利，那么，平行进口商可与独家进口商达成合作签订许可协议，约定具体的授权方式和授权内容以及风险承担与收益分配标准。

第二，制定商標平行进口操作指南。其目的是为了使相关主体明确各自在平行进口环节中的角色定位和主要责任，以确保平行进口的合法合规和高效进行，从而减少或避免由平行进口不当所致的商标侵权现象。该操作指南大致包含两个部分：（1）主要规定进口商为平行进口所需履行的注意义务和正当手续，例如，平行进口商，首先应当知晓并能够提供平行进口商品的相关授权证明或对关联关系做出着重说明，必须保证其进口商品系具有合法来源的正品，不会构成商标侵权;其次应当保证进口商对商品所载商标的合理使用，既不会导致消费者对商标所标识商品来源的混淆误认，也不会给相关商标权人的商标专用权造成淡化、丑化或割裂等其他损害;再次，应当保持进口商品原貌，切勿分装或更改原包装，并确保商品未发生实质性改变;最后，应当履行相应的报关报检手续，保证进口程序正当，符合进口国的规章制度。（2）主要明确政府和平台双方各自在平行进口过程中的监管责任，明确平行进口商品的登记事项，完善相应的审查流程和审核标准。

第三，加强对商标平行进口恶意侵权打击力度。增加侵权行为人的违法成本，有利于提高行为人的侵权防范意识，从源头上遏制侵权行为。需要归纳构成恶意侵权的情形，根据是否具有主观侵权恶意、客观侵权行为和对权利人商标专用权的损害程度，加以判断和选择采取何种惩戒措施，考虑是否采取具有惩罚性的赔偿，以及惩罚的力度。一是判断主观上是否有侵权的恶意，需要明确“恶意”的认定标准，主要考虑进口商是否履行正当的注意义务和报关报检手续;二是判断客观上是否构成侵权行为，主要考虑是否构成仿冒、假冒、淡化、丑化或割裂等商标侵权行为，其中，仿冒和假冒应是为情节较为恶劣的行为;三是判断对商标专用权造成的损害程度，应综合考虑平行进口是否合法合规，是否存在情节恶劣的情形，相应减少或增加侵权行为人的侵权责任或惩戒力度。

注释：

①《与贸易有关的知识产权协定》（2017年1月23日修正），前言规定：认识到知识产权属私权。

②《欧盟商标法》第15条关于用尽欧盟商标赋予的权利规定：（1）欧盟商标不得使所有人有权禁止其使用由所有者或经其同意在该商标下在欧洲经济区投放市场的商品;（2）如果东主有合理理由反对货物的进一步商业化，特别是货物的状况在投放市场后发生变化或减损，则第1款不适用。

③浙江省高级人民法院（2020）浙民终213号民事判决书。

④浙江省高级人民法院（2020）浙民终701号民事判决书。

⑤福建省高级人民法院（2020）闽民终1522号民事判决书。

⑥福建省高级人民法院（2020）闽民终1513号民事判决书。

⑦浙江省高级人民法院（2020）浙民终326号民事判决书。

参考文献：

[1]周园，谭丽玲.通知删除规则适用之阙如及其完善[J].科技与法律（中英文），2021（3）：93-100.

[2]艾媒咨询：《2020-2021中国进口跨境电商行业研究报告》，2021年3月4日，https：//www.iimedia.cn/c400/77305. html.

[3]新华社：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，2021年3月13日，http：//www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm.