美国组合发明的创造性审查标准

唐田田

一、引言

创造性既是提高审查质量与效率的核心指标，也是专利权无效宣告的关键工具。专利法中设置创造性的意义在于，既能够防止显而易见的、非实质性改进的发明享有独占权，又能够使得真正对于现有技术有贡献的发明获得专利保护，从而促使发明人愿意公开其发明创造，促进技术溢出，推动社会进步①尹新天.专利权的保护[M].第2 版.北京:知识产权出版社,2005.。就立法宗旨和法律条文而言，各个国家关于创造性的规定大体一致，都是对“显而易见性（obviousness）”的规定。但在审查实践和司法实践上，各个国家对创造性的要素认定和“显而易见性”的评判尺度却不尽相同。这缘于技术、经济、知识产权立法和司法实践成熟度、文化等多方面的发展差异与不均衡②袁建中.美国最高法院 KSR 案对美国软件专利发展之影响[J].电子知识产权权.2009(06):78-81.。

技术方案的显而易见性判断直接决定了发明是否具备创造性。美国最高法院于2007 年4 月30 日对KSR 案③KSR International Co.v.Telefl ex Inc.,550 U.S.398,415-421,82 USPQ2d 1385,1395-97(2007).做出的终审判决,直接影响了美国专利商标局(USPTO)的创造性审查基准④张英.美国KSR 案对我国专利法上创造性判断的启示.西南政法大学硕士学位论文.2009.，并为此修改了 美国专利审查操作手册（MPEP），把 KSR 案中提出的“增加 TSM 标准”灵活性原则写入MPEP 中。尽管已有很多文章介绍美国专利创造性的判断标准⑤石必胜.美国专利创造性制度的司法变迁[J].比较法研究,2012(05):135-145.，笔者在审查实践中经常借鉴美国同族的审查意见，发现“组合发明（美局显而易见性判断原则之一）”是美局在判断显而易见性时经常使用的一个原则，现有文章对组合发明的分析不够深入、透彻。本文从美国创造性评判标准入手，首先介绍美国创造性评判标准，然后介绍组合发明显而易见性的判断步骤，接着说明适用该判断步骤时需要注意的五个关键性因素，最后对中美两局组合发明的创造性评判方法进行对比。

二、美国创造性评判标准

美国创造性评判主要分为两部分（参见美国专利审查操作手册（2010）第2141 节），一部分是Graham 事实调查(Graham Factual Inquiries)，另一部分是初步证明显而易见性的法律概念（Legal Concept of Prima Facie Obviousness）。

（一）Graham 事实调查

根 据1966 年Graham 案⑥Graham v.John Deere Co.of Kansas City（1966 年）.，USPTO 制 定 了Graham 事实调查，需考虑以下 Graham 因素(Graham Factors)：

1.确定现有技术的范围和内容；

2.确定权利要求所请求保护的发明与现有技术之间的区别；

3.确定本领域普通技术人员的水平(本领域普通技术人员是一个具有普通创造力的人，能将多份专利的公开内容像智力拼图那样拼在一起，并且会进行推理和创新)；

4.显而易见性的辅助性判断因素，包括商业成功、长期存在但尚未解决的需求、其他人的失败、以及预料不到的效果。

（二）初步证明显而易见性的法律概念

KSR 案中最高法院指出，支持35 U.S.C.103 拒绝意见的分析应该是明确的，对显而易见性的拒绝不能仅通过结论性陈述来支持，必须用合理、清晰的推理来支持显而易见性的法律结论，可支持显而易见性结论的典型判定适用以下七种判断原则（参见美国专利审查操作手册（2010）第2143 节）（rationale）：

1.根据已知方法组合（combining）现有技术要素以产生可预期的效果；

2.简单地用已知要素替代另一种要素以获得可预期的效果；

3.利用已知的技术以同样的方式改进类似的设备（方法或产品）；

4.将已知技术应用于准备改进的已知设备（方法或产品），以产生可预期的效果；

5.“显然可以尝试”——从数量有限的、确定的、可预测的解决方案中进行选择，并能合理地预期其成功；

6.基于设计激励或其它市场因素，在一个领域中的已知工作可以促使对其作出改变，以用于相同或不同的领域，前提是这种改变对本领域普通技术人员来说是可预期的；

7.现有技术中的一些教导、启示或动机可能会导致本领域普通技术人员改造现有技术参考文献或将现有技术参考文献的教导结合起来，从而实现本发明。

三、组合发明显而易见性的判断

MPEP 未明确给出组合发明的定义。在审查实践中，美国的组合发明通常是指根据已知方法组合（combining）现有技术要素构成新的技术方案。

（一）组合发明的判断步骤

基于组合发明的判断原则来拒绝权利要求，审查员首先要进行Graham 事实认定，然后要进行显而易见性判断的法律适用，清楚阐述下列四个步骤：

1.认定现有技术包含权利要求中的每一个要素（element，相当于我国专利法中的技术特征及其组合），尽管不一定出现在单篇现有技术参考文献中，但权利要求所请求保护的发明与现有技术参考文献之间唯一的区别在于：在任意一篇现有技术参考文献中缺少所有要素的实际组合；

2.认定本领域普通技术人员能够通过已知方法对权利要求中的要素进行组合，并且组合后每个要素所执行的功能与其单独执行的功能相同；

3.本领域普通技术人员认识到组合的效果是可预期的；

4.鉴于在审案件的事实，有必要基于Gramham事实调查的任何额外的事实认定，用于解释显而易见性。

用于支持组合发明权利要求显而易见的结论的原则是：所有权利要求的要素在现有技术中是已知的，并且本领域普通技术人员可以通过已知的方法对现有技术要素进行组合，没有改变这些要素各自的功能，并且该组合对本领域普通技术人员来说未产生预料不到的效果。

（二）组合发明显而易见性的关键考量因素

通过对MPEP 中涉及组合发明的案例进行分析和总结，笔者认为在具体运用上述组合发明显而易见性的判断步骤时，需重点考量以下关键因素：

关键因素1:不需要该发明的全部要素都被现有技术参考文献公开

在组合发明判断第一步中：组合发明不需要现有技术参考文献公开发明的所有要素，拼图可以是完整的（现有技术参考文献公开发明的所有要素），也可以是不完整的（现有技术参考文献未公开发明的所有要素）。拼图不完整不必然得出发明是非显而易见的，“对显而易见性的法律适用可求助于逻辑（recourse to logic），判 断(judgement) 和 公 知 常 识(common sense)⑦同注释③。”，本领域普通技术人员可根据自身知识和能力，通过合理清晰的逻辑推理、判断是否可以使用公知常识⑧Ecolab,Inc.v.FMC Corp.,569 F.3d 1335,91 USPQ2d 1225 (Fed Cir.2009).来将拼图补充完整，从而进行显而易见性的判断。

2010 年Wyers 案⑨Wyers v.Master Lock Co.,616 F.3d 1231,95 USPQ2d 1525 (Fed.Cir.2010).（US6,672,115）涉及将拖车固定到车辆上的杠铃形悬挂销锁，本案公开联结销柄部，锁闩部分，锁定头部构件，改进之处在于：可拆卸的套管（如图1 所示），可以放置在悬挂销锁的柄上，可用于不同尺寸的拖曳孔；采用外部扁平法兰密封（如图2 所示），以保护内部锁的机构免受污染物的污染。现有技术Handyway（US5，664，445）公开一种用于车辆拖挂拖车的锁（如图3 所示），其具有锁头、具有止动构件的钩环、柄部和限定在该锁中的锁闩，该锁是销锁；现有技术Wyers（US6，055，832）公开一种杠铃形锁定装置，包括锁定头、具有止动构件的钩环、柄部和限定的闩锁件。由此可见，现有技术参考文献公开本案大部分要素，但没有公开：可拆卸的套筒和外部密封。关于可拆卸的套筒，需要不同尺寸悬挂销在本领域中是众所周知的，对用户来说经济、便利和节约空间；关于外部密封，使用内部和外部密封都是众所周知的保护锁免受污染的方法，其都是本领域的公知常识。虽然该案的拼图是不完整的，但各构成要素是按照其公认的功能来使用的，对本领域普通技术人员来说，未被现有技术参考文献公开的要素属于本领域的公知常识，该案对本领域普通技术人员来说是显而易见的。

图1 可拆卸套筒示意图

图2 外部密封示意图

图3 Handyway的示意图

图4 Wyers的示意图

关键因素2：现有技术参考文献不需要明确给出教导启示动机

在组合发明判断第二步中：现有技术参考文献不必明确给出教导或启示，“在许多情况下，本领域普通技术人员能把公开的多项专利像拼图一样拼在一起”⑩同注释③。，该步骤主要考察本领域普通技术人员是否可用已知方法对现有要素进行组合，现有技术是否存在将这些要素进行组合的教导、启示或动机不是判断显而易见的必要条件。

2008 年Sundance 案⑪Sundance,Inc.v.DeMonte Fabricating Ltd.,550 F.3d 1356,89 USPQ2d 1535（Fed.Cir.2008).涉及用于卡车、泳池或其他结构的分段机械化盖子，现有技术Hall(US3,415,260)公开了一种便于修理的分段盖子，当单个盖子损坏时可方便移除和替换；现有技术Cramaro(US4,189,178)公开了一种用于卡车的便于打开的可伸缩的机械化盖子。两篇现有技术参考文献组合之后执行与组合之前相同的功能，产生的效果是本领域普通技术人员可预期的，此时不需要给出对现有技术组合的启示和动机。

关键因素3：需区分组合后的功能和效果

在组合发明判断第二步中：注意“区分组合后产生新的或不同功能以及组合后产生的效果⑫Sundance,Inc.v.DeMonte Fabricating Ltd.,550 F.3d 1356,89 USPQ2d 1535（Fed.Cir.2008).”。组合发明判断第二步中强调是否产生了新的功能，而不是新的效果。功能是事物内部固有的一种效能，是由事物内部要素结构决定的；效果是功能的延伸，与技术方案、应用场景紧密相关。例如，伞，其结构为可撑起的罩子，具有阻隔液体和光线的功能，用作雨伞时，其功能是遮光挡雨，起到效果是保护人不受雨淋、不受阳光直晒；用作汽车伞时，其功能仍然是是遮光挡雨，起到的效果是防止车漆老化和车里过热。再如，带有橡皮的铅笔，单个铅笔的功能是书写或绘画，单个橡皮的功能是擦除铅笔痕迹，橡皮和铅笔组合在一起没有产生新的功能，但产生使用便利的效果，然而这种效果是可预期的，通常认为这种便利性效果不会给发明带来非显而易见的贡献。

关键因素4：需评估协调效果

在组合发明判断第三步中：组合后的效果是否可预期，通常是评估“组合之后是否会产生新的或不同的协同效果”⑬Anderson's -Black Rock,Inc.v.Pavement Salvage Co.,396 U.S.57,60 (1969).。如果现有技术的各要素组合之间产生了协同作用，也就是说其组合后的效果不是本领域普通技术人员可预期的，产生了预料不到的效果，通常认为发明是非显而易见的；反之，如果没有产生协同作用，则通常认为发明是显而易见的。

2008 年In re Omeprazole Patent Litigation 案⑭In re Omeprazole Patent Litigation,536 F.3d 1361,87 USPQ2d 1865（Fed.Cir.2008).，涉及在具有活性成分奥美拉唑（omeprazole）上包裹两层包衣，现有技术一公开了奥美拉唑和单层包衣的配方，现有技术二公开了在其它药物而非奥美拉唑中使用包衣和子包衣，该案专利权人发现包衣实际上与奥美拉唑之间存在相互作用，从而导致活性成分降解，因此通过添加子包衣来防止出现这种降解。这些现有要素之间产生协同作用，因此该案对本领域普通技术人员来说是非显而易见的。

关键因素5：需判断现有技术是否存在相反教导

在组合发明判断第三步中：在组合现有技术时，需判断现有技术是否存在相反教导⑮Crocs,Inc.v.U.S.Int'l Trade Comm'n,598 at 1309,93 USPQ2d at 1787-88（Fed.Cir.2010).。如果现有技术存在相反教导，即使该发明的所有要素都被现有技术公开，也不认为该发明是显而易见的，因为在现有技术组合时产生了不可预期的效果。

2010 年Crocs⑯同注释⑭。案,如图5 所示，该案涉及包括泡沫基底（165）和泡沫鞋跟带（120）的泡沫成型鞋子（100），泡沫鞋跟带通过连接件（130a，131a）连接到泡沫基底，可相对于基底旋转；由于基底和鞋跟带都是由泡沫材料制成的，鞋跟带和基底之间的摩擦使鞋跟带在旋转后能够保持固定位置。如图6 所示的现有技术Aqua Clog（US6,993,858）公开泡沫制作的鞋，但没有公开本案的鞋跟带；如图7 所示的现有技术Aguerre（US6,237,249）公开由弹性材料或其他柔性材料制成的鞋跟带，其认为基底和鞋跟带之间的摩擦是一个缺点（现有技术认为，穿鞋时由于脚跟带持续与脚接触，为使鞋子穿着更加舒适，鞋跟带通常是由弹性材料或其他柔性材料制成，而不是泡沫；同时认为泡沫基底和鞋跟带之间的摩擦是不利的，建议使用垫圈来减少摩擦），而不是优点，建议使用尼龙垫圈来减少摩擦。由于现有技术给出了鞋跟带的相反教导，因此认为现有技术的要素组合对本领域普通技术人员来说是非显而易见的。

图5 该发明的示意图

图6 Aqua Clog的示意图

图7 Aguerre 的示意图

四、中美组合发明的创造性判段方法比较

我国对组合发明的定义(参见我国审查指南第二部分第四章第4.2 节)为：组合发明是指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题。在进行组合发明创造性的评判时需考虑：组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持或相互作用、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。

（一）两局组合发明创造性判断的相同之处

1.对组合后功能的考量

美局评估“组合后每个要素执行的功能与其单独执行的功能是否相同”，我局评估“组合后的各技术特征之间在功能上有无相互作用关系”；二者实质上都需要考量现有要素（技术特征）组合后是否产生新的或不同的功能。

2.对组合后效果的考量

美局判断“组合之后是否会产生新的或不同的协同效果”；我局判断“组合后的技术效果是否比每个技术特征效果的总和更优越”；二者实质上都需要考量现有要素或技术特征组合后是否产生超出预期的效果。

3.对组合拼图是否完整的考量

美局在组合发明创造性评述时不需要现有技术参考文献公开发明的所有要素，我局在创造性评述时，也认为每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价（参见中国审查指南第二部分第四章第4.2 节）；二者实质上都不要求现有一篇或多篇对比文件公开发明的全部要素或技术特征。

（二）两局组合发明创造性评判的不同之处：

1.创造性判断主体的能力不同

KSR 案后，美国最高法院⑰同注释⑭.认为，本领域技术人员在面临技术问题时不仅会考虑解决同一技术问题的现有技术，也具有判断、分析和推理能力，是一个具有普通创造力的人，而不是一台机器人。而我局明确规定本领域普通技术人员不具有创造能力(参见我国审查指南第二部分第四章第2.4 节)。

2.组合是否需要结合启示

由于在美局，本领域技术人员具有一定的创造能力来对现有技术进行组合,因此现有技术组合不需明确的教导和启示。而我局需考虑现有技术中是否存在结合的启示，需考量组合的难易程度。

五、结语

KSR 案后，美局创造性由教条、僵化的TSM 转为灵活、开放、宽松的评判原则，与美局KSR 案之前的判定方法相比，美局现行的创造性评判标准对发明的创新高度的要求更高，获得美国专利权的难度更大，在组合发明上，主要表现为以下两点：

一是不需要现有技术公开发明的所有要素，本领域普通技术人员可根据自身知识和能力或公知常识，将拼图补充完整，从而进行显而易见性的判断。二是现有技术是否给出教导或启示不是必需的，主要考量具有一定创造能力的本领域普通技术人员是否可用已知方法对现有要素进行组合，发明相对于本领域普通技术人员是否显而易见。美国最高法院认为⑱同注释③.，判断是否显而易见可根据具体案情多角度进行，即使不存在明确的技术启示，技术方案也有可能是显而易见的。实现发明的途径有多个，并不因为发明人选择和认为的那条道路是曲折的，就一定认定发明是非显而易见的。最高法院主张具有一定创造能力的本领域普通技术人员，更加灵活地判断创造性，这客观上提高了创造性的判断标准。

本文对美国现行的创造性评判标准——特别是组合发明评判标准进行了深入分析，希望可为我国创新主体更好应对海外知识产权纠纷提供借鉴。

专家点评

本文首先介绍美国创造性的七种判断原则，接着介绍第一种判断原则：组合发明显而易见性的判断步骤，之后归纳在组合发明显而易见性的判断步骤中需要注意的五个关键性因素并结合美国判例加以说明，最后对中美两局组合发明的创造性评判方法进行对比，有助于我们更客观地看待同族专利申请的审查结果。