专利侵权警告行为的正当性问题刍议

李泽枫 吴广海

摘要：通常来说，专利侵权警告可以是专利权人在发现他人有侵权之嫌时维护自身权益的有效手段，但这也可能成为其谋取不正当利益的工具。司法实践中，尤其是“双环案”和“理邦案”反映出目前我国专利侵权警告行为的正当性判断标准还不够明确。专利侵权警告应当在合理范围内，对其正当性判断应当以《反不正当竞争法》第十一条为基础，从证据要件和内容要件入手，将注意义务作为审查标尺，从而进一步完善正当性判断标准。

关键词：专利侵权;警告行为;商业诋毁

中图分类号：D923.42文献标识码：A文章编号：2095-6916（2022）09-0059-04

一、问题的提出

当权利受到侵害时，专利权人一般会选择向人民法院或者专利管理等行政部门寻求救济，以维护自己的专利权。近年来，随着维权形式的多样化发展，专利权人也可以通过向相对人发送侵权警告，使其知晓侵权事实并停止侵害，进而实现解决纠纷的目的。

正当合理的侵权警告可以在事前阻止损害的发生或扩大，通过沟通协商有利于提高维权效率、避免通过诉讼这种耗时较久的方式解决纠纷，降低维权的成本。但是，如果侵权警告超过合理范围，会陷入争议的困境，诋毁对方商誉，构成不正当竞争[1]。我国《专利法》没有对侵权警告行为的规定，目前主要通过《反不正当竞争法》第十一条的商业诋毁行为进行规制。通过总结我国近年来的司法实践可以看出，《反不正当竞争法》第十一条并不能完全涵盖实践中的不正当侵权警告行为，法官在裁判中还要根据具体个案进行判断。但第十一条毕竟是经济法领域的法条，与专利法领域的侵权警告行为存在着不重合的地方，法条也并未给出侵权警告行为的正当性判断标准。本文拟对专利侵权警告行为的正当性判断标准进行研究，分析厘定专利侵权警告的正当性边界，从而为司法实践提供裁判思路。

二、专利侵权警告行为正当性的问题争议

（一）《反不正当竞争法》的适用问题

近年来，《反不正当竞争法》经过几次修订，都没有写明主观过错是商业诋毁的构成要件，因而在专利侵权警告行为的正当性认定中，是否应当考虑主观方面成为司法界讨论的热点话题。

有观点认为，故意才能构成商业诋毁，虽然有时候损害对方商誉是出于过失，这主要是因为损害对方商誉是为自身谋求竞争优势和市场地位，而这种目的必然是主观故意。也有观点认为，过失同故意一样，都能构成商业诋毁，这主要是因为从法条中来看，“编造”可以认定为故意，“传播”可以是故意也可以是过失。还有观点认为只要行为人客观上对他人的商誉造成了实际损害，无论有无过错均属于商业诋毁，即侵权法中的无过错责任原则。这主要是从保护市场环境中每一个合法竞争者的商誉角度来说的。也有观点认为，无过错责任原则较为严苛，应当在保护市场竞争参与者和权益可能被侵害者之间寻求一种平衡，适用过错推定原则，由专利权人证明自己的侵权警告行为不存在主观过错。

查看近年来法院受理的不正当专利侵权警告案件，很大一部分案件援引的是《反不正当竞争法》第十一条作为裁判依据，还有一小部分案件援引的是《反不正当竞争法》第二条一般条款作为裁判依据。到底是援引一般条款还是具体条款与主观状态的判定也有关联，这将在下文进一步进行阐述。

（二）司法裁判总结的两种规则

理论界对《反不正当竞争法》法条适用的解读不同造成了司法实践中裁判标准的不一。从法条来看，判断是否构成《反不正当竞争法》第十一条所规定的商业诋毁行为，主要看当事人是否编造、传播虚假信息或误导性信息，是否损害竞争对手的商业信誉和商品信誉。前者的认定主要与专利权是否有效有关，后者的认定主要与主观状态有关，司法实践中对这两个要件的判断呈现出两种不同的裁判模式。

第一种裁判模式是将侵权警告的正当与否与专利侵权联系在一起，被称为“过错推定模式”。在司法实践中，法院通常先判断专利权人所主张的专利是否真的被侵权，该专利是否在有效期内;如果不构成专利侵权或者专利权被宣告无效，那么就推定权利人存在主观上的过错，以此判决权利人的侵权警告行为构成商业诋毁。

例如，在“江门市金凯登装饰材料实业有限公司案”①中，由于在另案的专利侵权诉讼中，被警告人没有侵犯专利权人的专利权，因此法院认为专利权人在进行侵权警告行为之前没有审慎判断对方是否构成侵权，并且在法院未作出判决之前就警告对方侵权，有损害对方商誉的主观故意。在该案中，虽然法院没有明确说明审理该案运用了“过错推定模式”，但从裁判文书来看，法院是以专利权侵权是否成立作为判断警告内容真实性的标准，如果权利人没有预见专利侵权不成立，那么就推定其存在主观过错。另一个论证思路相同的案件是“湖北大成空间建筑科技有限公司商业诋毁案”②，在该案中，由于另案是否侵犯专利权的判决尚未确认，而被告又故意进行侵权警告，由此推定被告具有主观故意。

第二种裁判模式被称为“权利正当行使模式”，即不以专利侵权与否的客观情况作为判断专利侵权警告正当性的基础，而是综合考虑多方因素来判断权利人是否正当行使权利。在该案的再审结论中，最高人民法院认为只要权利人以维权为目的，并且谨慎注意义务也充分，详细地披露与专利权有关的必要信息，就是一种正当行使权利的行为，因此不构成商业诋毁。与“过错推定模式”不同，最高人民法院并没有因为专利权被宣告无效就认定专利权人有不正当竞争的主观故意，其认为专利权本身不稳定，加之权利人现有的知识水平也很难认定专利的有效与侵权与否，因此不能要求专利权人完全预见专利的效力。在裁判中，最高人民法院没有论证专利权人是否具有主观故意，而是构建了一种二元并行模式——是否尽了审慎注意义务是正当行使权利的组成部分[2]。这是司法裁判上的一大进步，不再以客观僵化的标准“一刀切”，而是根据个案具体情况分析多方因素，也是法院对专利权人主观状态评判标准的放宽。

由此可见，虽然法条是固定的，但专利侵权警告的形式随着网络社会的发展变得多种多样。而现有的两种裁判模式均存在一定的不足：一方面，“過失推定模式”的缺陷在于对专利权人的注意义务要求过高，导致专利权人维权难、风险高;另一方面，“权利正当行使模式”的缺陷在于“是否有注意义务”也是主观状态的一种表现形式，在《反不正当竞争法》还未明确规定主观目的是商业诋毁行为的构成要件的背景下，“正当行使权利”与“注意义务”之间的逻辑关系还不够明确[3]。

三、专利侵权警告行为正当性判断的分析思路

如前所述，由于法条中主观目的是否是商业诋毁的构成要件不明导致司法实务中出现了两种不同的裁判模式。虽然新修订的《反不正当竞争法》增加了“误导性信息”，在司法实践中“虚伪信息”的含义也有所扩大[4]，但仍未形成一个可以普遍运用的裁判标准。因此，应当以《反不正当竞争法》为基础，完善专利侵权警告行为正当性判断标准。

（一）专利侵权警告行为的正当性要件

1.证据要件

如果要警告对方构成专利侵权，首先要求权利人有他人侵犯自己专利权的证據，能证明他人未经其同意而实施了侵犯其专利权的行为。对于证明标准来说，我国台湾地区要求要有法院判决等“官方文件”才能够证明侵权合法[5]，对于这种要求，笔者认为是过于严苛的。如果要求有法院出示的官方文件才可以提起警告的话，那专利权人可以直接向法院提起侵权诉讼，没有必要在判决对方构成侵权之后再进行侵权警告。并且，法院判决是否构成侵权是一个极其漫长的过程，涉及专利的技术特征对比、法院和当事人调查取证等环节。这样做不仅会浪费司法资源，也会违背专利侵权警告作为权利人私力救济的一种手段的初衷。

2.内容要件

一般来说，在另案中专利侵权还未得到判决之前，专利权人所发出的专利侵权警告只是基于其自身的技术水平所认定的，本身就具有不确定性，但不能因此而否认专利侵权警告行为的合理性。所以，只要专利权人基于其个人判断认定可能侵犯专利权，做出了不虚假的专利侵权警告行为，能够达到对方知晓，与对方协商解决纠纷并阻止损害进一步扩大的效果，就算是合理的专利侵权警告。

一般来说，内容真实并不会引人误解的专利侵权警告。首先，应当写明双方当事人的姓名、电话、地址等信息。其次，专利权人应当写明其专利的名称、类型、有效期[6]。最后，专利权人应当阐明对方产品的哪些技术特征涉嫌侵犯其专利权，如果可以的话，还应当进行附图说明和对比说明。以上三部分都应当是权利人的客观陈述，如果含有贬低对方产品，夸大自己产品或者威胁、恐吓对方的内容，则不应当被认定为是合格的专利侵权警告。

（二）专利侵权警告行为的主观认定

1.行为目的不属于商业诋毁的构成要素

笔者认为，《反不正当竞争法》第十一条并未规定行为人的主观目的是商业诋毁的构成要件，因此，主观状态不应认定为商业诋毁行为的必要条件。

从起源来看，《反不正当竞争法》是从侵权法中逐渐发展并渐渐自成体系的，因此从某种意上来说，反不正当竞争法是侵权法的特殊形式[7]，但是由于反不正当竞争法在规制对象上和保护法益上的特殊性，不能一味地将侵权法中的过错要素应用于《反不正当竞争法》中。

我国《反不正当竞争法》对不正当竞争行为的认定主要在第二条、第六条至第十二条。其中，第二条作为一般条款，简要阐明了市场竞争中经营者所受的约束和不正当竞争的基本特征。第六条至第十二条分别规定了几类具体的不正当竞争行为。当市场中出现了第六条至第十二条所不能涵盖的不正当竞争行为时，由一般条款给予兜底性规定。由于第二条中有“诚信”“商业道德”等无法用客观标准进行判别的词语，所以在适用第二条的时候，会将行为人的主观状态作为考察的一个方面。但是，这并不意味着主观状态同样也是具体条款中应当考察的因素。第二条之所以要求主观状态是为了提高在适用第二条时所认定的不正当竞争行为的标准，避免法条过度干预市场中的自由竞争，因此，第十一条作为明确规定的具体条款，不应将主观状态作为考量因素。即使没有不正当竞争的故意或过失，但采取了不正当的竞争手段，损毁了对方商誉，依然构成商业诋毁。

从侵权法规制的角度来看，行为人是否有过错是进行损害赔偿的判断依据，而不是商业诋毁行为的判断依据。《反不正当竞争法》第四章主要规定了损害赔偿等责任的承担问题，其中第十七条规定：“经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应依法承担民事责任。”由于反不正当竞争法与侵权法的关系密切，因此这里说的民事责任的承担问题就是借鉴侵权法中对民事责任承担的归责原则，而该归责原则实际上是针对损害赔偿责任而言的。

2.注意义务是正当性判断的审查标尺

虽然主观状态不是专利侵权警告行为正当性的判断标准，但是否有审慎的注意义务仍应当作为考量因素。在“理邦案”中，最高人民法院没有阐明“正当行使权利”和“注意义务”之间的关系。笔者认为，“正当行使权利”是“注意义务”的外在表现，“注意义务”是“正当行使权利”的内在表达。因此，判断行为人是否附有注意义务，就要看行为人是否正当行使权利，这主要从发送对象和发送方式两方面来考察。

首先，在发送对象方面，限于未经同意而非法实施专利的人。一般来说，制造者作为侵权的源头，是被警告的主要对象。那么，销售者是否也可以被发送侵权警告？有观点认为，被警告人不得是销售者或个人消费者[8]。但根据《专利法》第十一条，许诺销售者、销售者以及进口者都可以成为侵权者，因此给侵权产品的销售者发送侵权警告具有法律依据。个人消费者或者一般使用者使用侵权产品一般仅限于个人的合理使用，并不会损害专利权人的权利，不会构成侵权，因此给个人消费者发送警告函没有法律依据，也是没有必要的。销售者作为连接产品的制造者和消费者之间的桥梁，向其发送侵权警告时应当附有比向制造者发送侵权警告更高的注意义务[9]。这是因为制造者和销售者对涉案专利的具体认知不同，相较于制造者，销售者更不容易判断相关产品是否构成侵权，如果是恶意的专利侵权警告，销售者在收到警告之后很可能会为了规避风险而选择不销售制造者的产品。

与发送对象紧密相关的是发送时间。如果说专利权人在发现制造者可能构成侵权时，并没有向制造者发送侵权警告，而是先向销售者发送了侵权警告且没有通知制造者，那么销售者很可能会想办法停止销售相关商品，导致制造者的市场利益受到损失。通常来说，制造者是专利侵权的首要通知对象，在通知制造者时，如果制造者没有做出相应的停止侵权与协商沟通等合理行为之后，专利权人才可以向销售者发送侵权警告，以阻止损害的进一步扩大。因此，笔者认为，可以向销售者发送专利侵权警告，但发送时应注意披露更加充分的信息以便销售者进行判断，同时，向销售者发送侵权警告的时间应当不早于向制造者发送侵权警告的时间。

其次，在发送方式上，一般包括公开和非公开两种方式。通过公开的方式发送侵权警告，相关公众也会知晓，而公众因为缺乏相关经验知识很难认定是否侵权，这就会导致公众不去选择购买或使用涉嫌侵权产品，这种公开的方式很可能成为权利人打压竞争对手的手段[10]。专利侵权警告作為权利人私力救济的一种手段，不应该将范围扩大到社会公众层面。因此，通常情况下，专利侵权警告的发送应当采取非公开的方式。

四、结语

发送专利侵权警告在实务中被应用的越来越广泛，这种方式虽然是权利人行使权利的一种正当方式，但如果被不恰当地使用，就会成为贬损竞争对手的工具，从而构成商业诋毁。

专利的价值是巨大的，它往往与不正当竞争相关。对于专利侵权警告行为的正当性认定，应当在认定发送侵权警告行为的要件的基础上，结合发送对象、发送方式来判断是否尽了审慎注意义务。但是，通过判例总结一套标准来适用于之后的专利侵权警告案件是不够的，毕竟我国不是判例法国家。是否在《专利法》或者《反不正当竞争法》中新增规范侵权警告行为的法条，借此为专利权人维权提供明确的行为规范，为司法机关审理提供合理的裁判规范，还值得进一步探讨。

注释：

①参见上海市第二中级人民法院（2012）沪二中民五（知）初字第163号民事判决书。

②参见湖北省高级人民法院（2012）鄂民三终字第40号民事判决书。

参考文献：

[1]储翔.专利侵权警告行为的正当性判断标准[J].学术月刊，2017（3）.

[2]谢晓尧.“倾听权利的声音”：知识产权侵权警告的制度机理[J].知识产权，2017（12）.

[3]刘维.知识产权侵权警告函的正当性边界[J].比较法研究，2016（2）.

[4]毛铭浩.专利侵权警告行为的正当性判断[J].河南科技，2020（24）.

[5]谢光旗.专利侵权警告函：正当维权与滥用权利的合理界分[J].重庆大学学报（社会科学版），2022（1）.

[6]程德理.专利侵权警告函滥用规制研究[J].知识产权，2021（5）.

[7]王文敏.反不正当竞争法中过错的地位及适用[J].法律科学（西北政法大学学报），2021（1）.

[8]范长军.专利侵权警告制度探析——对专利法第四次修改的建议[J].知识产权，2014（3）.

[9]顾萍，刘晓鹏.如何向专利侵权人发送一份有效而安全的警告函[J].中国发明与专利，2017（4）.

[10]范相玉.浅谈我国滥用专利权行为规制制度[J].中国发明与专利，2017（11）.

作者简介：李泽枫（1998—），女，汉族，山东青岛人，单位为南京理工大学知识产权学院，研究方向为法理学、知识产权法。

吴广海（1968—），男，汉族，安徽合肥人，南京理工大学知识产权学院教授，研究方向为知识产权法、反垄断法。

（责任编辑：王宝林）