如何做新材料领域专利侵权的技术鉴定？

许睿峤　陶凤波

新材料产业是国家重点发展的战略性新兴产业，近年来得到了蓬勃发展，新材料领域的专利申请量也显著增加，例如，2020年新公开与光刻胶材料相关的专利1505件，相比于2014年的932件，增加了61%。与此同时，新材料领域的专利侵权纠纷频发，特别是在储能材料、半导体材料等领域，专利侵权诉争日益成为企业间商业竞争的重要战场。根据全面覆盖原则，要判断侵权是否成立，需要判断被诉技术方案是否包含权利要求的全部技术特征。对被诉技术方案的查明是进行侵权判断的前提。但是，对于新材料领域的专利侵权案件而言，被诉技术方案的查明通常充满挑战。

新材料技术以制备、结构、性质和应用为四要素，制备方法决定材料的结构特点，使其具有特定的性能和应用场景，其中，材料的结构居于核心地位，相应地，材料结构亦是新材料专利保护的重要主题。材料结构相关专利，系通过材料的组分、含量、物相、组织、显微结构等结构方面的特征对新材料产品进行限定和保护。在专利侵权案件中，获取被诉材料产品的样品可能相对容易，但是要想查明材料产品的结构特征，必须借助于专门的检测分析仪器，并需要很强专业技术知识，因而成为该类案件的难题。

旨在查明技术问题的司法鉴定（本文简称为“技术鉴定”）是解决上述难题的重要手段。司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。本文将结合具体案例，从鉴定的启动、鉴定的范围、鉴定意见的质证三个角度进行分析，以期对新材料领域专利侵权案件中的技术鉴定问题进行梳理，为实务提供借鉴和参考。

技术鉴定的启动

根据技术鉴定的启动是否发生在法院审理案件过程中，以及是否由法院委托，技术鉴定可分为诉讼中鉴定和诉讼外鉴定。

有关诉讼中鉴定问题，法院拥有对诉讼中鉴定的启动权。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019修正）》第30条规定：“人民法院在审理案件过程中认为待证事实需要通过鉴定意见证明的，应当向当事人释明，并指定提出鉴定申请的期间。”法院可以在一些特定情况下依职权委托鉴定，但大多数情况下为向当事人释明后，依当事人的申请而委托鉴定。当事人在申请鉴定时，需要履行以下义务：在法院指定的期间内提出鉴定申请、预缴鉴定费用、提供鉴定所需的相关材料等，否则可能承担举证不能的法律后果。

在鉴定过程中，法院会采取多种措施来保证鉴定意见的真实性和准确性，例如，确定具备资格的鉴定人、出具范围明确的鉴定委托书、组织对鉴定材料质证、要求鉴定人书面或出庭补充解释，这些措施使得诉讼中的鉴定意见通常具有很强的证明力，在复杂技术问题的查明方面具有巨大优势。

例如，在（2019）最高法民终649案中，涉案专利涉及荧光体材料的元素组成、晶体结构以及发光波长范围等复杂技术特征，法院依原告的申请委托工业和信息化部软件与集成电路促进中心知识产权司法鉴定所进行司法鉴定，该鉴定机构组成鉴定组，并聘请国内顶尖大学教授参与鉴定工作，委托三家专业测试机构进行测试，召开专家讨论会，对鉴定事项和检测结果进行分析，最终出具了科学严谨的鉴定书，而且，鉴定人多次出庭接受异议方的质询。该鉴定意见对原告成功主张侵权起到了关键支撑作用。

有关诉讼外鉴定问题，单方当事人可以在诉讼外，例如在起诉前，自行委托鉴定机构出具鉴定意见。对于这种单方委托诉讼外鉴定，现行法律和司法解释中未有明确规范，仅《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019修正）》第41条对其质证有所提及，即，“对于一方当事人就专门性问题自行委托有关机构或者人员出具的意见，另一方当事人有证据或者理由足以反驳并申请鉴定的，人民法院应予准许。”

由于诉讼外鉴定无法院参与且法律规定不明确，易于出现检材真实性存疑、鉴定人和委托人具有利害关系、鉴定人具有倾向性、鉴定人出庭率低等问题，通常认为其证明效果相对于法院委托的诉讼中鉴定意见较低。然而，诉讼外鉴定具有更大的灵活性和便利性，对于当事人进行诉前准备和加速审判进程具有重要意义。

例如，在（2020）豫01知民初1194号案 中，原告自行委托鉴定机构进行了技术鉴定。鉴定机构委托相关高校实验室通过扫描电子显微镜、X射线能谱仪、X射线显微层析成像系统等专门仪器，对被诉磨料产品的材料成分、显微结构、关键结构参数等进行了检测分析，最终出具了被诉侵权的磨料产品与名称为“具有倾斜侧壁的成形磨粒”的专利的某些权利要求的技术特征相同的鉴定意见。在诉讼中，被告质疑单方委托鉴定的程序、鉴定机构的资质、鉴定检材的来源等问题。但由于被告明确表示不申请新鉴定，且上述鉴定机构包括在《人民法院司法鉴定人名册》中，具备资质，检材的获得、取样、送检等环节均有公证员见证等原因，法院最终采信了该鉴定意见，并据此作出了被控产品落入专利保护范围的判断。值得一提的是，原告自行委托获得的真实准确的鉴定意见对加速审判进程具有积极作用。

技术鉴定的范围

技术鉴定的核心价值在于协助法官查明涉及专门技术问题的事实，使法官能做出准确的法律判断。如果将重要的法律适用问题也交由鉴定机构判断，则容易出现超范围鉴定、以鉴代审的问题。因此，确定恰当的鉴定范围对于发挥鉴定作用十分重要。

《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（2020年）第19条对专利侵权案件中的鑒定范围作如下规定：“人民法院可以对下列待证事实的专门性问题委托鉴定：（一）被诉侵权技术方案与专利技术方案、现有技术的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同”。根据这一规定，技术鉴定的范围应为两相比较的技术方案的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同，这属于事实性问题。对于权利要求的解释、如何适用等同规则、是否落入保护范围、是否属于现有技术等法律适用问题，并不在鉴定范围之内。

最高院在（2020）最高法知民终26号案判决书中也阐明：“侵害专利权纠纷案件中的鉴定程序主要解决需要借助专业人员、设备予以确定的事实问题，被诉侵权技术方案是否构成侵权涉及法律适用问题，应当由人民法院根据在案证据体现的事实，适用法律作出判断。”

北京市柳沈律师事务所律师许睿峤

在本案中，涉案专利权利要求限定一种管骨架塑料复合管生产工艺，包括四个步骤，其中一步骤涉及“内压管的不圆度控制在1.5%以内”的参数范围。一审中，鉴定机构对被诉方案是否具有“内压管的不圆度控制在1.5%以内”这一关键特征的事实进行了鉴定。被告在上诉中主张，原审法院未对生产工艺整体进行不侵权鉴定，构成程序违法。在二审中，最高院认定，原审法院对被告不侵权鉴定申请未予支持符合法定程序。

此外，（2019）最高法知民终522号案在界定技术鉴定范围方面具有启示意义。涉案专利涉及一种“复合透水砖”，涉及在透水表层使用一种“亲水性树脂粘结剂”。被告委托进行鉴定的事项为粘结剂、亲水性粘结剂及其比例的技术特征是否与权利要求相同或等同。鉴定意见通过成分分析确定在被诉产品的表层使用了聚醚粘结剂，并通过接触角实验的结果得出，聚醚在被鉴定物中起亲水作用。然而，鉴定人员并未对这种具有亲水作用的聚醚是否与“亲水性树脂粘结剂”属相同或等同特征进行鉴定，一个理由是聚醚本身根据分子量的变化可能亲水也可能疏水。由于“親水性树脂粘结剂”属于专利文件中的自定义词，其解释属于法律问题，一审法院依据说明书中的特定含义进行解释，将其限制至说明书中限定的“环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂中的一种或几种：上述环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂中的分子侧链含有亲水性的羧酸盐、硫酸盐、铵盐、羟基或主链含有非离子型亲水链段”，从而排除了被诉产品中聚醚的情形;而二审法院则从文义解释出发，认为亲水性、树脂、粘结剂三个术语在所属领域均已有明确的含义，本领域技术人员根据“亲水性树脂粘结剂”的三个词语的字面意思足以确定“亲水性树脂粘结剂”的含义和范围，即具有亲水性可以起到粘合固体的作用的高分子类树脂化合物，从而将被诉产品中聚醚的情形纳入专利保护范围。

基于以上分析可知，法律规定和审判实践均已明确，技术鉴定的范围应聚焦在对比技术方案之间的异同的事实性问题上，法律适用问题应交由法院处理。

北京市柳沈律师事务所陶凤波律师

技术鉴定意见的质证

鉴定意见需要经过质证方可作为定案依据。

在质证程序方面，法律规定如下流程（对于诉讼中鉴定）：1.当事人可对鉴定书的内容在法院指定期间内以书面方式提出异议;2.对于当事人的异议，法院应当要求鉴定人作出解释、说明或者补充;3.当事人在收到鉴定人的书面答复后仍有异议的，应当预交鉴定人出庭费用，法院通知鉴定人出庭。

当事人还可以提出重新鉴定的申请。对于重新鉴定申请，如果涉及鉴定人不具备相应资格、鉴定程序严重违法、鉴定意见明显依据不足等法定情形，法院应当准许重新鉴定;如果仅涉及鉴定意见的瑕疵，可以通过补正、补充鉴定或者补充质证、重新质证等方法解决的，法院将不予准许。

在质证考虑因素方面，《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（2020）第23条规定了需要考虑的7个方面，包括：1.鉴定人是否具备相应资格;2.鉴定人是否具备解决相关专门性问题应有的知识、经验及技能;3.鉴定方法和鉴定程序是否规范，技术手段是否可靠;4.送检材料是否经过当事人质证且符合鉴定条件;5.鉴定意见的依据是否充分;6.鉴定人有无应当回避的法定事由;7.鉴定人在鉴定过程中有无徇私舞弊或者其他影响公正鉴定的情形。

下面结合两个典型案例探讨实务中对于鉴定意见的质证。

在（2019）最高法知民终649号案6中，作为LED荧光体材料领域的两大世界巨头，三菱化学公司起诉英特美公司生产的“氮化物红粉”材料侵犯其名为“荧光体和使用荧光体的发光装置”的专利权。由于权利要求涉及元素组分、晶体结构、发光波长范围等复杂技术问题，法院委托鉴定机构进行了技术鉴定，鉴定意见显示被控产品落入涉案专利保护范围。本案中，鉴定意见是否存在程序瑕疵成为双方争议焦点。

被告提出的主要质证意见有：检材超过保质期不合格、第三方检测机构没有相应检测资质、检测不规范等。

关于检材保质期问题，涉案检材为荧光粉产品，其用途为配合白光LED灯使用，法院认为LED灯一般寿命较长，荧光粉产品亦不会轻易发生分解，其自身物质属性相对较为稳定。鉴定机构聘请的参加鉴定工作的专家对此进行了确认。故涉案检材上标注的有效期并不足以认定为荧光粉产品的保质期。

关于第三方检测机构检测资质问题，法院认为，鉴定机构所委托的三家检测机构均具备相应的技术能力，且其检测结果经过了鉴定机构聘请参加鉴定工作的专家的确认。该三家检测机构各自是否具有荧光粉相关的专门检测资质，并不必然影响其检测结果的准确性。在被告没有提交相反证据证明检测结果有误的情形下，法院未支持其关于第三方检测机构没有检验资质、检验结果不应采信的主张。

关于检测规范问题，鉴定机构与检测机构进行了确认并作出了合理解释，具体涉及对检测结果记录方式的说明、对检测误差的解释、对晶体衍射谱图的解读方式的介绍等方面。经过鉴定机构的解释，法院认为其出具的检测报告具备客观性，检测方法科学合理，检测结果不存在冲突，检测报告记录不尽之处不影响结果准确性。

该案展示了相对完整的质证角度，对于实务中的技术鉴定的开展具有借鉴意义。概言之，技术鉴定主要涉及鉴定样品、鉴定人、鉴定过程三个要素;在鉴定样品方面，应力求来源可信、品质完整;在鉴定人方面，应力求资格完备、中立公正;在鉴定过程方面，应力求科学、规范和严谨。这其中任一环节的欠缺都可能导致鉴定意见的证明效果大打折扣。

鉴定样品是整个鉴定工作的源头和基础，需要给予特别关注。下面的案例展示了鉴定样品的品质缺陷如何从根本上影响了案件走向。

在（2019）最高法民申6500号案中，瑞士亨斯迈先进材料有限公司起诉江苏锦鸡实业公司生产的深黑染料产品侵犯其名为“偶氮染料及制备方法与用途”的专利权。专利权利要求保护一种特殊的染料分子结构，其具有游离酸形式的磺基。原告于2015年公证购买被控侵权的染料产品，但未在保质期内对产品作分析检测或鉴定。至2017年提起起诉时，该产品已超过其保质期。

最高院在再审裁定书中认为，超过保质期的化工产品其物理化学属性发生变化的可能性大，虽然在超过保质期后仍有可能对产品的化学成分进行鉴定，但鉴定的对象通常也仅是该成分的母核结构，而无法鉴定产品原始的酸碱特性。本案双方争议的焦点在于被控侵权产品的酸碱特性并进而确定被控侵权产品是否落入保护范围。由于产品的酸碱特性受保存时间或者外部环境的影响有可能发生变化，因此除非有相反证据，否则不应将超出保质期的被控侵权产品作為侵权判断的比对对象。基于此，法院认为在无其他证据进一步证明的情况下，不宜亦无须对超出保质期的被控侵权产品的降解情况进行检测和鉴定。

本案中，原告的多种补救尝试均以失败告终。原告在起诉后提交了2017年公证购买的产品及其检测报告，但法院将2017年再次购得的产品相关事实排除在审理范围之外。法院认为，原告的诉讼请求建立在其2015年购买的被控侵权产品等事实基础之上，并未涉及其2017年购买被控侵权产品的事实;虽然原告主张有证据证明涉案侵权行为直至2017年仍在持续，但没有改变其以2015年购买的被控侵权产品作为基础提出相关主张的事实。因此，法院最终认定原告应承担举证不能责任，其2017年新购买的产品的情况并非其诉讼请求所依据的事实，不予审查。

原告还提交了送检染料小样的检测报告，用以证明被控侵权产品落入了涉案专利的保护范围。但对于送检染料小样的来源并未做公证，无法确定该送检小样与被控侵权产品的同一性。而且，即便其确系针对2015年公证购买的被控侵权产品所作，其检测时间亦已远远超出了产品保质期。该检测报告最终未被采信。

材料领域的产品，特别是非固态产品，由于受到周围物理化学环境的影响，通常具有一定的保质期，超出保质期后产品的组分、结构、性能等可能发生不可逆变化。对于这类产品，应特别注意在产品的保质期内开展检测或鉴定工作，以准确固定被控侵权产品的技术特征。

技术鉴定对于查明新材料产品的被控侵权方案具有重要意义。基于本文分析和实务工作经验，我们建议：

在诉讼前，当事人（尤其是原告方）可自行委托有资质的鉴定机构进行鉴定，以在起诉前了解被诉侵权产品的技术事实，预判诉讼成功率和焦点问题，如果获得有利鉴定结果，可作为证据提交法院，以期加速审理进程。

在诉讼中，当法庭释明提出申请鉴定的期间时，当事人应评估鉴定意见可能会作出的结论、鉴定意见对判决结果的影响、鉴定费用、鉴定时间等因素，决定是否申请鉴定，鉴于法律对于诉讼中法院委托鉴定的规范相对明确，所获鉴定意见最终被采信可能性较大。

当事人自行委托鉴定时，应注意确定恰当的鉴定范围，鉴定范围应聚焦作比较的两个技术方案对应技术特征的手段、功能、效果是否相同的事实性问题，不应涉及法律适用问题。

在当事人自行委托鉴定时，或在对鉴定意见进行质证时，应关注以下可能影响鉴定意见证明效果的因素：鉴定样品是否来源可信、品质完整，鉴定人是否资格完备、中立公正，鉴定过程是否科学、规范和严谨。

（柳沈律师事务所陈钘律师对本文亦有贡献）

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