高价值专利的撰写分析

郭帅

摘 要：本文从实用新型专利的特点出发，结合实用新型专利在撰写申请阶段、审查授权阶段、复审无效确权阶段、诉讼维权阶段与发明专利的差异，站在保护企业科技成果、提高科技创新能力的角度，对实用新型专利的撰写提出了具体措施。

关键词：实用新型专利;高价值专利;撰写

中图分类号：G306文献标识码：A文章编号：1003-5168（2021）14-0153-03

Abstract： This paper started from the characteristics of utility model patent， combined with the differences between utility model patent and invention patent in the stages of application writing， reexamination and invalidation， and protection of right， this paper put forward specific measures for utility model patent writing from the perspective of protecting scientific and technological achievements of enterprises and improving scientific and technological innovation ability.

Keywords： Utility model patent;High value patents;compose

1 实用新型专利的概述

1.1 实用新型与发明的定义及区别

关于实用新型，有些国家并没有将其列为专利保护的独立类型，而是将其放在发明专利中予以保护;另外，有些国家将其列为专利保护的独立类型。德国是世界上最早建立实用新型制度的国家。国家之所以保护实用新型，目的在于鼓励低成本、研制周期短的小发明创造，更快地适应经济发展的需要。

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第二条对实用新型的保护客体进行了规定[1]：“实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”

《专利法》第二条也对发明的保护客体进行了规定[1]：“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

从实用新型与发明的定义来看，实用新型与发明在专利保护的客体上具有差异性，实用新型的保护客体不包括产品方法、用途，仅从产品的形状、构造上进行保护。

1.2 实用新型与发明对新颖性和创造性标准的区别

《专利法》第二十二条对新颖性进行了规定[1]：“新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

《专利法》第二十二条也对创造性进行了规定[1]：“创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《专利法实施细则》）第六十五条对无效宣告请求的理由进行了规定[2]：“无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”

通过上述分析，以及对《中国专利法详解》[3]和《专利审查指南》[4]的解读可知，实用新型与发明对新颖性的标准是一致的;二者对创造性的标准差异较大，发明要求“突出的实质性特点和显著的进步”，实用新型要求“实质性特点和进步”，且在审查实践过程中，实用新型不进行有关创造性的实质审查。在无效确权阶段，二者对新颖性和创造性的标准及其他无效理由完全一致。

综上，从横向比较来看，在授权阶段，发明与实用新型对新颖性的标准一致，对创造性的标准不一致;在确权阶段，发明与实用新型对新颖性、创造性的标准一致。从纵向比较来看，对于实用新型，在授权阶段与确权阶段，新颖性标准一致，创造性标准不一致;对于发明，在授权阶段與确权阶段，新颖性、创造性标准一致。

2 实用新型专利在实务阶段的现状

2.1 申请阶段

在专利申请阶段对实用新型的一般认知为：从技术角度考虑，申请文件的创造性高度不够才降低为实用新型;从代理机构来看，实用新型专利的代理费相对发明较为便宜;对代理人来说，实用新型的撰写所花费的时间和精力相对较少，经统计发现，发明的时间成本均在30 h以上，而实用新型的时间为17 h[5];从企业来看，实用新型成本低、技术含量低，且不被重视;从政府层面来说，对实用新型的支持力度远远小于发明。

国内发明专利与实用新型专利的申请受理量如图1所示（数据来源于国家知识产权局官方网站，其中2020年统计到11月）。由图1可知，国内发明专利与实用新型专利的申请受理量在数量上存在较大差异;2009—2020年，实用新型专利数量逐年递增，且每年实用新型的专利申请数量均大于发明的专利申请数量。

2.2 审查阶段

在具体审查实践过程中，我国对实用新型专利的审查采取初步审查制，即对申请文件进行形式审查和明显实质性缺陷审查，其中明显实质性缺陷审查包括明显新颖性审查，但不包括创造性审查。也就是说，虽然授予专利权的实用新型要求具备创造性，但是在实用新型授权时并没有对创造性进行审查。

从国家知识产权局的统计年报可以看出，2020年实用新型专利的申请量超270万、发明的申请量超140万，而实用新型和发明的审查员数量相差不是一个数量级，因此推断实用新型的审查员每年审查实用新型的数量更多;从审查员招聘的条件来看，实用新型审查员与发明审查员存在一定差距。

从近年来接触的若干实用新型审查意见来看，实用新型的审查员对《专利法》相关法条的理解与发明审查员相比存在一定的差距，加上审查任务重，很难避免对一些实用新型专利造成误判。

2.3 诉讼阶段

坚定不移地推进知识产权保护已成为中国社会各界的共识。近年来，知识产权相关案件随着经济的发展不断激增。

最高人民法院2020年知识产权法庭年度报告显示，2020年，最高人民法院知识产权法庭共新收技术类知识产权案件3 176件，与2019年同期相比，收案数量增加1 231件。新收的1 948件民事二审实体案件中，侵害发明专利权纠纷435件，侵害实用新型专利权纠纷754件[6]。

广州知识产权法院公布[7]，2020年共新收各类专利案件6 905件，新收专利案件标的总额达到了18.5亿元。2020年新收各类专利案件占全院收案总数的50.26%，审结4 526件。新收专利案件中发明专利案件551件，占比约8%;实用新型专利案件1 323件，占比约19%;外观设计专利案件4 881件，占比约71%;其他专利案由案件150件，占比约2%，具体见图2。

从上述公开数据可以看出，在知识产权诉讼中，实用新型专利占有一定的比重，实用新型专利的数量远超发明专利的数量。

根据国家知识产权局专利复审委员会官网公布的数据，对2020年国家知识产权局发布的4 619件无效宣告请求审查决定进行统计分析得出：被宣告全部无效的案件占46%，其中，外观设计专利占37%，实用新型专利占42%，而发明专利占21%。

3 案例分析

【案例1】：2018年4月24日，广州知识产权法院公开宣判格力电器诉奥克斯专利侵权纠纷。广州知识产权法院经过严格审理，查明事实，充分听取双方当事人陈述后，认定奥克斯的空调产品侵犯了格力电器空调室内机专利权，判决奥克斯赔偿格力电器4 000万元经济损失，刷新了家电行业专利侵权赔偿额的新记录。

涉案专利ZL200820047012.X的申请日为2008年4月25日，公开号为CN201242223Y;2015年7月7日、2015年9月30日、2016年7月14日、2017年11月9日、2019年3月8日，奥克斯公司以涉案专利不具创造性为由五次向国家知识产权局请求宣告涉案专利权利要求全部无效。国家知识产权局专利复审委员会经审查后，维持了部分权利有效。历经二次行政诉讼，均维持原判;广东省高级人民法院民事判决书（2018）粤民终1132号，驳回上诉，维持原判。

【案例2】：2018年6月27日，奥飞娱乐发布《关于诉讼事项的公告》，公告中宣称广州市三宝动漫玩具有限公司、东莞埔兴五金塑料制品有限公司、东莞市丰宜玩具实业有限公司侵犯其专利权，并要求法院冻结被告银行存款合计人民币1 000万元或其他等值财产。此后半年间，此案历经奥飞娱乐申请行为禁令被驳回，以及奥飞作为证据专利201120423408.1号实用新型的权利要求1-3、7、8被宣布无效后，奥飞娱乐于2019年1月4日向法院申請撤诉。广州知识产权法院于2019年1月8日裁定准许奥飞娱乐撤回起诉，立即解除相关财产冻结。至此，奥飞娱乐起诉三宝等专利侵权的案件，以奥飞娱乐的撤诉画上句号。

综上，上述两个案例均是关于实用新型专利的诉讼，且诉讼标的均超千万;在诉讼阶段都经历了无效确权，无效阶段的结论直接影响了诉讼;在知识产权相关诉讼日益增多的情况下，实用新型相关的涉案专利数量超过发明相关的涉案专利数量，与其在诉讼阶段重新评估实用新型专利的稳定性，不如在申请阶段从实用新型的角度出发进行高价值专利的撰写。

4 建议措施

虽然实用新型专利在申请阶段、授权阶段与发明专利相比存在一定的差异，但是，实用新型专利一旦获得授权，其在专利的维权诉讼中，具有和发明专利一样的法律效力，享有发明专利同样的专利权。从知识产权行政管理部门来看，高价值专利指的是那些对支撑科技、经济和产业发展具有关键作用的高质量、高效益的核心专利。从法律维度来看，高价值专利是权利稳定性好、对产业技术创新的依赖性强的专利。从经济角度来看，高价值专利具备产业化市场应用前景广阔、政策适应性和市场竞争力强等特点。

从实用新型申请、审查、诉讼、复审、无效等各个阶段的特点来看，企业要获得稳定专利权的高价值实用新型专利，建议从以下几方面出发。

首先，根据实用新型授权快的特点，企业可以结合自身产品的特点，例如，产品研发周期、产品更新迭代周期等，申请一定数量的高价值的实用新型专利，以方便市场层面的快速维权。

其次，为了获得稳定的专利权，在撰写实用新型专利阶段，要按照发明的标准进行撰写，并邀请专业机构对申请文件进行全面、深入地检索，评估其实用性、新颖性、创造性。

最后，根据实用新型的审查特点，要做好答复实用新型审查意见的准备，特别是实用新型专利被驳回后，要及时进行客观、公正的分析，确定是否复审，以避免因审查不当造成驳回。

参考文献：

[1]中华人民共和国专利法[EB/OL].（2008-12-28）[2021-03-04]. http：//www.gov.cn/flfg/2008-12/28/content_1189755.htm.

[2]中华人民共和国专利法实施细则[M].北京：知识产权出版社，2010：30.

[3]尹新天.专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2010：6-29.

[4]专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：17.

[5]关于公布2020年北京地区专利申请代理服务成本调研成果的通知[EB/OL].（2020-08-13）[2021-03-01].http：//www.bjpaa.org/news/shownews.php？id=6754.

[6]最高人民法院知识产权法庭.最高人民法院知识产权法庭年度报告（2020）[EB/OL].（2021-02-26）[2021-03-01]. http：//www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-288081.html.

[7]广州知识产权法院.广州知识产权法院2020年新收各类专利案件6 905件[EB/OL].（2021-01-11）[2021-03-01].http：//www.gipc.gov.cn/front/content.action？id=8e7bd478cfb54528b28685a0acbd58dc.