企业专利侵权诉讼应对方法

赵 欣

（国家知识产权局专利局，北京 100088）

随着经济全球化趋势的深入发展和科技进步突飞猛进，知识产权已日益成为企业争夺市场份额的手段和打击竞争对手的重要策略。在当今专利纠纷案件日趋繁多、复杂的形势下，企业进行诉讼的目的也多种多样，专利侵权诉讼正成为企业普遍遇到的、不可回避的问题。笔者从事专利信息工作多年，深知专利信息在法律诉讼中的重要作用。本文重点从专利信息利用的角度，探讨企业在面临被诉侵权时，在专利信息方面所应采取的应对措施和注意事项。

一、专利侵权行为

（一）专利侵权行为相关规定

《中华人民共和国专利法（2020年修正）》（以下简称《专利法》）第十一条明确规定“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品［1］。”

需要注意的是，本文所述的专利侵权行为是基于《专利法》第六十五条所规定的，指在专利的有效期内，任何单位或者个人没有经过专利权人的许可，除《专利法》另有规定外，以生产经营为目的实施其专利的行为。而其他行为，如《专利法》第六十八条规定的假冒专利行为，广义上讲也是侵犯专利权的行为，但其不在本文所述范围内。

（二）专利侵权行为的构成要件

根据《专利法》的规定，对于专利侵权行为，其构成要件主要有以下几个：

1.专利侵权行为侵犯的对象应是享有专利权的有效专利，对于期限已经届满，或者被撤销、被宣告无效的专利，则不存在专利侵权问题。

2.有实施专利的行为存在。即其他单位或个人有以生产经营为目的实施专利的行为。该实施行为指《专利法》第十一条明确指出的各项行为。

3.未经专利权人许可。这里需要注意的是，未经专利权人许可的实施行为，在某些情况下，是不构成侵权的。《专利法》第七十五条中明确规定了包括权利用尽、先用权、临时过境的外国运输工具上的使用、专为科学研究和实验目的而使用以及药品和医疗器械的例外。此外，如果实施专利的行为人获得了国家知识产权局颁发的强制许可或者根据政府颁发的针对某一项专利的强制推广应用的决定，则可以不经专利权人许可。

4.以生产经营为目的。我国《专利法》第十一条明确规定，以生产经营为目的是判断专利侵权的构成要件之一。只有为生产经营目的实施他人专利的行为才属于专利侵权行为。如果不是为生产经营目的，比如为了科学实验目的等，则不侵犯专利权。

5.实施行为的客体落入专利权保护的范围。判断实施的技术方案或者设计方案是否落入了专利权的保护范围，牵涉到许多复杂的技术与法律问题。因此在实践中，这部分也成为专利侵权诉讼的重点与难点。

需要注意的是，是否落入专利权保护范围的判定，对比对象是被控侵权的产品或者方法所体现的技术方案，或者设计方案与专利权利要求记载的技术方案或者图片、照片中的设计方案，而不是拿被控侵权的产品与专利权人生产的专利产品对比［2］。

二、被诉侵权应对

近几年来，我国专利纠纷案件数量不断增长，但是很多企业缺乏应对专利侵权纠纷的经验。被控侵权方在收到法院应诉告知书后，应冷静下来，采用如下工作步骤，积极寻找解决纠纷的必要对策，维护自身的合法权益。需要注意的是，以下工作流程涉及较为全面，实际工作中，企业可根据情况和需要，以实现企业利益和最终目的为原则，全部执行或部分执行相应步骤。

（一）调查核实涉案专利信息

在被指控侵权后，首先调查核实涉案专利信息，包括调查核实涉案专利基本情况、涉案专利法律状态和涉案专利地域确认。

1.调查核实涉案专利基本情况

（1）被侵犯的客体——涉案专利是否存在；涉案专利是一件专利还是一系列的专利，之间有什么样的关系；

（2）涉案专利的一些基本信息，包括申请人、专利权人、发明人等。

明确原告是否具有专利侵权诉讼的主体资格十分重要。在专利侵权诉讼中首先应对原告的专利技术实施权限进行审查。根据《专利法》规定，有权提起专利侵权诉讼的是专利权人和利害关系人。被诉企业通过核查，有可能找到证据对原告的诉讼主体资格提出异议，这样可以消灭对方的起诉权。或者也可以通过证据证明自己不是合适的被告，以达到摆脱诉讼的目的。

（3）获取并解读涉案专利文献，大致了解其技术内容，初步判断本企业是否有可能侵犯涉案专利的专利权；

2.涉案专利法律状态确认

（1）检索原告方提出的发明创造是否已获得专利授权，若获得授权则缴费是否正常，是否仍在专利保护期内，从而确认涉案专利是否有效；另外确认涉案专利是否进行过质押等。

（2）查清专利权人数量，明确专利权人姓名，以及专利权有无办理过转让或继承等手续。核查涉案专利之前有无权属纠纷情况，有无许可等情况。确认原告方是否为真正的专利权人或利害关系人。

（3）确认何时申请专利，专利保护期限，还剩余多长时间，到何时截止。

（4）核查审查历史信息，包括审查意见通知书、通知书答复等文件，尤其注意对比文件和与权利要求范围相关的文字。

3.涉案专利地域确认

对涉案专利进行同族专利检索和法律状态检索，了解涉案专利都在哪些国家和地区进行了申请，其法律状态如何，明确涉案专利的地域效力范围。此时还需要注意，如果涉案专利是通过PCT或者EP途径申请的，并且处于进入各个国家阶段时期，则检索日前有可能还没有被指定国公布，需要持续关注后期情况。

（二）分析原告诉讼目的

对涉案专利的信息了解清楚后，下一步需要分析原告的诉讼目的。

1.原告的诉讼目的

原告起诉被告专利侵权，一定存在自身的诉求，这种诉求或为了抢夺市场，或为了收取费用，还有可能是为了寻求合作、应对挑战、制造影响等等等等。比较常见的有以下几种：

（1）宣传警示的目的。存有此种目的的专利权人有可能先通过起诉警告侵权行为人，然后与之协商，通过让其赔礼道歉、收取费用等方式解决专利侵权纠纷。这样就可以警示其他人员，防止被再次侵权。

（2）市场垄断的目的。专利诉讼的目的很多是为了抢占市场，通过专利诉讼垄断使用权、销售权和制造权，扩大自己的领地，限制竞争对手。因此，这种专利权人起诉他人侵权，其主要目的是制止他人实施该专利技术，从而使自身在激烈的竞争中占据主动。

（3）追索赔偿的目的。还有一些人或企业申请专利的目的是用于收取费用，如进行转让或许可。这种情况下，通过协商解决纠纷的可能性就比较大。因为法院判决有时间成本和执行难度，并且索赔的证据也不易取得。而双方协商成本较低，达成的赔偿数额虽然不一定很高，但双方较易接受［3］。

除了以上一些常见的诉讼目的，原告的诉讼目的还有很多，对原告诉讼目的的了解将直接影响到后续应对措施的选择。

2.原告诉讼目的的分析方法

分析原告的诉讼目的，需要首先了解原告的知识产权现状和原告的诉讼历史。

（1）原告的知识产权现状分析。分析原告的知识产权现状，主要是分析原告的专利情况和商标、版权等其他知识产权情况。

了解原告的专利情况主要是通过检索了解原告的专利数量。另外还要了解原告的专利质量，包括原告所拥有专利的种类（发明、实用新型、外观设计），各类型专利的数量、法律状态、同族专利等信息。还要通过阅读各专利文献，了解各专利技术内容，以及在整个行业中的技术地位，如该技术是核心专利还是外围专利等信息。

（2）原告的诉讼历史分析。分析原告的诉讼历史，主要是分析原告之前的一些和知识产权相关的诉讼情况，包括之前曾经有过多少次的知识产权诉讼；分别作为原告和被告的次数；曾经的诉讼获胜率是多少；一般都以何目的提起诉讼；诉讼最后的结果大致是什么样子的等。

从历史中还可以分析出原告的诉讼策略，包括原告以前一般多在何时提起诉讼；曾经的诉讼对象都是什么类型，是企业还是个人。如果是企业，一般是实力雄厚的大企业，还是实力较弱的小企业。曾经被诉侵权的企业有何共同的特点等等。统计原告的诉讼一般都在哪些地域提出，则分析出原告可能在此地诉讼具有一定的优势。

除了以上通过专利信息收集的方法判断原告诉讼目的，还可以主动联系权利人，了解对方的诉求。

（三）侵权事实的深入判断

作为被诉侵权企业，应在经过文献检索之后，将自己的产品与原告涉案专利进行比对。

1.明确被侵权专利保护范围

仔细阅读涉案专利的权利要求书和说明书，研究涉案专利权利要求书内容具体是什么，划定涉案专利的权利要求保护范围。

2.检索涉案专利的专利族及审查过程文件

实际工作中，应检索涉案专利的专利族，并尽量调取该涉案专利在各国家和地区工业产权局的申请档案，了解该专利申请过程中专利权人对该专利权利要求等方面是否有一些限定性的规定，这可以很好地了解对方专利的保护范围，从“禁止反悔原则”的角度来保护自己的权益。有的国家和地区出版的专利单行本中会附带有检索报告，如能找到破坏掉涉案专利新颖性或创造性的对比文件，则无疑掌握了解决此次被诉侵权问题的有力武器。

3.判断是否侵权

在进行侵权判断时，被指控的侵权产品与涉案专利是否相同或者等同，主要看二者在技术特征上是否相同或等同。这时要认真研究涉案专利的权利要求，研究该权利要求的内容解释所及的范围或可能有的各种等同物。对比涉案专利的权利要求与被控侵权产品技术特征的区别，看后者有无实质性改进。这个问题的分析需要非常专业的知识储备，因此最好由专业人员来进行。

（四）涉案专利稳定性判断

判断涉案专利稳定性，是指对现有技术（包括非专利文献）进行检索分析，寻找可宣告涉案专利无效的现有技术。即检索在涉案专利申请日之前，有无相通或相似的国内外专利或公知技术。此举是为了研究对方专利权是否存在无效情形。如果对方的专利权被宣告无效，主张侵权就失去了依据，侵权诉讼也就不可能继续下去了。

（五）被诉侵权应对措施

通过文献检索和行业信息收集、分析等途径，被诉侵权的企业已查清上述问题，做到心中有数。考虑到直接诉讼成本，如法律服务费用，和间接诉讼成本，如企业可能因为诉讼而损失的订单、市场等，再结合评估、统计己方的资源，例如能够给对方造成压力的手段（如专利、市场行为）、己方商誉的承受力、能够联合的盟友等，企业可以根据自身情况选择应对的措施。如有的企业会选择迅速和解，这样的好处是不用付出前期的调查以及后期的诉讼成本，对企业的影响也相对较小。但不利之处是有可能企业并没有侵犯对方的专利权，付出代价有失公平。有的企业会坚持诉讼到底，这样的好处是维护了公平的原则，但不利之处是诉讼时间会很长，企业要付出前期的调查以及后期的诉讼成本，而且诉讼不决可能会损失原有的客户。

总之，专利侵权纠纷融合了复杂的经济问题、技术问题和法律问题。被诉侵权的应对，需要大量的调查研究和取证分析，并结合一定的谈判和诉讼技巧，才能更好地维护自身的权益。