关于专利数值修改超范围判定的讨论

2021-11-23孙永昌

商品与质量 2021年27期

孙永昌

国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心江苏苏州 215000

1 专利法相关规定及判定原则

《专利法》在第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围[1]。

从专利法第33条的文字上不难理解，具有两个层次含义，一层含义是申请人对申请文件进行修改，第二次含义是修改必须在原说明书和权利要求书记载的范围。这样规定的原因在于，我国专利申请实行的是“先申请制”，为了避免发生申请人为了抢占申请日而抢先申请不完善的发明而通过后续的修改程序对该发明进行完善的情形的发生；禁止修改超范围的主要立法目的在于保证先申请原则，避免申请人不当得利，对其他申请人来说不公平的后果[2-3]。

《专利审查指南（2010版）》第二部分第八章5.2.1修改的内容与范围部分指出：原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容[4]。

尽管专利法和审查指南对修改范围有相对明确的法律意义上的规定，然而在实践中如何界定属不属于原说明书和权利要求书记载的范围时，无论申请人、代理人，还是审查员都存在疑惑。尤其在涉及到数值修改时，由于权利要求和说明书中存在多种数值，甚至不同表达类型的数值，对于判定修改超范围的界定更容易产生争议。

2 结合案例对修改超范围进行探讨

2.1 组合物端点替换

在以组合物为特征的权利要求中，组合物有多种成分，每一种成分具有相应的含量范围，对其中一个或几个成分的范围的修改是常遇见的情形。以下结合案例进行探讨：

案例1：权利要求1：一种奥氏体不锈钢用烧结焊剂，其特征是：焊剂组分及其重量百分比为：CaF2：38-55%、Al2O3：30-40%、CaSiO3：4.5-19%、氟铝酸钾：0.5-3%。说明书四个实施例分别给出配方如表1所示：

申请人将组分修改为“CaF2：46-55%、Al2O3：30-40%、CaSiO3：4.5-19%、氟铝酸钾：1-3%”。

一种观点认为：修改的CaF2与氟铝酸钾的端点值分别来自两个实施例，各组分之间存在关联关系，修改后的技术方案没有被原权利要求书和说明书所记载，并且并不是根据权利要求书和说明书可以直接地、毫无疑义确定的内容，因此修改超范围。

另一种观点认为：修改的CaF2与氟铝酸钾的端点值虽然分别来自两个实施例，但均是说明书中记载的内容，并且修改后的范围在原范围内，没有扩大保护范围；修改不超范围。

分析：从撰写角度上讲，申请人对与数值范围的不可能穷尽地表达所有点值，具体实施例也只能是一些效果较好的代表性的列举，若对于权利要求的修改只能按照实施例中一一对应的点值修改显然对申请人是不利的；从特征的关联性上，当一个组合物按照百分比的方式去撰写，其必然是各组分之后构成100%，当一种成分含量的改变必然会引起其他成分含量的改变，各组分之间在配比上存在关联，然而在原有的范围内并不存在其中一组分与另外一组分之间的固定的一一对应的关系，例如CaF2增加0.5%，其他组分的总和需要减少0.5%，其可以是来自Al2O3、CaSiO3、氟铝酸钾中的其中之一或者三者的任意组合；在原有范围内这种关联是相对松散的；F2和F3中CaF2含量均为55%，而在F2和F3中其他三种成分的含量是不同的；可见各实施例的点值是可以组合的；这样修改的CaF2与氟铝酸钾的端点值虽然分别来自两个是实施例但认定为并不超范围是更合适的。