论局部外观设计制度下的侵权认定规则

2021-04-16罗雨佳

理论与创新 2021年1期

罗雨佳

【摘要】2020年10月17日，第十三届全国人大常委第二十二次会议通过了关于修改专利法的决定，标志着我国对《专利法》第四次修订活动的完成。本次修改进一步完善了外观设计相关制度、专利开放许可制度、调整专利侵权法定赔偿额上限等内容。其中的第二条第四款明确地规定了将产品的局部外观设计作为我国专利保护的客体。这意味着我国正式地以立法形式确立了局部外观设计制度，同时，这一制度的建立也将给专利侵权诉讼中的侵权认定规则带来改变。

【关键词】专利法修改;局部外观设计;侵权认定规则

1.问题的提出

何谓局部外观设计？根据《专利法》的定义，指的是对产品的局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。①与产品的整部相较而言，其最大的特点在于“局部性”。从狭义理解来看，即与产品构成不可分割关系的部分（如鞋底、杯把、壶嘴等）。事实上，随着行业不断地精细化发展，像以往那样能够让人眼前一亮或是能够撼动整个行业的颠覆性发明已并不多见。目前，大多数常见产品已进入行业发展成熟期，因传统和成熟产品的形状趋于固定、可创新设计的空间已非常之小，实践中发明人与生产厂家倾向于通过对局部设计进行改进以提升产品的市场竞争力，若对这种局部创新不加以保护，不仅会给局部设计的剽窃者带来可趁之机，更是不利于产品的创新和产业的发展。

我国并非首先确立局部外观设计保护制度的国家。目前与我国长期进行贸易往来的世界主要知识产权国家和地区在三四十年前已确立了该制度。美国最早对局部外观设计进行保護，其通过In re Zahn vs. USPTO（美国专利商标局）一案②修改了专利审查手册中关于“外观设计”的定义③，开启了世界对局部外观设计保护的先例。1999年日本修改其《外观设计法》，确认了局部外观设计能够得到保护。④随后，韩国也将局部外观设计纳入了外观设计专利的保护范围。2001年12月，欧盟理事会通过了《共同体外观设计保护条例》，确认了部分外观设计可受专利保护的地位。虽然各国关于“局部”的定义不尽相同，具体的规定上也存在着细微的差别。但不可否认的是，我国确立了局部外观设计保护制度后，不仅能打击剽窃局部设计的行为、提高我国企业的市场竞争力，还能鼓励产品的局部创新，促进产业的蓬勃发展，更有利于与国际社会接轨、提高我国知识产权的保护水平及国际竞争力。

2.我国法律框架下外观设计的侵权认定标准

我国通过先后颁布《专利法》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释一》）、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《司法解释二》）以及《专利审查指南》等法规和文件，对外观设计专利的侵权认定规则作出规定。

我国长期以来的司法实践，法院对外观设计侵权进行判断强调的是对“整体视觉效果进行综合判断”⑤，即所谓的“整体观察，综合判断”原则⑥。这种注重整体效果的侵权认定方法对于局部外观设计的保护来说是有限的。局部外观设计与产品整体外观设计最大的区别就在于，局部外观设计是应用在产品外观的“某一部分”或是“某一局部”，是对产品某个部分作出的设计。若依旧按照原有的保护思路，只有将局部的外观设计创新融入产品中，才能从而获得间接的保护，那么将会给剽窃者抄袭局部外观设计留下了可能性空间。

因此，笔者认为对局部外观设计专利侵权的认定规则进行重构是十分有必要的。

3.局部外观设计制度对侵权认定规则的影响及构建

新修订的专利法将局部外观设计制度纳入法律保护体系之举是顺应国际社会潮流、同国际知识产权制度接轨的必然要求。

以立法的形式对局部外观设计给予保护后，就会涉及局部外观设计专利的侵权认定问题。当权利人将这类纠纷诉诸法院时，首先需要我们厘清局部外观设计专利的侵权认定规则、认定主体及其他等问题。

3.1局部外观设计专利侵权认定的主体标准或将改变

长期以来，对于外观设计专利侵权案件中，相同或者近似外观设计的判断主体，《专利法》和《专利法实施细则》都没有明确。最高人民法院通过《司法解释一》明确，人民法院应当以“一般消费者”的知识水平和认知能力来判断外观设计是否相同或近似。理论界关于外观设计的侵权认定主体问题一直争论纷纷，多数学者都认同《司法解释一》和《专利审查指南》中的有关规定，认为判断主体应当为“一般消费者”。然而，局部外观设计制度的确立，意味着侵权认定主体除了要对产品整体的设计进行分析、比较，更要对产品的局部设计部分以及该局部对整体所起到的作用进行分析和比较，这就对“一般消费者”的知识水平提出了更高的要求，原有的标准未必能完全满足这一要求。因此，笔者认为在确立了局部外观设计保护制度后，我国外观设计专利侵权认定的主体标准或将改变。

美国外观专利的侵权认定以“一般观察者”作为认定主体，该“一般观察者”需要具有相关领域的一般涉及知识，其在知识水平和辨别方面的能力要高于产品的一般消费者。⑦日本外观设计专利的侵权认定主体为“一般观察者”，对其要求是具备一定的设计知识。欧盟外观专利侵权判定的主体是“见多识广的用户”，这种“见多识广的用户”的知识水平和辨别能力高于“一般消费者”，但是要低于本领域的“普通设计人员”。

引了局部外观设计保护制度后，在侵权认定时，需要对涉案外观设计与局部外观设计专利在产品中所处的位置及所占比例、该局部外观设计本身的形状、大小比例等因素进行综合考虑。这一规定对原有“一般消费者”的认知能力和认知水平提出了更高的要求，更倾向于本领域设计人员的水平。综合其他学者观点来看，笔者认为局部外观设计侵权认定模式可以分为两个步骤，首先，是否相同的认定比较简单，只需要通过直接比对的方式即可确认，对认定主体的知识水平要求也较低，所以先由一般消费者对涉案外观设计与受保护的局部外观设计进行比对是否相同。其次，在确认不相同的基础上，由产品相关领域的普通设计人员来对二者是否相似进行判断，因为这种判定极可能需要对相关产品的现有设计、外观设计手法的运用、创造过程及可创造空间等方面知识，这已远远超出对一般消费者的认知能力要求。

3.2“整体观察、综合判断”的规则将会受到冲击

我国立法明确规定，外观设计专利侵权认定分为两步，首先需要判定被控侵权的产品与外观设计专利所对应的产品是否属于相同或相近种类;其次，在确认产品相同或类似后，需要判定被控侵权的外观设计与授权的外观设计是否相同或近似。那么在引入了局部外观设计制度后，不仅要考虑该局部设计所运用在的产品类别，还需要考虑该局部设计所处的位置，以及对产品外观效果的影响。

因此，需要在坚持原有的“整体观察、综合判断”规制的基础上，近一步进行细化。

（1）重视局部外观设计在产品整体外观中所处的地位及效果。具体来说，首先要破除以往在外观设计侵权案件中，忽略局部设计相对产品上其他特征而言重要性的判断理念。

（2）正确理解局部外观设计的概念和地位，在侵权判断时，不能将被诉侵权的外观设计整体与授权的局部外观设计专利进行对比。在我国的司法实践中，法院一般将产品正常使用状态下的可视整体外观作为比对对象。⑧即在侵权案件审理过程中，只将含有局部外观设计的整体设计作为“整体观察、综合判断”的对象，这样实际上忽略了局部设计的改进和创新，弱化其创新设计在产品整体外观中的地位。

（3）应将被诉侵权外观设计中相应的部分与局部外观设计专利进行比对。即对局部外观设计的比对侧重局部的设计特征区别。产品整体的不同部分设计所产生的效果及在整体的作用是不一样的，因此在判断被诉侵权外观设计和局部外观设计专利是否相同或相似时，应当将前者相应的部分（即涉案部分）与专利内容进行比对，两者若相同或相似则构成侵权，反之不构成侵权。

（4）在原有“整体观察、综合判断”判断规则的基础上进行延伸。在正确认识了比对对象后，“整体观察”指的是将案涉外观设计中被主张侵权的部分所在整体与局部外观设计专利的整体进行对比，判断二者是否相同或近似，不能仅用两者的其中某个或某些要求进行比较。“综合判断”指的是在整体观察的步骤结束后，侧重对比局部的设计特征区别，如该局部在整体中所处的位置、所占比例起到的作用、运用的设计手法、设计要素及视觉效果后得出综合性的判断结果。

4.结语

随着我国经济的蓬勃发展，各类型的产业也随之进步。专利法的权利客体范围也应不断做出新的变化来适应。局部外观设计制度的诞生标志着我国专利法体系的进一步发展与完善。目前，距离新专利法的正式实施还有一段时间，为了应对在局部外观设计的侵权审理过程中可能出现的问题，对我国的探索局部外观专利保护的新路径、总结建立局部外观设计专利侵权认定的新标准提出了更高水平的要求。

注释

①《专利法》第二条第四款。

②In re Zahn，617 F.2d 261，204 USPQ 988（CCPA1980）.

③MPEP 1502 Definition of a Design[R-2]： In a design patent application， the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture（or portion thereof） and not the article itself.

④日本國会制定：《日本专利法》，杜颖译，经济科学出版社 2009年第2版。

⑤《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条。

⑥《专利审查指南（2010）》第四部分第五章5.2.4。

⑦李明德：《美国知识产权法（第二版）》，法律出版社2014年版。

⑧李青文：《规则与方法：局部外观设计的专利保护路径》，载《电子知识产权》2020年第3期。

参考文献

[1]崔国斌：专利法：案例与原理（第二版）.北京大学出版社，2016.

[2]尹新天：中国专利法详解（缩编版）.知识产权出版社，2014.

[3]杜颖译：日本专利法.经济科学出版社，2009.

[4]管育鹰：局部外观设计保护中的几个问题.知识产权，2018（04）：11-25.

[5]李青文：规则与方法：局部外观设计的专利保护路径.电子知识产权，2020（03）：51-60.

[6]张璞：世界主要国家“部分外观设计”保护概况及对我国的启示.中国发明与专利，2015（03）：109-115.