商标描述性正当使用构成要件研究

程 晨

（华东政法大学知识产权学院,上海 200436）

1 问题的提出

描述性正当使用的构成要件问题在我国一直存在着很大的争议，无论是我国的理论界还是实务界，对此都有着不同的看法。理论界大部分学者认为，描述性正当使用的构成要件中无须添加客观上不存在混淆可能性的要件；然而在司法实践中，大多数案例都将客观上不存在混淆可能性纳入成立正当使用的关键因素之一。厘清描述性正当使用的构成要件，有利于在司法案例中形成统一的判例。

2 二要件与三要件之争

2.1 理论界内部的二要件与三要件之争

关于商标正当使用的构成要件，学界存在不同的看法。武敏（2002）认为，描述性正当使用有三个标准：（1）这种使用并非属于商标性质的使用；（2）这种使用是诚实、公平、善良的使用；（3）这种使用仅仅是描述一种商品或服务，不会导致消费者对商品或服务来源的误认或混淆[1]。王艳丽（2002）认为描述性正当使用要求使用人主观上是善意的，并且客观上这种行为不会造成消费者的混淆[2]。傅钢（2002）认为，描述性正当使用要求不会导致消费者对商品或服务来源的误认[3]。曹远鹏（2008）认为，商标正当使用需要满足以下条件：（1）这种使用必须是不得已才使用，且使用行为符合惯例；（2）这种使用并不属于商标功能的使用，公众不会产生混淆的可能性[4]。王莲峰（2011）认为，商标正当使用的构成要件主要包括使用人主观是善意的、客观上的使用行为合理以及使用者拥有自己的商标[5]。张玉敏（2012）认为，商标正当使用的构成要件为主观上的善意和客观上使用方式的合理[6]。

如上所述，理论界有关商标正当使用构成要件的讨论五花八门，但梳理归纳后主要有以下两种：（1）支持二要件说的学者认为，商标正当使用的构成要件包括主观上的善意与客观上使用方式的合理性；（2）支持三要件说的学者认为，商标正当使用的构成要件包括主观上的善意、客观上使用方式的合理性，还有客观上不存在混淆的可能性。

二要件说与三要件说均认可了主观上的善意与客观上行为上的合理性这两个要件。因此，争议的焦点在于，客观上存在混淆可能性是否应当作为商标正当使用的必要条件。

2.2 实务界的二要件与三要件之争

在司法实践中，关于描述性使用抗辩是否需要客观上不存在混淆可能性这一要件，不同的法院存在不同的做法。一部分法院并未将是否造成混淆纳入考虑范围之内。杭州市中级人民法院在判决书中认为，构成正当使用商标的行为，首先应当具备主观上的使用是出于善意，并不是将其作为自己的商标使用，并且这种使用只是为了描述或者说明自己的商品①。另外一部分法院认为，描述性正当使用抗辩必须同时认定客观上不存在混淆可能性。上海知识产权法院在判决书中认为，在处理涉及正当使用抗辩的问题时，应当分析使用人是否尽到了善意和合理的义务，并且使用行为是否会导致相关公众产生混淆的可能性，从而综合判断被控侵权行为是否属于商标正当使用行为。在该案中，是否导致相关公众混淆误认被作为认定是否构成正当使用的要素之一②。最高人民法院在另一案件中认为，判断是否构成商标正当使用需要满足以下几点要求：（1）使用人所使用的商标标识具有描述性的特征，同时具备第一含义与第二含义；（2）使用人主观上出于说明或描述商品或服务的目的；（3）使用人通过合理的方式在必要的范围内对标志予以标注；（4）该使用不会让相关公众产生混淆商品来源的可能性③。

在青岛啤酒股份有限公司与赵金全等商标权侵权纠纷一案④中，商标法还未进行第三次修改，法院在适用描述性正当使用时所依据的是《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》。法院认为：在界定被告的行为是否属于描述性使用时，重点在于被告使用的是否是该商标的第一含义。针对主观上善意的判断，需要通过被告客观上的表现行为从而推断主观上的意图。若被告仅使用描述性词语的第一含义来描述和说明该商品的特点，此时应当认定其主观上存在善意；若被告将该注册商标在自己商品的包装上突出使用，存在使消费者产生混淆自己与他人商品的可能性，那么就应当认定其主观上存在恶意。在判断被告主观上是否存在善意时，还应该考虑该使用行为是否符合诚实信用原则和商业习俗。

在湖南锅噜噜公司诉湖南三钱之府公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案⑤中，法院认为在明知某地名是注册商标的情况下，仍然在相同商品或服务上对该商标进行突出使用，造成容易使相关公众产生混淆可能性的后果，此时应认定被控侵权行为是商标侵权。但仅仅将该商标作为地名使用并说明和描述商品服务信息的，不属于商标性使用，不构成商标侵权。

法院对于商标侵权的基本认定思路：（1）是否构成正当使用；（2）商标性使用是否构成混淆。在近几年的案例中，多数法官在认定描述性正当使用抗辩时，都会将客观上不存在混淆可能性视为正当使用构成要件之一。法官在判断被告所提出的描述性正当使用侵权抗辩事由时，都明确要求被告的使用行为不具有混淆商品或服务来源的可能性。

3 混淆可能性与描述性正当使用的共存

3.1 正当性基础

3.1.1 支持三要件说的原因基础已不存在

支持三要件说的学者，大多是援引美国《兰哈姆法》第三十三条⑥的规定，其中明确说明描述性正当使用必须是正当的、诚实的使用。我国学者对这一条款的解读是，这种正当使用并不会导致消费者对商品或服务来源的误认或混淆。事实上，美国法院对于描述性正当使用的认识经历了一个逐渐深入的过程。美国联邦巡回法院对于存在混淆可能性是否应当属于描述性正当使用构成要件这一问题，存在两种截然相反的看法。一种观点认为描述性正当使用必须满足客观上不存在混淆可能性这一构成要件。另一种观点认为，即使存在混淆可能性，描述性使用也可以成立，混淆可能性与描述性正当使用可以同时存在。最终，2004年美国联邦最高法院在KP Permanent Make-up Inc V.Lasting Impression Inc.一案（以下简称“K.P.案”）中对该争论做出了回应。美国联邦最高法院在判决中分析并反驳了描述性正当使用与混淆的可能性不能共存的观点。上述支持三要件说的学者武敏和傅钢，其文章均完成于2002年，而美国法院有关描述性构成要件的K.P.案于2004年终审判决。由此可以看出，早年间我国学者支持三要件说的依据已经不复存在。

此外，我国对混淆可能性这一理论的研究也一定程度上影响了描述性正当使用构成要件的判断。我国《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）在2013年修改前，尚未在法条中正式引入混淆可能性的概念。2001年《商标法》第五十二条第（一）项⑦规定所采用的是“相同/近似标准”，混淆可能性只是判断类似商品的一个因素⑧。2013年以前，商标法始终未将混淆可能性作为商标侵权的前提[7]。学术界和实务界对商标侵权的判定标准存在不同的理解，正是由于这一制度的缺失所导致的。因此在构建商标正当使用制度时，将客观上不存在混淆可能性作为构成要件之一，从而弥补在商标侵权认定过程中混淆可能性这一要件的缺失。

3.1.2 逻辑的合理性

2004年，北京市高级人民法院发布了《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》。北京市高级人民法院认为，商标正当使用应当符合下列构成要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品或者服务；（4）使用不会造成相关公众的混淆、误认。而在2006年，北京市高级人民法院又新发布了《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，对于商标正当使用行为所应当具备的构成要件，删去了“使用不会造成相关公众的混淆、误认”这一款内容。这一修改也反映了北京高院对正当使用中构成要件的观念的转变。虽然该文件仅是地方司法文件，但对于全国法院对正当使用构成要件的判定仍具有一定的指导意义。

商标正当使用属于不侵权抗辩。若他人能够证明自己对涉案商标的使用属于正当使用，则根本不构成侵权。商标法上判断是否存在侵权行为的核心是判断是否可能导致消费者产生混淆的可能性。这要求原告必须首先证明侵权行为成立，也就是要求原告对混淆可能性的存在进行证明。若原告想要控告对方的侵权行为成立，则混淆可能性必然是已经存在的。而被告提出正当使用抗辩的前提是原告已经证明了商标侵权行为的成立。这意味着正当使用抗辩必然以混淆可能性存在为前提。如果商标正当使用的构成要件中添加了客观上不存在混淆可能性，便会存在逻辑上的矛盾。这会导致正当使用抗辩永远无法成立。侵权构成要件制度中的混淆可能性已经可以解决这些问题，那么商标正当使用制度存在的意义只是一种制度的浪费。仅允许被告在发生混淆的可能性最小的情况下才能主张描述性正当使用，实际上会使得该抗辩归于无效[8]。

3.1.3 价值取向

商标的描述性使用，重点在于构成该商标的词语本身是一种描述性的词汇。一般消费者并不会认为它是一个商标，只有经过长期在商业中的使用，该商标取得了事实上的区别作用，即“第二含义”，最终才能被允许注册。强有力的合理使用抗辩也减轻了人们对言论自由不必要限制的担忧。商标权人所享有的专有权仅仅是针对该描述性词汇的第二含义，第一含义属于公共财产，应当供所有人使用[9]。若商标权人完全禁止他人对该描述性词汇的第一含义和第二含义的使用。便会造成对信息资源的垄断，妨害公众的表达自由。描述性正当使用的存在意义也在于此。为了保障公众对商标第一含义的自由使用，描述性正当使用作为一种侵权抗辩具有深刻的意义。针对描述性标志只有获得第二含义才能获得商标法保护的这一要求，有必要在独占描述性语言的人所获得的不公平利益与保护使用描述性术语来识别特定商品或服务的人的善意之间取得平衡。

一些学者在正当使用抗辩问题上还提出了“搭便车”的问题。如果使用人通过正当使用抗辩从而有权使用与商标权人相同或相似的语言，那么使用人有可能从商标权人的商誉中获得不公平的利益。然而，反对这种“搭便车”行为是没有意义的。因为商标法的目的从来不是以牺牲竞争者和消费者的利益为代价，而为商标权人带来最大的利益。正如Lemley教授所指出的那样，法院应该指导排除“所有从使用知识产权中获得的财富必然是不公平的”这一假设。

3.2 域外经验借鉴

3.2.1 美国描述性正当使用的构成要件

在美国的《兰哈姆法》中，商标合理使用（fair use）指的是描述性正当使用。美国最高法院在作出K.P案的终审判决前，各下级法院在对待商标合理使用中的“混淆可能性”存在两种态度。一种观点认为合理使用与混淆可能性不能同时存在，因为商标法最重要的目标是防止消费者混淆。这种观点以美国第六、第九巡回法院为代表。另一种观点认为，只要满足《兰哈姆法》第三十三条所规定的条件，即描述性使用是诚实、善意的使用，就属于合理使用，即便该使用会引起混淆。这种观点以美国第二、第四、第七巡回法院为代表[10]。

美国第九巡回法院在具体的司法案例中，过度强调了混淆可能性在合理使用中的地位。在Lindy Pen Company v.Bic Pen Corporation一案中，第九巡回法院认为被告的使用存在混淆可能性，并以此为由判定合理使用抗辩不成立⑨。随后，第九巡回法院在Transgo,Inc.v.Ajac Transmission Parts一案中，再次认为被告的使用存在混淆可能性，并以此为由判定合理使用抗辩不成立。第二巡回法院则意识到合理使用与混淆可能性可以同时存在，并认为合理使用是一种绝对的抗辩。这种绝对的抗辩意味着即便被告的行为会构成对另一商标权的侵犯，合理使用抗辩也可以成立⑩。在1924年的案件中，美国法院表明：他人使用相同或相似的商标中的第一含义来描述或说明自己商品的信息，在法律和道德上均没有任何问题，即便这种使用会导致公众误认商品的来源⑪。第二巡回法院强调，商标权人应当接受混淆可能性与合理使用抗辩的同时存在。因为合理使用会促进公众的利益，使得公众可以自由使用商标上的第一含义，并且这也是那些选择了描述性词汇作为商标的人所应当接受的后果⑫。

在此背景下，美国最高法院对KP Permanent Make-Up v.Lasting Impression一案作出了终审判决：被告在提出合理使用抗辩时，混淆可能性可以与合理使用抗辩同时存在，被告无须证明其对商标的使用不存在混淆可能性。即便是涉及不可争议性商标的案件，原告也负有证明混淆可能性的责任⑬。《兰哈姆法》第三十三条规定合理使用需要满足：使用人对商标的使用是作为名称、术语等的使用而非作为商标的使用，并且要求诚实、善良地描述使用人的商品或服务。这里“诚实、善良地描述”不能理解为不存在混淆可能性。如果立法机关在侵权判定中如此强调混淆可能性的存在，那么其也不可能粗心到用诚实、善良的使用来代替混淆可能性[11]。虽然最高法院指出合理使用可能伴随着某种程度的混淆而发生，但是其没有排除消费者混淆程度在评估被告的使用是否客观上合理的相关性。KP II一案的判决也表明法院鼓励商标权人选择鲜明的独特商标的趋势。显著性强的商标消除了许多与合理使用和混淆可能性有关的问题。通过鼓励选择显著性强的商标，法院希望减少侵权判定和合理使用之间的矛盾。任何选择描述性词语作为商标的经营者都必须承担可预见的市场后果，即市场上的其他所有人仍然可以自由使用其原始的描述性含义，即第一含义。当一方被允许垄断一个描述性术语时，就会给竞争者造成不公平的进入壁垒，因为被剥夺了使用描述性术语权利的竞争者必须付出更大的努力来传达相同的信息，而不能获得商标保护[12]。

3.2.2 德国的有关规定

德国《商标和其他标志保护法》第二十三条规定：只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标志所有人无权要求禁止第三人在商业流通中使用与商标或商业标志相同或近似的标识，以及对商品或服务的特征或性质的标注。这说明德国商标法中关于描述性正当使用所需具备的要件是：（1）该使用不违反善良风俗原则；（2）该使用是用以描述商品或服务的特征或属性，说明具体的信息。二者都没有将客观上不存在混淆可能性纳入描述性正当使用的构成要件判断之中。

4 结语

一个诚实、善良的使用人，在使用他人商标时会十分注意使用的方式。在仅仅将他人商标作为说明商品真实信息的方法，并注意与自己的商标进行有效区分的前提下，本身便无产生混淆的可能性。真正的描述性商标并不会让公众产生混淆。此外，商标权人从注册商标时起就应当能够预料到，存在第二含义的商标，有可能会出现这种情形。法律赋予商标权人对商标第二含义的垄断权，但是没有赋予他垄断其第一含义的权利。在具体的司法实践中，法官无法避免不适用混淆可能性的判断。但是，不能混淆可能性是因为混淆可能性的存在就完全排除描述性正当使用的成立。混淆可能性与描述性正当使用可以同时存在。为了防止存在恶意混淆消费者的意图，实际上可以通过主观上的善意这一构成要件去认定不构成正当使用。是否存在混淆可能性可以作为判断主观上是否善意的一个考量因素。

选择注册显著性强的商标可以从源头上消除合理使用抗辩与混淆可能性之间的矛盾。因为显著性强的商标表明利益更容易区分。随着商标显著性变强，允许从市场语言中删除商标的情况也就越来越容易。将显著性过于强的商标从市场语言中剔除是合理的，因为这类商标提供了明显的利益。描述性正当使用抗辩更广泛的自由使用是为了阻止经营者选择显著性较弱的描述性标记作为自己的商标。

注释：

①(2014）浙杭知终字第203号。

②(2018）沪73民终289号。

③(2017）最高法民申4380号。

④(2006)二中民终字第07218号。

⑤(2019)湘0103民初6704号。

⑥See 15 U.S.C $1115(b)(4)(1999)，第三十三条：“将并非作为商标，而是对有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或其地理产地有叙述性的名词或图形的使用，作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的、诚实的使用。

⑦《中华人民共和国商标法(2001年修正)》第五十二条，“【商标侵权行为】有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。

⑧《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条：“商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”

⑨725 F.2d 1248 (9th Cir.1984).

⑩Cosmetically Sealed Indus.,Inc.v.Chesebrough-Pond’s USA Co.,125 F.3d 28 (2d Cir.1997).

⑪William R.Warner & Co.v.Eli Lilly & Co.,265 U.S.526,528 (1924).

⑫See Cosmetically Sealed,125 F.3d at 30–31.

⑬KP II,125 S.Ct.548 (2005).