谨防专利受权利人自己的在先申请影响而无效

江耀纯 谢林红

一、问题的提出

【案例1】中科院起诉英特尔索赔2 亿的芯片技术专利被部分无效

2018 年2 月，中科院微电子所（全称：中国科学院微电子研究所）以英特尔酷睿（Core）系列处理器侵犯其名为“半导体器件结构及其制作方法、及半导体鳍制作方法（专利号：201110240931.5）”的发明专利权为由，在北京高院将英特尔告上法庭，要求英特尔停止侵权，赔偿至少2 亿元人民币，并承担诉讼费用，同时申请法院下达禁令。英特尔在2018 年3 月26 日对该专利向专利复审委员会（现：复审和无效审理部）提出无效宣告请求，专利复审委员会于2019 年1 月31 日作出无效决定：维持有效。

英特尔没有放弃对涉案专利发起无效程序，其在2020 年1 月22 日再次向复审和无效审理部对涉案专利提起无效，2020 年8 月27 日复审和无效审理部作出无效决定：部分无效。此次无效法律依据只有专利法第二十二条第二款规定的新颖性，无效证据只有一份：CN102768957A（以下简称：证据1），该无效证据的专利权人也是中国科学院微电子研究所。证据1 构成无效证据的理由是其专利申请日为2011 年5 月6 日，公开日为2012 年11 月7 日，而涉案专利的专利申请日为2011 年8 月22 日，即证据1 属于申请在先、公开在后的中国专利文献，可以用于评价涉案专利的新颖性。当证据1 的专利内容与涉案专利的权利要求被判断为同样的发明时，则证据1 构成涉案专利的抵触申请，涉案专利的相应权利要求不具备新颖性。

前后两次无效宣告请求的结果对比表明，中科院微电子研究所的201110240931.5 号中国专利是具有较高的创造性的，仅仅是因为受到自己的在先专利申请的抵触而导致部分权利要求被宣告无效。

【案例2】索赔4 亿的标准必要专利被自己的在先专利无效

2017 年7 月，广晟数码诉称创维集团有限公司、深圳创维-RGB 电子有限公司制造的S9-1、S9D、W9 等多达100 多种电视机产品均涉嫌侵犯了其“音频解码”和“音频编码和解码系统”两项专利。且未经广晟数码许可生产、销售、许诺销售、进口被诉侵权电视机产品。随后，广晟数码分别在广州知识产权法院起诉天津三星电子有限公司、高创（苏州）电子有限公司，而家电销售平台国美电器有限公司也被卷入其中，据不完全统计，三地法院立案涉诉总金额约4 亿多元。涉案的三项发明专利分别为：“音频解码（专利号为ZL200710141661.6）”、“音频编码和解码系统（专利号为ZL200810003464.2）”、“用于对音频信号进行解码的方法和设备（专利号为ZL200810003462.3）”。其中“音频解码”专利是《多声道数字音频编解码技术规范》（GB/T22726-2008）（以下简称标准）的标准必要专利。

2017 年8 月，被广晟以涉嫌专利侵权起诉之后，三星针对广晟所持有的“音频解码（专利号为ZL200710141661.6）”专利，向专利复审委员会提起了专利无效宣告请求。2018 年2 月27 日，专利复审委员会就该涉案专利作出了“宣告全部无效”的审查决定。而无效该标准必要专利的最关键对比文件WO2006030289A1 的申请人同样是广晟数码，也就是这件标准必要专利被自己的在先专利无效。

上述两个案例只是冰山一角。我们发现，专利受权利人自己的在先申请影响而无效的情况是比较普遍的，原因是：在某个技术领域长期持续投入、深入研发的申请人才能有较大机会申请到较大价值的专利，而较多的研究会导致较多的专利申请，这些专利申请很难做到同日提出；如果重要的专利的申请日较靠后的话，就必然会出现自己的在先专利或抵触申请成为对比文件的情形。

二、解决方式

为避免权利人自己的在先专利或抵触申请作为对比文件的情形，笔者提出以下解决方案：

（一）流程操作方面

1.对于不断改进的发明创造，在先申请建议不要太早公开，以便在先申请能在在后申请公开前提交，避免在先申请成为在后申请的现有技术。具体方式如下：

A、发明专利不提提前公开请求；

B、不申请实用新型专利，或者虽申请实用新型专利但授权后不要太早缴费，或者在实用新型专利中人为植入一些错误，延缓其授权。

2.上述方案1 只能避免在先申请成为在后申请的现有技术，但仍不能避免在先申请成为在后申请的抵触申请。如果需要避免在先申请成为在后申请的抵触申请，则在后申请在提出时需要要求在先申请的本国优先权，把在先申请和在后做出的发明进行合并申请。

3.如果在后申请在提出时，已经过了要求在先申请的优先权的期限，则可针对在先申请提出分案申请，将其中仅在说明书中记载而未在权利要求书中要求保护的创新内容进行补充保护。

（二）在撰写操作方面

1.在先申请中，要主题鲜明、发明点突出，不要写入与发明点无关的、尚需进一步改进的创新内容。

2.在先申请中，凡是说明书写入的创新内容，均要在权利要求书中要求保护，除非是有意要向社会捐献。

3.如果在先申请已经公开，则为了保证在后申请的创造性，在后申请需要相对于在先申请有足够多的改进。

4.在后申请在撰写时务必要做好检索，尤其是要充分阅读自已的在先申请，及时发现在先申请中存在的捐献部分，避免在后申请中把本已捐献的部分写入权利要求中进行保护。

三、要求本国优先权的陷阱

上述第2 种方案在操作时需要谨慎，否则会落入陷阱。《专利法实施细则》第三十二条第三款规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。这有可能导致在要求本国优先权时落入如下陷阱：

1.要求了本国优先权，但专利撰写不当，造成优先权未享受到；

2.要求了本国优先权，撤回了在先申请，但在先申请已进入公开准备阶段，造成未能撤回在先申请的公开。

这就会造成如下的尴尬局面：在先申请的权利丧失了，但仍被公开而变成了现有技术或抵触申请；而在后申请没有享受到优先权，直接受在先申请的影响而被驳回或被宣告无效。正所谓：想享受的没享受到，不想放弃的放弃了，最终一无所有。

在笔者发表于《中国专利代理》2014 年第3 期的论文《有关运用本国优先权的探讨》中，对上述陷阱进行了详细说明，并给出了解决方案，具体如下：

（1）对尚在不断改进中的技术，申请人在研发过程中形成了一个新的技术方案后，最好立即提出一件发明或实用新型专利申请；如果此时还没有把握肯定这就是最佳技术方案或者没有把握肯定已经提出了全部可能的变通技术方案的话，则建议此件申请不缴纳申请费。虽然该申请会被专利局视撤，但视撤的结果对其作为在后申请要求优先权的基础并不影响，且提供了长达12 个月的优先权期限，同时，在先申请也没有导致任何官方费用的产生。当然，申请人最晚应当在优先权期限截止之前提出在后申请并要求在先申请的优先权，对在先申请进行改进、补充或扩展。由于并不对在先申请缴纳申请费，因此，在先申请并不会按照正常程序公开，因此也就不需要申请人或专利代理机构进行专门的监控，而且，还能够避免在先申请提交时可能存在的操作性失误，例如误填写了请求提前公开而导致在先申请过早被公开。在这种操作方式下，作为被委托人的专利代理机构只需要对要求优先权的期限进行监控即可。

（2）《专利审查指南》针对本国部分优先权给出了如下的说明：“一件中国在后申请中记载了技术方案A 和实施例A1、A2。技术方案A 和实施例A1 已经记载在中国首次申请中，则在后申请中技术方案A和实施例A1 可以享有本国优先权，实施例A2 则不能享有本国优先权。应当指出，本款情形在技术方案A 要求保护的范围仅靠实施例A1 支持是不够的时候，申请人为了使方案A 得到支持，可以补充实施例A2。但是，如果A2 在中国在后申请提出时已经是现有技术，则应当删除A2，并将A 限制在由A1 支持的范围内”。

因此，如果申请人在在先申请日后12 个月的研发过程中又发现了更多的实施例，如实施例A2，则可以通过要求优先权的方式将实施例A2 补充到首次申请的说明书中。而根据上述规定，只要实施例A2在在后申请提出时尚不是现有技术，就可以用于支持在后申请中享有本国优先权的技术方案A，从而使享有优先权的技术方案A 有机会获得其在首次申请中尚无法获得的较宽的保护范围。

值得注意的是，由于实施例A2 有可能并不能够在12 个月的优先权期限内被申请人所发现，而且实施例A2 也有可能在在后申请提出时已经属于现有技术，在这种情况下，如果在首次申请中仅记载了对实施例A1 进行了过度概括的技术方案A，则在首次申请中的技术方案A 将因为得不到说明书支持而无法得到保护。

为规避上述风险，在进行首次申请的撰写时，除了应当记载对实施例A1 进行了过度概括的技术方案A 之外，还应当至少记载对实施例A1 进行了合理概括的技术方案A’，从而申请人可以使权利要求的保护范围从容地退到技术方案A’，以避免不必要地损失专利保护范围。

四、建议

本国优先权对专利申请人来说是一个大陷阱，给广大申请人带来了不必要的风险，虽然我们提出了上述解决方案，但这些方案非常偏门并且不广为人知，不知道的人很可能就会掉入陷阱，这给申请人带来了无谓的负担和额外的义务；而申请人这些额外负担和义务的存在对社会公众也并没有带来什么利益，建议通过法律修改消除这一不当风险。

具体建议为：要求本国优先权后，则被视为撤回的在先申请不作为要求了该优先权的在后申请的现有技术或抵触申请。

这样做的合理性在于：毕竟在先申请是申请人自己提出的，申请人让自己的在先申请被视为撤回的目的并不是要放弃权利，而是要使权利更完善，也就是说，申请人并无放弃权利的意思表示；因此，即使优先权不能成立，它的后果也只能是不能对抗他人于优先权期间提出的专利申请而已，而没有理由、没有必要也不应该让申请人付出让自己本已被视为撤回的在先申请成为现有技术或抵触申请而影响自己的在后申请的沉重代价。