声音商标的显著性认定研究

李 钰

(中央财经大学 法学院，北京 100081)

引言

看过淘宝直播的人一定对“口红一哥”李佳琦的“Oh my god!买它!”印象深刻。 近日，一则“李佳琦申请注册口头禅声音商标”的微博热搜引起了大众的注意，对此，李佳琦方面称，此举是为了避免某些卖家恶意使用从而对消费者进行误导。

2014年开始施行的《商标法》(修正案)正式赋予了声音商标被授权的可能。从2016年中国国际广播电台广播节目开始曲成功注册为声音商标开始，同时加上互联网、信息技术的发展，信息传播速度加快，人们知识产权保护意识的增强，我国的声音商标申请注册数也在逐渐增加。但是直到现在，关于声音商标的注册申请，无论是立法还是理论研究仍然略显空白，对声音商标本身的研究占据更多的篇幅，停留在概念界定、构成要件等初始方面。同时，观察李佳琦申请注册口头禅声音商标这条热搜下的评论我们也发现，仍有非常多的人不知道原来声音也可以注册为商标，很大程度上是由于我国申请注册成功的声音商标实在少之又少，从而导致了公众的熟悉度不高。其根本原因在于我国声音商标的认定仍存在众多需要完善的地方。从著名的就消息提示音提出声音商标注册申请的腾讯公司，因对商标评审委员会做出的“该申请缺乏显著特征”不服诉至北京知识产权法院的行政诉讼案中我们可以发现，法院与商标管理行政机关之间对声音商标认定有不同的认识，缺乏一个统一的认定原则和标准的指引，我们需要一个明确的认定标准为事件中声音商标的注册申请人提供明确的指引，避免没有根据的申请，既减少审核人员的负担，也避免因声音商标申请纠纷引发的讼累。

一、问题的提出

自14年开始施行的《商标法》(修正案)正式赋予了声音商标被授权的可能，商标注册可视性的要求被打破了。从此不断有企业乘着《商标法》新修改的东风向商标局提出了声音商标的注册申请，大多集中于互联网、电商等行业，其中腾讯公司的六声“滴”以及恒源祥的“羊、羊、羊”等都是大众较为熟知的案例，可以看出，实践中对于声音商标的需求极大并且其势头随着经济的发展变得更加旺盛。

配合新《商标法》的施行，我国随之对《商标法实施条例》也进行了修订，对声音商标申请的形式要件作出了规定。①《商标法实施条例》第13条规定：……以声音标志申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，提交符合要求的声音样本，对申请注册的声音商标进行描述，说明商标的使用方式。对声音商标进行描述，应当以五线谱或者简谱对申请用作商标的声音加以描述并附加文字说明；无法以五线谱或者简谱描述的，应当以文字加以描述；商标描述与声音样本应当一致……但尽管如此，声音商标在我国仍是一个新鲜事物，现有的相关规定仅仅围绕着声音商标的可注册性以及形式要件做出了笼统的规定，对于这样一个新鲜事物而言规制起来十分吃力，有很多地方需要进行补充、完善。同时作为非传统商标的一种，又不可以完全照搬适用传统商标的相关规则。截至2019年底，声音商标的申请注册数为720件，但是现有的规则过于模糊不能为实践提供有利指导，导致通过率极低，能够成功获得商标权的寥寥无几，更有甚者，因为声音商标认定的纠纷走上了行政诉讼的道路。

面对这样的情况，笔者认为，当下“声音商标认定难”的问题主要集中在“显著性”上，对声音商标进行认定，实则是对声音商标的显著性进行判断。而对于声音商标显著性的认定，目前理论上实践中仍有以下两点误区：

一是对声音商标显著性的不当释义。不仅是声音商标，目前国内外各类相关文献中对于包括其在内的所有商标的显著性的界定并非无懈可击，在对显著性的研究中普遍存在将显著性解读成来源识别性的错误，从而导致了对显著性的不当释义。因此，对于“声音商标显著性”的第一个问题，要从解决好宏观层面的“商标的显著性”的释义出发，从而对商标的类型之一——声音商标做出更加明确的界定。

二是对“声音商标显著性”的判断没有标准加以参照。声音商标是随着经济发展、社会进步出现的新鲜事物，现有的相关法律规定太过于单薄、笼统，有很多地方需要进行补充、完善，同时作为一种非传统商标，又不可以照搬传统商标的相关规定，以至于到目前为止仍然没有一个可以援用的认定标准为实践提供指引。

找到了问题的关键后，笔者接下来将分别就这两个问题谈谈自己的看法

二、比较：声音商标显著性认定的不同方式

除了我国之外，世界上还有许多国家和国际组织为声音商标提供了法律保护，比如美国、欧盟、新加坡等，除了各国国内法，国际上也有TRIPS协定等提供法律保护。我们可以对这些规定进行比较分析，从而为我国声音商标显著性的认定标准提供经验借鉴。

(一)国际

我国2007年签署、2009年生效的《关于商标法的新加坡条约》是关于商标的所有国际条约中首次对非传统商标予以明确承认的。它效仿欧美商标法之规定，赋予了声音商标得以注册的可能，符合世界商标发展的趋势。②杨延超：《声音商标的立法研究》，载《知识产权》2013年第6期，第48页。前文已有提到的TRIPS协定第15条同样规定了声音商标的可注册性，该条文还帮助我们对商标显著性进行了进一步的界定：是一种将商品、服务进行区分的特性。

(二)美国

美国在世界范围内最早对声音商标给予法律保护，也是声音商标注册较为自由的国家，对声音商标的保护规定体现在《兰汉姆法》和《商标审查程序手册》中。

美国声音商标注册的关注点分布在显著性、非功能性等方面。美国将声音商标划分成内在的、先天便具有识别性的、无需举证证明的声音商标和经过长期使用具备第二含义的声音商标。关于 “第二含义”，需要进行举证，包括两个方面：一是该第二含义的取得有制度文化作为依托，有政策法规加以考量；二是该声音商标通过实践使用已经形成了行业惯例，消费者可以借此准确进行区分。对于声音商标，如果消费者能够对该声音商标的使用方式形成一定的熟悉感，那么这一段独特的声音就能够依据消费者的熟悉感经过使用获得显著性。

声音商标的显著性需要一定的形式加以表达才能够予以认定。对此美国采用的是“描述表达”的形式，这也反映出其法律规定自由的特点。美国对商标的注册申请原则上要求通过图形表示，但若该被申请的标识只有声音一个要件，在对该声音商标申请注册时仅需提供该声音的样本、该声音的文字描述和该声音经过长期使用的证明即可。通过对美国已注册的声音商标进行分析可以发现，对声音大多是通过音符、拟声词等进行描述。

美国的做法对声音商标注册进行了简化，但是却忽视了声音商标的特殊性：作为载体的声音如果仅仅通过语言文字来描述，很难做到完美表达。同时描述不可避免地带有个人主观色彩，每个人都可能有不同的理解不同的表达，采用这种方式或许有失严谨。

(三)欧盟

关于商标注册申请，欧洲不同的国家有不同的规定、不同的保护倾向，为防止各个国家标准不同而影响不同国家间商标认定的效率，从而引发矛盾，欧盟通过了《欧洲共同体商标条例》为商标的注册申请提供法律依据，对商标注册申请进行统一审理。实际上，该法第4条并未明文规定声音商标可以申请注册。①《欧共体商标条例》第4条规定：能用图样表示的任何标识，特别是文字，包括人名、图形、字母、数字、商品形状或其包装，只要这些标识能够区别不同企业的商品或服务。但是欧共体采用的是非穷尽式列举的方式，声音只要能够满足规定中提到的“将不同企业的商品、服务进行区别”“能够用图样进行表示”等要求，就可以提出注册申请。

除此之外，欧盟通过一系列相关案例确定了进一步认定显著性的要素，比如用于商标推广的投入、市场份额比例等等。②郑红丽：《论我国声音商标的注册与保护》，中国社会科学院2016年硕士学位论文，第7页。对于声音商标的显著性，欧盟OHIM通过Shield案确定了若要对声音申请注册商标，必须具备以下前提：不能仅仅证明该标识被使用，而是要将被申请的声音作为商标使用，并且要用在其所标识的商品或服务上。③叶诗倩：《声音商标的法律保护》，华东政法大学2014年硕士学位论文，第14页。

不同于美国的“描述表达”，对于声音商标的注册，欧盟的立法与司法实践皆表明，其采用“图示表达”制度，并将其作为申请注册声音商标的前提条件。④余翔：《非传统商标保护的比较研究》，载《知识产权》2011年第2期，第117页。对声音商标的申请不可以通过文字形式而只能通过图样形式来表达，具体为声谱、乐谱的表达方式，如此才能准确清晰体现出声音商标的显著性。相较于美国对声音商标相关规定的自由，欧盟对商标注册的审查更加严格，认为仅仅通过字母、文字的描述说明只能引发消费者某种联想，并不足以准确无误判断是何种声音，更谈不上对显著性的认定。

(四)经验总结

在对国际条约以及美国、欧盟的相关规定进行了比较分析以后，对于前面提出的两个问题我们可以总结出经验得以借鉴。

关于声音商标显著性的界定问题，通过比较分析后，我们可以坚持显著性并非来源于识别性，而是将商品、服务进行区分的特性。

而关于商标显著性的认定标准问题，笔者介绍美国的“描述表达”与欧盟的“图示表达”，看似与声音商标显著性的认定并无关联，实则却有着内在的联系：美国的方式要求较为宽松，适用的范围也相对较广，但是主观性过于强烈，每个人的不同的理解使得显著性的认定增添了许多不确定性；欧盟的方法更为严谨，也便于申请注册文件的审查，但是适用的范围仅限于内容为音乐的声音商标，不能解决非音乐内容的声音商标显著性的认定。因此最好的解决办法是我国台湾地区采取的：将二者结合起来，吸收欧盟的严格要求，同时用美国的描述表达弥补欧盟的表达方式无法应用在非音乐类内容的不足，从而灵活应对声音商标的注册。但是这样一来又引发了新的问题：运用不同的表达方式或许会引发消费者的混淆，基于此，为避免混淆，我们先要明确：声音商标是非传统商标，突破了可视性，只有被申请的声音能够通过长时间的使用被证明其获得显著性才可以通过审核注册为商标。⑤余翔：《非传统商标保护的比较研究》，载《知识产权》2011年第2期，第119页。也即商标显著性认定的标准实际上是围绕着“获得显著性”展开的。

三、溯源：声音商标显著性的原义解读及理论拓展

根据《商标法》的规定，任何种类的商标的注册申请都应该具备实质要件和形式要件，而显著性便是商标注册申请所有要件的本质与核心，商标的注册申请能否成功的核心在于对其是否具有显著性的判断。⑥张康、汪霞：《声音商标也要有显著性——谈新商标法增加声音商标的可注册要素》，载《中华商标》2013年第10期，第23页。我们不妨先对具有共性的商标的显著性做一下简要探讨：

(一)商标显著性概述

1.商标显著性的制度目的

若要对商标显著性进行正确释义，必须要参考规定该制度所要实现的目的。⑦刘铁光：《商标显著性：一个概念的澄清与制度体系的改造》，载《法学评论》2017年第6期，第86页。笔者认为，商标显著性的规定，其目的并不在于来源识别，而是在于保护公平竞争，可以从以下两方面进行说明。

一方面可以通过《商标法》第11条①《商标法》第11条规定：下列标志不得作为商标注册： (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的； (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的； (三)其他缺乏显著特征的。 前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。和第12条②《商标法》第12条规定：以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。对制度目的进行分析。它们从反面规定了三种不可以被认定为具有显著性的情形：具有通用性的、功能性的、描述性的标识，之所以会这样规定，将上述三种标识排除在外，是因为这些是从事市场经营的主体必须要向消费者传递的与该产品或服务相关的信息，无一例外。若是允许这三类标识申请获得商标权，便会使得某一市场主体以取得商标权的方式独占该产品或服务都具备的某一要素，破坏公平竞争秩序。

另一方面还可以从《商标法》第49条规定的商标如果退化为通用名称是撤销该商标的理由得到印证。③《商标法》第49条规定：……注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标……笔者认为，这样规定的目的是为了在已注册商标退化成为通用名称后，赋予任何人对其申请撤销的权利，防止该通用的特点一直被控制在原商标权人手中，对其他人自由使用造成阻碍，从而影响公平竞争。

综上所述，我们可以进一步总结为：商标显著性的制度目的是为了阻止某一主体通过申请注册商标的方式，独占该类产品或服务皆会具备的通用性的、功能性的或者描述性的标志，从而影响公平竞争。

2.商标显著性的原义解读

在对商标显著性的制度目的进行分析后，我们可以对商标显著性进行更为清晰的原义解读。前文我们提到了，显著性便是商标注册申请所有要件的本质与核心，因此，关于显著性的界定，可以从《商标法》关于商标的定义中来分析。④彭学龙：《商标显著性新探》，载《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期，第61页。

通过研究对比国际、国内的《商标法》对商标的定义，我们可以发现这样一个现象：对商标进行界定的中心并不是通过介绍形状、符号等对商标是什么进行描述，而是着重描写其作用。⑤彭学龙：《商标显著性新探》，载《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期，第62页。结合我国《商标法》第9条的规定，我们可以认为：显著性是商标所具有的便于识别的显著特征。⑥《商标法》第9条，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记。同样我们可以参考国际公约的规定，结合TRIPS协议第15条的规定，可以对显著性做这样的定义：能够对此企业与彼企业的货物或服务做出区分的商标的一大特点。⑦TRIPS协议第15条第1款规定：任何标记或标记的组合，只要能区分一企业和其他企业的货物或服务，就应可构成一个商标。这些标记，特别是单词，包括个人名字、字母、数字、图形和颜色的组合以及任何这些标记的组合，应有资格作为商标进行注册。如果标记没有固有的区分有关商品或服务的特征，各成员可依据有关标记在使用后获得的区分性决定是否予以注册。各成员可要求，作为注册的一个条件，这些标记应是在视觉上可以感觉到的。该看法与《商标审查及审理标准》第二部分对商标的显著特征的定义相似：它认为这是一种申请注册的商标应当具备的特点，能够使相关公众对商品来源与其他商品作出区分。因此，笔者认为，商标的显著性并非来源于识别性，而是一种将商品、服务进行区分的特性。

3.商标显著性的分类

通过对商标显著性的类型进行划分，能够更加清晰地认识到商标显著性的本质，并对接下来声音商标显著性认定标准的理论建构打好基础。理论界最常见的分类便是根据商标显著性获得的方式将其分为“固有显著性”与“获得显著性”。

我们可以借TRIPS协议第15条的规定对这两种类型进行简单界定：所谓“固有显著性”，指该商品或服务本身就具有的，能够将商品、服务的来源进行区分的特性。所谓“获得显著性”，则是本身不具备识别的功能，但是经过后天的一段时间的使用，产生了使公众看到该商标时能自然而然地将其与某商品或服务联系起来的特性。在固有显著性、获得显著性与商标最终的显著性的关系上，笔者更赞同这样的观点：固有显著性是使得商标被认定为具有显著性的前提条件，而后天形成的获得显著性则是商标显著性认定的关键。这一认知关系到接下来对声音商标显著性认定标准的建构。

(二)声音商标的显著性及限制

结合《商标审查及审理标准》的第六部分，我们可以对声音商标做出这样的界定：指由音乐或者其他声音要素构成的，能够使人对商品或服务来源做出区分的，非传统商标的一种。①何炼红、何文桃：《声音商标注册保护的域外考察及启示》，载《法学杂志》2011年第5期，第42页。

同传统商标一样，声音商标也要符合商标的基本功能，发挥商标的价值，能够通过对该商标的认识指向特定的产品或服务，而不只是来表达这段声音。但是对于声音商标这样的非传统商标，仅对商标的显著特征进行研究显然是不够的，我们需要对声音商标的显著性进行具体判断研究，得出它还有以下特殊之处：

声音商标不同于传统意义上的商标，其帮助公众识别商品或服务的来源是从听觉的角度来进行的。不是任何一段声音都可以注册为商标，用以注册商标的这段声音要足以使公众通过聆听识别出它来源于特定的商品或者服务，突破了普通商标的“可视性”，这便是声音商标显著性的要求。同时，参考前文提到的商标不可被认定为具有显著性的三种情形，申请注册的声音商标有下列情形便不能被认定为具有显著性：

首先，不能够在同种类产品之间进行区分的，这一类产品本身固有的、通用的声音，不可以作为声音商标申请注册，比如不可以将鸡叫的声音用作鸡肉制品的声音商标申请注册。

其次，只是体现这一产品或者服务的功能的声音不可以被申请注册为商标，否则将容易出现某一产品制造者对某一功能的产品实施垄断行为，从而有碍公平竞争的市场秩序，较为明显的例子比如机动车的引擎声作为正常体现机动车功能的声音，便不能够被注册为声音商标。

四、核心：声音商标显著性认定标准的理论建构

要想解决好声音商标的显著性认定问题，为实践提供指引，核心就是要确定好声音商标显著性的认定标准，从而同案同判。

(一)整体判断与事实证据佐证

判断申请注册的声音商标是否具有显著性，可以借鉴美国的做法，从整体的角度，全面地进行分析，而不能仅仅从其中某一方面进行认定。②王呈：《声音商标的相关法律问题研究》，西南政法大学2015年硕士学位论文，第17页。声音商标的构成要素多种多样，并非只有声音这一种，因此在对声音商标显著性进行认定时一定要坚持整体意识，即便是各要素中的某一部分不具备显著性，但是当它们组合在一起申请注册声音商标时却有了显著性便不能认为该标识不具备显著性，也即只有在声音商标整体上不具备显著性时才不许可该标识的注册。不能因为对各构成要素进行分别分析发现不具备显著性就草率地认定整个被申请注册的声音标识不具备显著性，不能因为各构成要素中有某一个不具备显著性就认定整体都不具备显著性，应当整体分析、综合考虑。

同时前面我们也不断提到固有显著性与获得显著性的区分，需要明确的是，对这两种显著性的审查标准并不同。固有显著性作为先天便具备的显著特点，本质上便不会与其他声音混淆，在申请注册声音商标时无需再单独进行证明。③张立峰：《浅析声音商标注册的法律问题》，载《知与行》2018年第5期，第84页。获得显著性作为经过后天长期使用才可使公众对商品和服务作出区分的显著性，审查标准应对其提出更高的要求，只有通过举证证明其的确经过了长期的使用并已经具备明显区分的可能，才可以在商标注册申请时得以认定。因此，对声音商标显著性进行认定的时候，首先应当对获得显著性与固有显著性进行区分，然后严格审查申请方对于获得显著性提供的事实证据，仔细核对该证据是否真实、是否具有证明力，如此才能提高声音商标显著性认定的成效。

(二)结合声音商标的实际使用情况

在前文的分析中，笔者多次强调获得显著性的重要地位。通常情况下，公众主要是通过视觉来感知外界信息，对于传统的可视性商标而言，通过固有显著性证明该标识的显著性并非难事，然而声音商标作为突破了可视性的非传统商标，需要公众通过听觉而非视觉感知，因此仅通过自身的固有显著性进行显著性的认定效果较弱，需要重点关注通过实际使用产生的获得显著性才能够充分证明声音商标的显著性。①于静：《声音商标的注册》，载《中华商标》2014年第1期，第31页。因此，在对声音商标显著性进行认定时，我们应当对该声音的使用情况，比如使用的状态、时间长短、辐射范围、获得的反响进行考察。

(三)结合消费者的认知特点

合理界定声音商标的固有显著性和获得显著性，我们可以发现：诚然，商标本身带有的固有显著性是被认定为具有显著性的有利条件，为商标被真正认为具有显著性提供了充分的优势。②彭学龙：《商标显著性新探》，载《法律科学(西北政法学院学报)》2006年第2期，第60页。但是我们应当明确，被申请注册的商标本身具有的特殊标识设计并不足以使商标完全具备显著性。包括声音商标在内，所有商标均需通过使用而使得被申请商标具有了获得显著性，才能表明该商标与其来源形成了易识别的稳定联系，这才可真正称为显著性。③胡骋：《论非传统商标的显著性认定：价值立场与论证框架》，载《知识产权》2020年第1期，第43页。《商标审查与审理标准》中也表明在一般情况下，声音商标取得显著特征需要通过长时间的使用，商标局可以通过审查意见书的方式，要求申请人对该商标已经经过了长时间的使用获得了显著性提供证据加以证明。在文章一开始提到的腾讯公司就声音商标认定纠纷提起的行政诉讼中，腾讯公司重点对获得显著性提交证据进行了证明。④北京市高级人民法院(2018)京行终字第3673号行政判决书。因为商标是被创造出来用于区分、识别、解释的标识，没有经过后天的使用，受众群体在认知里便无法对该标识与该产品或服务的来源产生关联，商标的区分、识别功能便无法实现。

显著性的成立与否体现在投入市场以后消费者能否通过该商标区分商品或服务的来源，在非传统商标被法律认可能够被注册以前，商标显著性的认定只是围绕文字、图形构成的商标，对于这一类，消费者习惯性地将构成商标的文字、图形用来区分商品、服务的来源，这样的具有了固有显著性的商标在注册以后，通过后续的生产经营，很容易使得消费者对各类商品和服务作出区分。但是对于非传统商标，时代的进步、经济的发展，赋予了它们新的内涵与不同的认定标准，因此将非传统商标固有显著性推定到显著性的过程需要重新审视。应考虑到非传统商标背后体现的市场经济发展的规律：获得消费者的注意力便能在激烈的市场竞争中抢占先机。因此声音商标显著性的认定应将消费者作为最重要的参考主体，我们前文也提到了，没有经过后天的使用，受众群体在认知里便无法对该标识与该产品或服务的来源产生关联，商标的区分、识别功能便无法实现，因此消费者通过感官进行认知并对商品来源进行区别才是声音商标显著性最终得以成立的参考标准。

同时我们有必要对消费者的认知特点进行分析，消费者对于一个商品或者服务进行认知时，不是依赖于其构成，而是依赖于其已获得并储备的信息。⑤丁锦红、张钦：《认知心理学》，中国人民大学出版社2010年版，第63页。这一认知特点便为声音商标这样的非传统商标证明显著性的难度又提高了一层。这一难度主要是与实践中累积的行业惯例有关，但是声音商标本身就只是近年来随着经济的发展才刚刚涌现的新兴事物，若某一声音商标的使用没有形成行业惯例，消费者就无从仅根据一段声音将其与某商品或服务相连。

结语

随着社会生活逐渐向网络化与信息化发展，人们的认知模式、消费倾向和生活习惯都随之产生了巨大的变化。作为一种可以直观且高效传递信息、沟通共享的工具，声音在社会生活各方面都发挥着不可替代的作用，将声音注册为商标则能够为商业提供极大的助力。虽然李佳琦申请注册声音商标仍然在审核过程中，能否成功注册仍未可知，但不可否认声音商标已经受到了越来越多的重视，日渐被各类企业重视也日渐被公众所接受和熟知。相信在对声音商标的显著性进行了进一步的梳理与释义并对显著性认定的标准进行合理建构后，能够对今后声音商标的认定实践提供指引，更好地引导声音商标的注册与发展。