从一件复审案例看专利审查中创造性的判断

谢敏 毛圣杰

摘要：本文从复审实际案例出发，介绍了发明专利审查中创造性评判存在的一些问题，进而阐述了对发明是否具有突出的实质性特点的判断方法，即显而易见性的评判方法，阐述了三步法的实质;同时指出审查员应不断向本领域技术人员靠拢，尽量避免“事后诸葛亮”的情况发生，客观公正的进行发明专利的审查。

关键词：创造性;突出的实质性特点;显而易见;本领域技术人员

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）12-0058-03

创造性是发明创造能够被授予专利权的实质条件之一，也是专利申请实质审查、专利复审和专利无效程序中涉及最多的问题。专利法意义上发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步[1]。

《专利审查指南》指出，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见[2]。并给出了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见一般判断方法，即“三步法”：一是确定最接近的现有技术;二是确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题;三是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中第三步判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将所述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以接近其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。但由于第三步是基于审查员的主观分析判断，也是我们日常审查过程中创造性判断的核心和难点。

以下结合一件复审案例对发明专利申请创造性的把握进行一些分析。

1 案例介绍

本案涉及发明名称为“检验轨道网络的道岔加热器的功能性的方法”，权利要求书包括三项独立权利要求和六项从属权利要求。审查员发出第一次审查意见通知书时，引用对比文件1（US2009173839A1，一种移动传感器收集溫度信息并对列车进行控制的系统），评述了本申请所有权利要求均不具备专利法第22条第3款规定的创造性，并在第二次审查意见发出后以对比文件1为最接近的现有技术对本申请进行了驳回，驳回针对的权利要求书包括三项独立权利要求，现以驳回时的权利要求1为例进行分析。

1.一种用于检验轨道网络的道岔的加热器的功能性的方法，其中，确定道岔的位置，采集由道岔发出的热辐射，并且将所测量的热辐射和由此导出的值传递到维护控制中心，其中，将所测量的热辐射和环境温度之间的差异考虑为导出的值。

对比文件1公开了一种车辆数据收集/传输系统，首先可以确定轨道位置，采集由轨道发出的热辐射，将所测量的热辐射传递到维护控制中心，与临界值进行比较，可以实现沿整个轨道线路移动测量和收集轨道温度或其他信息，以更好地预测线路潜在问题，给出预警并帮助提高路径选择，提高效率和安全性及商业性。

驳回的权利要求与对比文件1之间的区别技术特征在于：权利要求1请求保护的是用于检测轨道网络的道岔的加热器的功能性的方法;本申请是将所测量的热辐射和由此导出的值传递到维护控制中心，将所测量的热辐射和环境温度之间的差异考虑为导出的值，而对比文件1是将所测量的热辐射传递到维护控制中心;基于该区别技术特征，其实际解决的技术问题是如何更便捷的了解道岔加热器的功能性。

审查员驳回决定认为区别技术特征不能够为权利要求1带来创造性的理由可归纳为：

第一，由对比文件1公开的测定轨段温度并将温度传输至服务中心的技术手段，本领域技术人员容易想到将其应用于道岔加热器的功能性检测。

第二，对比文件1已经公开了一种车辆数据收集/传输系统，其可以测量选定轨段的轨道温度并将测量温度传输至服务中心，与临界值进行比较，可以实现沿整个轨道线路移动测量和收集轨道温度或其他信息，以更好地预测线路潜在问题，给出预警并帮助提高路径选择，提高效率和安全性及商业性。这种检测轨段热辐射-传递温度信息-与临界值比较-进而给出预警并帮助提高路径选择等效率的技术手段，可以从测量的数据得出关于正确运行的结论，即给出可服务性的结论;作为轨道线路中的一部分，道岔加热器的功能性也在上述车辆数据收集/收集系统的工作范围之内，虽然对比文件1未直接公开用于道岔加热器功能性检测，但是当本领域技术人员面对如何了解加热器的功能性时，将轨道网络的道岔的温度与环境温度进行比较来判断道岔是否被加热是本领域技术人员自然可以想到的，而在对比文件1的基础上，将其应用于对轨道网络道岔的加热器功能性检测是本领域技术人员可以想到的，不存在技术障碍。

申请人提交了复审请求书，认为：对比文件1没有公开道岔，也没有公开加热器，没有公开如何确定道岔是否正常工作，基于权利要求1与对比文件1的区别，审查员关于本发明实际解决的技术问题值得商榷;对比文件1简单地检测轨道片段的温度值和许多其他数据，并且一定长度上处理，结果是调整线路/列车减慢等，并没有提到从测量的数据得出关于正确运行/可服务性的结论;对比文件1没有提到检测轨道的片段的温度值与环境温度的直接比较并且由此得出像轨道片段/铁轨元件的正确运行的结论，审查员认为本申请实际解决的技术问题是如何便捷地了解加热器的功能性。这是不对的，因为这包含了对解决方案的提示，对比文件1没有公开使用测量的温度和从中得出的功能性/正确运行/可服务性，这种对于解决方案的提示在表达要解决的技术问题时应当避免，因此权利要求1-7具备创造性。

复审委成立合议组进行审查，合议组认为：

上述区别技术特征明确限定了利用所测量的热辐射和环境温度之间的差异来进行道岔的加热器的功能性检测;而对比文件1仅公开了利用测量选定轨段的轨道温度与临界值进行比较，来进行轨道线路判断限速、路线、交通量等，从而更好地预测线路的潜在问题;两者虽然都是采用了测量温度的技术手段，但其应用原理不同，权利要求1的技术方案是通过道岔热辐射和环境温度之间的差异来判断加热器功能性，而对比文件1是采集不同位置不同时间段的轨道温度，从而预测整个铁路路网的情况，如限速、路线、交通量等;检测应用原理不同，因而没有技术启示使得本领域技术人员进行跨度较大的转用，审查员认定的道岔加热器是轨道线路的一部分，即认定道岔加热器的功能性也在对比文件1所公开的车辆数据收集系统的工作范围内，当本领域技术人员面对如何了解加热器的功能性时，将轨道网络的道岔的温度与环境温度进行比较来判断道岔是否被加热是本领域技术人员自然可以想到的，却没有提供相关证据来证明这一点。而由于对比文件1公开的利用温度来判断限速、路线、交通量等，本领域技术人员也无法得到技术启示来检测道岔的温度以判断加热器的功能性。且目前没有证据能够证明该区别技术特征是本领域公知常识。

基于目前的证据，对于本领域技术人员而言，尚不足以认为根据对比文件1能够想到使用测量的温度从中得出道岔加热器的功能性，以改进对比文件1从而得到权利要求1保护的技术方案，因此复审委撤销原驳回决定。

该申请返回原审查部门进行继续审查，审查员就争议点进行补充检索，获取到对比文件2，对比文件2中记载了“通过热成像设备定期检查轨道系统（即隐含公开了通过热成像设备采集道岔发出的热辐射），可以检验道岔加热器的功能性”。即对比文件2给出了通过利用热成像设备对轨道进行检查从而检验道岔加热器的功能性的技术启示，当本领域技术人员面对如何检验道岔加热器功能性的技术问题时，有动机将对比文件2中的技术启示应用于对比文件1，从而将对比文件1中的测量轨道温度的手段应用到道岔加热器功能性检验上。在此基础上发出审查意见通知书，该案最终视为撤回。

2 案例分析

2.1 焦点问题

本案中申请人与审查员的争议焦点主要在于：对比文件1并没有提到轨道加热器及其功能性，也不存在要检验轨道加热器的功能性的技术问题，对比文件1的发明动机和目的与本申请不同，虽然公开了用测量选定轨段的轨道温度与临界值进行比较，来进行轨道线路判断限速、路线、交通量等，从而更好地预测线路的潜在问题，但没有技术启示可以得到将其用于轨道道岔加热器功能性检测，自然也不会想到将检测到的数据与环境温度进行比较。而审查员在没有技术启示和公知常识证据的基础上，坚持认为在对比文件1公开了上述技术手段的基础上，“当本领域技术人员面对如何了解加热器的功能性时，将轨道网络的道岔的温度与环境温度进行比较来判断道岔是否被加热是本领域技术人员自然可以想到的”。

2.2 显而易见性的判断

三步法的第三步是：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。因此，确定技术问题是判断显而易见性的前提，如果技术问题本身无法得到，则无法判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。因此笔者认为，在判断显而易见性时，不仅要判断解决技术问题的技术手段是否显而易见，也要考虑发现技术问题本身是否对本领域技术人员来说是显而易见的。

就本案来说，申请人坚持不认可对比文件1的原因就是对比文件1沒有提及道岔加热器，也不存在要检验轨道道岔加热器功能性这个技术问题，因此提出该问题就已经是在看到本申请的技术方案后才得到的提示，申请人不认可仅凭对比文件1可以得到该技术启示;审查员在驳回之前的审查过程中没能接受申请人意见，是在主观上忽略了发现问题的过程。在对比文件1未提及道岔加热器及对加热器功能性检测的基础上，审查员仅因为对比文件1公开了相似的温度检测和数据传输手段来断定可以将其用于道岔加热器的功能性检测是本领域技术人员可以得到，这是无法令人信服的，因为审查员忽略了发现技术问题的过程。而在撤销驳回后审查员又补充检索引入了新的对比文件2，该对比文件中明确记载了“通过热成像设备定期检查轨道系统（即隐含公开了通过热成像设备采集道岔发出的热辐射），可以检验道岔加热器的功能性”，这种直接明了的技术启示一出现，发现该技术问题的过程已然显而易见，那么将上述技术手段与对比文件1中公开的技术手段相结合，也就顺理成章的可以得到本申请的技术方案。这也是通知书发出后，申请人未再进行回复，案件视为撤回的原因。

相较于机械的套用，三步法更应该是一种思维方式，它体现了基于现有技术对发明是否具有显而易见性的合理分析，三步法始终都是立足于现有技术，即“基于现有技术，找出区别技术特征”到“基于区别技术特征，提出技术问题”再到“基于技术问题，寻找技术启示”。创造性的评判过程，不应该是在看到本申请之后做出的结合判断，而应是假设本申请并不存在的情况下做出的对比文件或公知常识之间的是否结合的判断，一旦考虑到本申请的提示，将该提示用于确定技术问题，就容易陷入“事后诸葛亮”的误区。而矛盾的是，对于审查员来说，我们对一件发明进行审查，自然要先看到本申请的技术方案再进行检索及后续的审查过程。因此，这也是我们设定“本领域技术人员”[2]的概念的目的，本领域技术人员的设定，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响;因此，我们始终都在努力向着“本领域技术人员”靠拢。

3 结语

在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且要考虑发明所属的技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体来看待。审查员应不断提高自己站位本领域技术人员的能力，减少“事后诸葛亮”的情况发生。创造性的评价是一个复杂的过程，领会三步法的实质，并将其充分运用到创造性的审查过程中来，不套用，不僵化，基于本领域技术人员的统一标准，尽量避免审查员主观因素的影响，才能作出客观公正的评判。

参考文献：

[1] 中华人民共和国.中华人民共和国专利法[Z].北京：知识产权出版社，2008.

[2] 中华人民共和国知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010：170-174.