企业专利认识中存在的误区

李晓芳

摘要：企业在专利认识方面主要存在几大误区：认为获得了专利证书就可以安枕无忧，认为研发过程中检索一次专利就一劳永逸，认为产品不直接出口就不需要检索国外专利，认为自主研发的产品只要没有抄袭就不侵权，认为ODM和OEM的专利侵权风险已经转嫁给代工厂，认为判断侵权侵权是专利和专利的对比，产品和产品的对比，认为不应用在产品上就不需要申请专利，本文针对上述问题详细进行阐述。

关键词：专利误区;侵权;检索;无效

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）12-0036-03

在经济和科技快速发展的时代，越来越多的企业认识到了专利的重要性，但是很多企业对专利的认识仅仅停留在表面，专利制度有其自身的特点，有些规定与大家平时的想法并不完全一致，本文总结了一些关于企业专利方面的认识误区，希望能够帮助更多的人、更多的企业避免陷入专利侵权的泥潭。

误区1：获得了专利证书就可以安枕无忧了

经常听到有人说：“我们有自己的专利呀，我们也申请了专利，所以我们不侵权呀。”还经常听到有人说：“这个外观我说要申请专利的吗？你说没有新颖性，你看现在侵权了吧？”

在我国，国家知识产权局对实用新型和外观设计不进行实质审查，即使在申请之前已经有人就相同或相似的技术方案申请过相同的专利，你的專利申请依旧可能会被授权。但是一旦有人针对你的专利提出了无效宣告，你的专利就会被无情地无效掉，你根据该专利生产的产品就会涉及侵权，所以申请了专利并不等于你的专利稳定，并不等于你不侵权。发明专利虽然经过了实质审查，稳定性相对于实用新型和外观专利要稳定的多，但是也并不能完全保证专利审查部门对世界范围内所有相关的文献资料都进行过检索。

现在的有些人和某些企业，明知已经有相同的或者相似的专利还去申请专利，虽然你的专利依旧可以授权，你依旧可以获得专利证书，但是一旦有人申请无效你的专利，你的专利就会被无效掉，所以明知有专利还去申请专利的做法更是不可取的。要想办法在原有专利的基础上进行创新，比如减少一两个零件，或者减少一两个步骤，虽然达到的目的和解决的方案相同或相近，但是至少是有创新的技术，是可以申请专利的。

误区2：研发过程中进行过一次专利检索就一劳永逸

经常会发生这样的事情，研发过程中明明进行过专利检索，可是到头来为什么又侵权了，那么你到底什么时候进行的检索？在项目开发过程中进行一次专利检索是不可行的，因为有的项目时间短至几个月，有的项目时间长至几年，由于我国专利法对实用新型和外观设计专利申请采取初步审查制度，而且在专利申请后授权公开有几个月的滞后期，难免出现不同申请人就同一设计方案或者技术方案先后提出申请的情况。所以公司在研发的各个阶段，都应做好识别、预防和规避可能的专利侵权风险。本文认为专利检索大致可以分为几个阶段，一是项目开始前的专利检索，分析市场发展趋势，明确市场定位，避开现有专利的保护范围，避免重复研究开发和有限技术资源的浪费。二是项目定型前，此时项目的初级研发已经完成，处于项目实际投入资本阶段，此时进行专利检索，可以避免投入的损失。三是产品市场发布前，产品一旦市场发布，就会面临侵权的风险，所以在市场发布前再次进行一次检索，可以大大降低侵权的几率，造成不可挽回的损失。所以在项目研发过程中一次检索是不能一劳永逸的，要根据项目的长短确定专利检索的次数，从而降低侵权的风险。

误区3：产品不直接出口就不需要检索国外专利

众所周知专利保护是具有地域性的，地域性是专利保护最重要的特质之前，是指一个国家或一个地区所授予的专利保护权仅在该国或地区的范围内有效，除此之外的国家和地区不发生法律效力、专利权是不被认可的，这一点很多人都已经知道了，所以很多人就会认为只要我的产品不出口就不会涉及侵犯国外的专利，只检索中国国内的专利就可以了，其实不然，我们不仅要知道自己的产品销往的国家，还要清楚客户购买产品后会应用在哪些国家，根据《专利法》第11条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条中指出“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为;销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为。将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”所以专利侵权行为不仅指制造、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为，还涉及使用该专利产品的行为，所以专利检索不仅涉及产品本身销售的国家，还要涉及产品应用到的客户产品销售的国家，不同国家的专利法制度有所不同，进行专利检索，要在开发前期确定产品拟上市的国家和地区，这里的国家和地区不仅指自己的产品出口的国家和地区，还要考虑客户产品应用的国家和地区。

误区4：我是自主研发的产品，没有抄袭，我根本不知道有这样的专利，所以不侵权

这种说法是不完全正确的，可以分为两种情况：一是在先自主研发，也称先用权，指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且在原有范围内继续制造、使用的，行为人对于该专利产品或专利方法享有合法的实施权。在先使用权见于我国专利法第六十三条的规定。在先使用权有很多的限制，首先在先使用权针对的是产品制造者，只能由自主研发人自己使用，而且只能在原有的生产产量和生产能力范围内，如果扩大生产规模，提高产品产量，也会构成侵权。二是他人申请专利在先，自主研发在后的情况。专利在公开后人人都可以到网站上浏览，证明在研发过程中完全没有接触到已经公开的专利技术是行不通的。所以如果专利权在先存在，在后实施的技术方案只要落入专利权利要求保护的范围即认定为侵权，就要承担侵权责任。所以有了创新技术一定要及时申请专利，在产品研发前和制造前都要先进行专利检索，避免闭门造车，防止侵犯他人在先权利和避免资金的误投入。

误区5：OEM和ODM的专利侵权已经转嫁给代工厂，如果侵权了和我们没有关系

现在很多拥有优势品牌的厂商为了降低成本、抢占市场经常采用OEM和ODM的运作模式，他们认为OEM和ODM侵权风险低很多，而且OEM和ODM的专利侵权已经转嫁给代工厂，如果侵权了和他们也没有关系。其实OEM和ODM还是有很大区别的。所谓的OEM就是品牌商提供产品的设计、参数等信息，寻找制造商帮忙加工的一种模式。ODM（Original Design Manufacture）的直译是“原创设计制造商”，指制造商设计出其产品后，可能会被一些品牌方选中，要求配上各自的品牌名称或者稍作改良来生产。ODM是由制造商自己提供新产品的设计，品牌商直接采用厂家的设计或者稍微修改设计后贴上自己的Logo直接销售。OEM的研发在品牌商，在研发阶段进行了专利检索和专利侵权风险评估，所以侵权风险相对要小。对于ODM需要分幾种情况：一是代工厂拥有自主的有效知识产权，品牌商在与代工厂签订合同时往往要求代工厂把知识产权使用权授权给自己，但是代工厂往往不只给一家企业代工，如果没有排他协议，代工厂还可以把该知识产权授权给其他品牌商，从而加大竞争成本。甚至有的代工厂直接把知识产权转让给某个品牌商，知识产权就属于另一个品牌商了，这时就会面临侵权风险，所以在签署代工合同时一定要在协议中明确知识产权的权属问题。如果代工厂自己销售该产品，其价格明显会占据优势，所谓的ODM模式可能吞掉品牌发展的红利。二是如果代工厂没有自主的有效知识产权，这种情况就相当危险了，一定要进行专利检索和专利侵权评估以降低侵权风险。所以ODM和OEM切不可掉以轻心，需要加强侵权风险防范意识，充分审查代工厂所提供的产品是否涉及专利权，若涉及，应仔细查询所涉及的知识产权的相关情况，并要求代工厂提供相关知识产权证明文件，并要求代工厂对专利的稳定性进行评估，从而有针对性的提供解决方案，避免侵权。[1]

误区6：判断侵权是专利和专利的对比，产品和产品的对比

经常听到有人说：“我们的专利侵权吗？”“我们的产品和他们的产品对比过了，不一样，肯定不侵权呀！”

进行侵权判定，一般不是以专利产品与侵权物品直接进行侵权对比，专利产品可以用于帮助理解有关技术特征与技术方案。进行侵权判定，应当以权利要求中记载的技术方案的全部必要技术特征与被控侵权产品的全部技术特征逐一进行对比。所以在判断侵权时不是专利和专利的对比，也不是产品和产品的对比。判断侵权应该是产品和专利的对比。

误区7：不应用在产品上就不需要申请专利

老板：“你申请的这个专利应用在哪个产品上？”

职员：“没有，这只是我的一个设想。”

老板：“对不起，我没有钱去保护不应用在产品上的专利”

这样的对话何其熟悉。老板不想把钱浪费在无价值的专利上，这种想法是对的，但是也不完全对。专利不应用在产品上和无价值专利之间并不能划上等号。有些大胆的设想虽然超前，目前看起来不可能实现，但是几年后、十年后有可能就会成为现实。有些专利虽然不应用在目前的产品上，但是可以阻断竞争对手，或者可以将专利转让给他人以获取收益。有些专利虽然不应用在目前的产品上，但是几年后，世界变化风云莫测，技术创新层出不穷，当一个技术变革来临的时候，如果不提前有技术储备，有可能会输在起跑线上。举一个例子，曾有一家企业超前研发了一种技术，当时这种技术在行业内还没有开始应用，中间因为某种原因，该技术被临时中断，当时的研发成果也因没有应用在产品上而未申请专利，过了几年，这种技术开始发展起来，企业才又开始着手这方面的研究，但在进行专利检索时发现这方面的技术已经被专利层层的保护起来了，想要绕过这些基础专利非常难。所以千万不要为了眼前的利益而放弃申请专利。

以上总结的专利认识误区是基于企业知识产权保护工作过程中的一些见解，希望帮助大家走出专利误区，企业自身也要增强专利意识，避免走进专利误区，利用法律最大限度保护自身的合法权益，使企业利益最大化。

参考文献：

[1] 羊朵.ODM模式侵权争议[J].法人，2016（4）.