计算机软件可专利性审查分析

杨晓彤

摘要：随着科学技术的不断发展，计算机软件逐渐融入了人们日常生活的各个方面，同时计算机软件的出现也对社会各个行业的发展起着一定的推动作用。近年来，人工智能等新产业迅速发展，带来了大量新技术的涌现，将这些技术通过申请专利进行保护已经成为主要的知识产权保护途径。计算机软件是否可以通过申请专利得到保护，首先需要判断的是是否具有可专利性。在我国计算机软件方面的专利审查中，可专利性审查的最重要性逐渐突出，研究我国专利审查指南的最新修订，结合美国软件专利中的典型案例，把握软件可专利审查的关键，对于计算机软件专利的保护具有很大的现实意义。

关键词：软件;可专利性;审查标准

一、我国计算机软件的可专利性审查及专利审查指南的最新修改

（一）我国计算机软件可专利性审查

我国计算机软件可专利性审查的法律依据主要集中在《专利法》第二条和《专利法》第二十五条。《专利法》第二条中规定发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。《专利法》第二十五条第一款第二项规定了不能授予专利权的客体即智力活动的规则和方法。《专利审查指南》也对智力活动的规则和方法进行了更详细的解释。智力活动，是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法，由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，不构成技术方案，不具有可专利性，因此指导人们进行创新的智力活动的规则和方法不能被授予专利权。

在我国计算机软件可专利性法律实践中以“智力活动的规则和方法”为法律依据的案例数量较少。通过对我国国家知识产权局和专利复审委员会的审查决定的查询，我们发现在国家知识产权局和专利复审委员会所作出的有关计算机软件相关专利申请的决定中，所涉及的法律依据主要集中在《专利法》第二十二条、第二十六条以及第三十三条，包括诺基亚诉华勤专利侵权案中专利复审委、北京中院和北京高院均以涉案权利要求不具有创造性为由使得专利无效，对于《专利法》第二十五条相对来说运用得少。

（二）专利审查指南的最新修改。在专利审查指南第二部分第九章关于计算机程序的发明专利申请审查的若干规定中增加第6节：包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定。涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等的发明专利申请，一般包含算法或商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征，对这类申请的审查特殊性作出规定。

具体的，审查基准中规定：审查应当针对要求保护的解决方案，即权利要求所限定的解决方案进行。在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。

1、根据专利法第二十五条第一款第（二）项的审查。如果权利要求涉及抽象的算法或者单纯的商业规则和方法，且不包含任何技术特征，则这项权利要求属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第（二）项排除其获得专利权的可能性。例如，一种基于抽象算法且不包含任何技术特征的数学模型建立方法，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的不应当被授予专利权的情形。再如，一种根据用户的消费额度进行返利的方法，该方法中包含的特征全部是与返利规则相关的商业规则和方法特征，不包含任何技术特征，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的不应当被授予专利权的情形。

2、根据专利法第二条第二款的审查。如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第二十五条第一款第（二）项排除获得专利权的情形，则需要就其是否属于专利法第二条第二款所述的技术方案进行审查。对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行审查时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。如果該项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。例如，如果权利要求中涉及算法的各个步骤体现出与所要解决的技术问题密切相关，如算法处理的数据是技术领域中具有确切技术含义的数据，算法的执行能直接体现出利用自然规律解决某一技术问题的过程，并且获得了技术效果，则通常该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

二、中美分析对比及建议

美国软件可专利性审查的变化过程对应着美国软件行业发展的起伏。20世纪90年代是软件行业的高速发展阶段，同时也是软件专利扩张阶段。较为宽松审查制度一定程度上也促进软件行业的创新与发展，使利益平衡的天平偏向知识产权人的垄断利益，这也使得后期软件专利的泛滥。

（一）中美软件可专利性审查对比。美国司法实践中，从beson案到enfish案，我们可以看出法院争论的焦点都是在可专利性例外的抽象思维。研究抽象思想的可专利性，应当脱离原有的基于制造业的“物质状态思维”，将技术方案本身作为可专利性的考察对象;在抽象思想与技术方案的结合过程中，应当关注发明的自身逻辑，考察抽象思想在整个技术方案中的地位和所起的作用;通过对技术方案整体结构和功能进行分析，区分抽象思想的实现与应用，以判断在抽象思想具体化的过程中发明的可专利性问题。

这里的抽象思维对应我国专利法第二十五条第一款第二项智力活动的规则和方法。智力活动的规则和方法认定中主要看是否利用技术手段，解决技术问题和产生技术效果，也就是说看是否构成技术方案。Enfish案涉案专利发明属于计算机相关技术的改进，不指向抽象概念，属于适格专利客体，无须进入Mayo/Alice两步测试法第二步审查。总结一下就是抽象思想与技术特征的结合。这一点类似审查指南中的如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包括智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就其整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应被排除其获得专利权的可能性。

中国和美国关于计算机软件可专利审查标准是趋于相同的，但美國是软件专利泛滥后的回归，而中国这是在原来的严格标准上逐渐放宽。

（二）针对我国计算机软件的可专利性审查的建议

1、明确审查方法的具体规定。从美国的计算机软件司法实践中，我们可以看出可专利的判断标准不能过于制度化，我们需要一个灵活且务实的方法来适用无法预期的技术进步。

我国大多对计算机软件采用的“技术性”专利审查标准，对“技术领域”的具有“技术效果”的专利申请进行保护，通过强调软件的技术性来控制软件的专利授权门槛，一方面来说这种手段更具有可操作性，防止智力活动规则和方法的独占;但从目前的结果来看，这种约束在很大程度上将软件技术排除在专利法之外，一定程度上保护了我国的计算机软件产业，同时亦向我国的计算机软件产业关闭了专利保护之门，最直接的影响了我国的软件行业的创造热情，导致我国的计算机软件无论在发展数量还是发展质量上均与美国才能在较大的差距。为了实现计算机软件的稳定快速发展，我国需要明确计算机软件可专利性审查标准。从最新的专利审查指南的修改可以看出，我国在计算机软件可专利性审查标准方面已经做出了改变，希望在日后的实践中不断地积累审查经验得到适用于我国的一个详细的可专利性审查标准。

2、缩短审查时间

由于计算机软件的研发成本高、复制改编容易，侵权成本低、升级换代快，黄金寿命短等特点，使得计算机软件专利保护方面有不同于其他专利保护。

计算机软件的更新换代的速度很快，设计软件的专利大多为发明专利，审查时间较长，大多需要两三年时间。如果一个新技术等到专利授权后再投入市场，这样的滞后性是不利于软件行业的发展，对于消费者来说他们不能更快地享受科技进步的成果。所以建议针对计算机软件领域的专利提供更多的快速审查通道。

不过，如果缩短审查时间，可能会出现专利的数量会迅速的增长，纠纷也会更快的爆发的情况，继而增加相关工作部门的压力，对于相关工作部门也会是一个考验。

参考文献

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