试论我国现行外观设计专利侵权认定中存在的问题及对策

吕磊

摘要：我国现行外观设计专利侵权认定标准存在着权利范围解读过宽、认定主体范围难以把握且认知水平低、侵权认定原则适用有误以及存在过多垃圾在先专利导致侵权认定困难等问题。为了鼓励外观设计者进行创新、实现外观设计专利制度保护创新的宗旨，就诸种问题进行探讨。

关键词：范围;资格;标准

一、关于权利范围解读的问题

（一）权利范围解读规定过宽

权利范围在专利审查指南中称为判断客体，即判断相同或相近似的对象。专利审查指南中规定应结合外观设计专利的图片或照片进行确定外，还应当根据申请专利的简要说明对外观设计的色彩进行保护。最高人民法院的司法解释中的规定也大体类似。但是在一个产品 的设计中，包括了功能性设计和装饰性设计，在外观设计上可能会包括仅仅为了体现产品功能的设计，而且在绝大多数产品的装饰性设计中都包含通用设计以及区别于在先设计体现了外观设计者创新的部分。如果在处理外观设计专利侵权纠纷案件的时候不对产品的功能性设计以及通用设计部分进行排除，在实践中可能会导致这样一种情况：法官将产品的通用设计认定为原告专利权人应受保护的权利范围内，认定采用了该产品通用设计的创新外观设计侵权。同时对于法官来说，某些特定产品的通用外观设计是不被该产品使用者以外的一般人了解的，那么在这种情况下更有可能导致法官的错误判决。

（二）对权利范围解读立法建议

外观设计专利侵权纠纷案件中权利范围解读应立足于外观设计的根本：创造性和新颖性。在对权利范围解读的过程中，应当规定法院必须借助中立专业设计人员或者机构或者专利管理机构的帮助，对原告专利外观设计和被控侵权产品设计的通用部分进行界定。对于原告外观设计专利权人对自己的权利范围的解读应当采取更谨慎、更专业的态度，如果原告外观设计专利权人在对自己的权利范围的解读时超出了原有的专利权范围，那么必须承担相应的不利后果。

二、关于认定主体资格的问题

（一）一般消费者的范围难以把握且认知水平低

2009年最高法院出台的相关的司法解释规定以及2010年最新的专利审查指南都将外观设计专利侵权认定的判断主体规定为涉案外观设计产品的一般消费者，以一般消费者的水平和能力进行侵权认定。专利审查指南中还要求“一般消费者”对该产品设计具有常识性了解及分辨能力。可以说，这种规定是相当含糊且不容易把握的。

首先，一般消费者这个主体很难把握。从法律意义上说，消费者应为为了某种目的购买或使用商品和接受服务的社会成员。在生活中，购买和使用商品的人很多时候并不是同一个主体，例如，起重机的消费者应该包括起重机的购买者、实际使用者和操作者，那么对于起重机外观设计的侵权认定就产生了多种认定主体，应该由哪种认定主体做出认定还是一起做出认定这个问题值得商榷。第二，不同的产品对应着不同的消费者群体，在外观设计专利侵权纠纷案件审理中的所谓的“一般消费者”均是由法官和专利审查员充当，要求法官和专利审查员对成千上万种产品的外观设计都具有常识性了解难度很高，而作为一名法律工作者的法官更也许对涉案的产品闻所未闻，更不用说对该产品具有常识性的了解。第三，对于一些大众化商品，例如口杯、牙刷等，产品的外观设计已经趋于同质化，也就是说在这些产品的外观设计中通用设计占了整体设计的一大部分，给予外观设计创新的空间很小，如果坚持以一般水平的消费者作为认定主体将不利于保护外观设计创新，因为一般消费者的知识水平和该产品领域的专业设计人员的认知水平相比还是有差距的。

（二）提高侵权认定主体的专业水平要求

笔者认为，专利法的出发点和最终目的应为保护和鼓励创新，采用一般消费者认定主体的判断方法难以把握认定主体的范围而且不利于鼓励外观设计创新，鉴于此应该统一认定侵权认定主体的范围以及提高对主体的专业水平要求。就目前而言可行的做法即以该特定产品领域的一般专业设计人员代替一般消费者作为外观设计专利侵权的认定主体。建议规定在法院和专利管理机构处理外观设计专利侵权纠纷案件时，由中立的该产品领域的专业设计人员或机构对涉案外观设计出具专业意见书供法官和专利审查员参考。

三、关于判断标准的问题

现行2009年最高人民法院的司法解释第十一条第一款要求法院在认定外观设计是否相同或者近似时，根据专利外观设计和被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。同时又于第十一条第二款规定了，产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他不易被观察到的部位更具有影响力。笔者认为按照最高人民法院的说法，即在认定外观设计侵权时也会从各个不同的角度对产品的视觉特征作对比。而最高人民法院确定的整体观察，综合判断原则在总体来说是可行的，但是只针对作为一个整体出现不可拆分的外观设计。当一项产品的外观设计是由多个可拆分的部分的外观设计组成时，整体观察的原则不利于保护某个具有强烈创新性质的外观设计。而且在实际案件的操作中，通过原外观设计专利权人的权利范围解读，人民法院均会对外观设计进行区分，区分该外观设计的要部和次要部。尤其是涉及到可分解为多个外观设计组成部分的产品时，必然会对各个组成部分的外观设计分別进行对比。最后再进行综合判断。

专利审查指南中规定的判断外观设计是否相同或者相近似的方式是单独对比，直接观察，整体观察，综合判断。单独对比原则的含义为一般以一项对比设计与涉案专利进行对比，而不能以两项或以上对比设计结合与涉案专利对比，在特殊情况下，即成套产品或同一产品两项以上设计时，才使用不同设计和对应各项外观设计分别进行单独对比。笔者认为单独对比的原则是不合理的。单独对比的初衷是减少错误认定外观设计侵权的可能，但是对于前面所提到的大众化商品，例如牙刷和口杯，款式千篇一律，通用设计占多，采取单独对比的方式，反而容易导致认定不具有创新内容的外观设计得到保护，从而造成错误的外观设计专利侵权认定。