论在先登记企业字号构成在先权利的“竞争因素”

吴太轩 邱威棋

(1.西南政法大学 经济法学院，重庆400031；2.西南政法大学 中国市场经济法治研究中心，重庆400031；3.北京大成(成都)律师事务所，四川 成都 610000)

一、在先登记企业字号与在后注册商标的争议焦点

早在2004年上海张小泉刀剪总店与杭州张小泉集团有限公司关于“张小泉”商标侵权纠纷系列案件中(1)参见上海市高级人民法院(2004)沪高民三(知)终字第27号民事判决书；杭州市中级人民法院(2005)杭民三初字第1号民事判决书；浙江省高级人民法院(2006)浙民三终字第78号民事判决书。，上海张小泉刀剪总店在企业名称中使用的“张小泉”字号与杭州张小泉集团有限公司拥有注册商标权的“张小泉”商标发生权利冲突并引起诉讼，此案将在先登记企业字号与在后注册商标的冲突问题暴露在公众关注的视线。其后，发生的诸如银川彪马商贸有限公司与达州市凯达商务酒店“凯达”商标侵权案(2)参见四川省达州市中级人民法院(2011)达中民初字第86号民事判决书；四川省高级人民法院(2012)川民终字第119号民事判决书；最高人民法院(2012)民申字第1543号民事裁定书。、北京三民太奇公司与无锡太奇中心侵犯商标权和不正当竞争纠纷案(3)参见江苏省无锡市中级人民法院(2014)锡知民初字第0133号民事判决书；江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第00098号民事判决书。,又反映出适用保护在先权利原则应考虑哪些因素等诸多疑问。在先登记企业字号与在后注册商标的冲突是指：对于同一文字，一主体作为其企业字号被核准登记在前，另一主体将此文字作为文字商标或者组合商标的一部分且被核准注册在后，由此产生的应保护哪一方权利而产生的冲突。

在我国法律体系和司法实践中，保护在先权利是解决知识产权权利冲突的一项基本原则。在法律规范层面，我国《商标法》的相关法条(4)《商标法》第九条：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。商标注册人有权标明‘注册商标’或者注册标记。”第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”第四十五条：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”如第九条、第三十二条、第四十五条、国家工商行政管理总局《企业名称登记管理实施办法》第四十一条(5)《企业名称登记管理实施办法》第四十一条：“已经登记注册的企业名称，在使用中对公众造成欺骗或者误解的，或者损害他人合法权益的，应当认定为不适宜的企业名称予以纠正。”、国务院《企业名称登记管理规定》第二十条(6)《企业名称登记管理规定》第二十条：“企业的印章、银行帐户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。”、国家工商行政管理局《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条(7)《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条：“处理商标与企业名称的混淆，应当适用维护公平竞争和保护在先合法权利人利益的原则。”需要注意的是，该文件于2014年7月14日依据《工商总局关于公布规范性文件清理结果的公告》而被废止，该文件废止是因“转变政府职能的要求”。从上述《商标法》和国务院、国家工商行政管理总局的相关法律法规中可以看到现行法律法规依然遵循保护在先权利原则。皆明确表明，申请商标注册与已经登记注册的企业名称不得损害他人现有的在先权利。由此可见，保护在先权利原则是处理企业名称权与商标权冲突的首要原则。在司法实践层面，多数案件通过中级人民法院、高人民级法院直至最高人民法院审理大都支持了保护在先权利原则。

由此可见，无论是从法律规范还是司法实践层面，处理此类冲突的主流思路均是适用保护在先权利原则。因此，处理此类冲突的争议焦点就在于保护在先权利原则的适用上，是仅仅以时间点先后为标准进行判断，还是需要综合考虑其他因素？若要考虑其他因素，什么样的因素应当纳入考虑的范围内？哪些因素才是关键的认定因素？两权利应以何种方式共存？

二、现有审查路径的局限性与新路径引入的合理性

通过考察我国相关判例和学说观点，对现有审查路径总结分析后发现其局限性，从而提出更为合理的以竞争法“竞争因素”审查在先权利作为审查路径。

(一)现有审查路径的分析

1.按审查因素数量的不同为标准，可将现有审查路径分为单一因素审查与复合因素审查。前者是指审查此冲突时，单纯以时间点的先后进行判断，即在先登记的企业字号仅以核准时间在先而不对在后注册的商标构成侵权。这种观点是对《商标法》“保护在先权利”条款的直接适用，在学术研究中和司法裁判中，持此观点的并不多(8)参见江苏省无锡市中级人民法院(2014)锡知民初字第0133号民事判决书。。后者是指对此冲突的审查，除了时间点的先后因素，还要考虑诸如地域因素、行业因素、实际使用、是否具有搭便车行为、名称或标识本身的显著性、是否具有混淆可能性、主观恶意等因素(9)上述因素由相关判例和学者观点总结而得。比如地域因素问题，李扬教授认为构成注册商标专用权限制的在先权利所要求的地域范围不需要全国范围内知名；行业因素，可参见江苏省盐城市中级人民法院(2012)盐知民初字第283号民事判决书对冲突双方从事相近行业的评述；实际使用因素，可参见安徽省高级人民法院(2012)皖民三终字第00005号民事判决书关于“凱倫”商标权案件、最高人民法院(2010)民提字第15号民事判决书关于“王将”商标权案件对实际使用的评述；攀附声誉是常见的“搭便车”行为，多数案件都将是否具有搭便车行为作为考虑的因素，可参见江苏省高级人民法院(2013)苏知民终字第0033号民事判决书关于“威德福”企业名称权案件的相关评述，同时该案也对主观恶意进行了评述；名称或标识本身的显著性是侵权注册商标权案件中对于是否产生混淆应考虑因素，赖文平先生在其博士论文中有详细论述；判断是否具有混淆可能性是《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条等法律法规的明确规定。。现有审查路径是以复合因素审查为主流，因其满足时间点之“先”的原则和利用多因素考量市场中的混淆行为而具有合法性与合理性。但该路径现存问题依然明显：复合因素应包含哪些因素？其各自作用为何？何为关键因素？对此目前仍无统一之标准。

2.按是否突破保护在先权利原则为标准，可将现有审查路径分为固定标准的适用原则审查与因案而异的突破原则审查。前者是指处理该类冲突时，会考量时间因素、地域因素、行业因素、是否攀附他人声誉、混淆可能性等相对固定的标准来适用保护在先权利原则用以审查个案，此类审查路径在多数案件中得以体现。后者是指在处理此冲突时，虽有明确的时间因素存在，但以历史渊源因素(10)参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第 00098 号民事判决书。等为依据突破原则，保护在后权利。由此，我们可以看到：前者的审查路径判断焦点在于认定什么样的“在先”属于保护在先权利原则的保护范围；而后者的审查路径则是不顾在先权利的时间点因素，而使用相对虚无的“历史渊源”为判断依据，表现出了定性标准的不一致，也导致了权利状态的不确定性。

(二)现有审查路径的局限性

1.审查标准不统一与定性标准不一致导致权利状态不稳定

对于在先登记企业字号与在后注册商标的冲突，无论是理论探讨还是司法裁判，都将保护在先权利原则作为评判依据。现有审查标准表现出审查标准不统一、定性标准不一致的特点。

首先，关于审查标准的不一致。虽然复合因素审查是主流观点，但是关于需要对哪些因素进行审查？有考虑地域因素的，还有考虑具体行业因素的，又有考虑知名度因素的，也有选取几个同时考虑的，究竟需要考虑哪些因素才是符合市场竞争特点的，学术探讨与司法实践对此都未有统一的、完整的标准。其次，关于定性标准的不一致。定性标准不一致是更为深层的问题，除去时间点先后因素，其他因素是否能够抵消或者超越时间点先后因素，而成为解决此类冲突的关键因素？这个问题在司法实践中并无定论。从对判例的研读上看，大多数判例是以时间点先后因素作为定案依据，然后辅以一个或两个其他因素进行加强，在这种情况下，其他因素只是起到加强结论的辅助作用。而在突破保护在先权利原则的判例中，诸如“历史渊源”的某些其他因素却又成了超越时间点先后因素而用以否定适用保护在先权利原则的关键因素，导致案件结果完全相反。定性标准的随意摆动，是比审查标准不统一更具威胁性的问题，不仅使案件结果无法预判，更使案件走向趋势模糊不清，最终导致权利状态不稳定。

2.两权利应以何种方式共存具有不确定性

在先登记企业字号与在后注册商标的争议通过司法途径解决中，在保护了在先登记企业字号的前提下，法院是否会判令在先登记企业字号以何种方式规范使用？此问题在司法实践中呈现出不确定性。例如，在上海张小泉刀剪总店与杭州张小泉集团有限公司关于“张小泉”商标侵权纠纷系列案件中，法院判令了企业字号权利人使用字号并不侵犯注册商标权，但要求其规范使用其企业名称，以免混淆；在银川彪马商贸有限公司诉达州市凯达商务酒店侵犯商标专用权纠纷案中，法院就没有要求两者应该各自区分规范使用。在规范层面，《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条(11)《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条：“被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。”虽然明确规定被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，法院可以确定被告承担规范使用的民事责任。但是，对于构成保护在先登记企业字号的情形下是否也可适用规范使用的措施以防混淆并无直接规定。由此，司法实践中出现了采用或不采用的不同做法，因此两权利应以何种方式共存具有不确定性。

总之，现有审查路径不足之处主要在于：审查标准不统一与定性标准不一致、未明晰两权利应以何种方式共存。而要改善和解决这些局限性又需要着力厘清哪些因素能用以进行审查？何种因素为关键的认定因素？各因素作用为何？哪些因素能用以判断两权利共存的方式？而这些问题在学术研究与司法实践中都未得到解决。

(三)新路径引入的合理性

以竞争法“竞争因素”审查在先权利的审查方法能够改善和解决现有路径存在的不足之处，使用此新路径的合理性主要表现在以下方面：

1.“竞争因素”评价市场行为的天然契合性

“竞争因素”是竞争法在评价市场竞争中的经营者是否具有竞争关系时、认定不正当竞争行为与赔偿范围时所依据的基础因素。有学者也称其为“竞争关系的认定基准要素”(12)学者在论述认定“竞争关系”时，将经营范围、经营产品、可替代性等要素称为“认定基准要素”。参见陈兵《互联网经济下重读“竞争关系”在反不正当竞争法上的意义——以京、沪、粤法院2000—2018年的相关案件为引证》，载《法学》2019年第7期。。这些因素散见于相关竞争法的成文法中(13)比如国务院反垄断委员会《关于相关市场界定的指南》(2009年7月6日国反垄发[2009]3号)第三条所明确的商品与服务的范围因素，又如《北京市高级人民法院关于涉及网络知识产权案件的审理指南》第三十一条所规定的商品与服务的可替代性因素。，更多地出现并应用于司法实践中(上文论述现有审查路径中已涉及)，可以将其概括为下列大类：商品与服务的范围(地域与市场范围)因素、商品与服务的可替代性因素、搭便车行为因素、混淆行为因素。

在先登记的企业字号与在后注册的商标的冲突并不是单纯私权冲突，而是在市场竞争中的冲突，具有明显的市场竞争特征。诚如刘继峰所言：“商业标识不正当竞争行为认定中，‘竞争’是个基础语境。”字号或商标的经营者只要参与市场经营，就处于市场竞争中，也正是因为处于市场竞争中，这种冲突才极其明显。若纯粹以私权视域分析此类冲突，由于两种权利都是合法取得，故并不能分其轻重，况且是否实际使用并不是否定私权的条件，那么就只能是把讨论焦点放置于先后时间点上，以时间点先后来机械判断侵权与否。这样的判断思路就明显忽视了市场的存在与运行的大环境，不能准确地识别在先企业字号是否真正属于原则保护的范畴中，也无法解决两者应如何共存的问题。市场中的冲突需要用竞争法的思路去解决，在私权之上，立于市场秩序利益、经营者利益、消费者利益的综合视角上，用竞争法的思路去解决，才是对症下药。

故而，可以看到“竞争因素”作为评价标准去审视此类冲突是现有司法实践中已经运用的方法，其原因就在于用民商法的权利强度与顺序对比并不能有效进行应对，而使用“竞争因素”去评价市场行为更为契合，得出的答案更能满足私权与市场秩序统一的需要。

2.“竞争因素”细化原则进行适用能够均衡公平与效率

公平与效率的均衡是竞争法追求的价值目标。要实现这样的价值取向，特别是在个案处理中，必须具有有效的途径。这种途径既需要可操作的具体标准便于法官具体适用，又需要减少任意裁量的空间以实现尽可能的同案同判。

对于效率而言，在先登记企业字号与在后注册商标的冲突本不是仅适用商标法即能合理解决的问题，故而在司法实践中广泛运用了竞争法与商标法因素综合考量，从中能够看到“竞争因素”的使用，为法官分析处理案件提供了具体、明确的依据和分析思路。在这一点上，用“竞争因素”细化原则分析解决案件比单纯应用保护在先权利原则、诚实信用原则、分析行为正当性更具效率。

对于公平而言，现有审查路径已经应用了“竞争因素”，其不足之处上文已论述，在此不赘述。如果做到在审查中采用统一的“竞争因素”、明确各“竞争因素”作用、用确定的因素去判断两权利的共存方式，就能减少司法裁量的任意性，实现个案公平，更进一步实现私权利与市场竞争秩序的统一，对权利的行使起到积极的引导作用。所以，对“竞争因素”进行合理运用，能够承担这样的任务，满足公平与效率相统一的追求。

三、以“竞争因素”审查在先权利的路径分析

以“竞争因素”审查在先权利的新路径在于将“竞争因素”进行分类，明确其各因素作用，通过认定因素与识别因素的配合对在先企业字号是否构成在先权利进行分析，对在先企业字号是否需要进行规范使用进行判断，以此避免现有路径的不足之处，为解决此类冲突提供新路径选择。

(一)将“竞争因素”进行分类并明确作用

将相关竞争法成文法、司法实践和学术研究中出现的主要类型的“竞争因素”，以定性与否为标准进行分类，将这些“竞争因素”分为认定因素与识别因素。认定因素对案件事实进行分析并以此定性，识别因素对认定因素的判断提供参考。

认定因素由时间因素、实际使用因素、混淆因素构成。时间因素、实际使用因素同一顺位，同样考虑权重，用以判断在先企业字号是否符合保护在先权利原则。若两者同时满足，则构成保护在先权利，不侵犯商标权。反之，则侵犯商标权。混淆因素是在适用保护在先权利原则确定保护在先权利后，对于在先企业字号是否需要规范使用以及在继续突出使用企业字号是否产生混淆时应该考虑的因素。

识别因素由经营情况因素、恶意行为因素、实际经营的产品或服务范围因素、突出使用因素、特许行业因素、连锁行业因素、历史性因素等因素构成。识别因素的作用在于为认定因素进行判断时提供参考，识别因素不能单独对是否符合保护在先权利原则进行定性判断。

(二)使用认定因素判断是否构成在先权利与共存的方式

认定因素有三，时间因素与实际使用因素用以认定在先企业字号是否符合保护在先权利原则，混淆因素用以判断在保护在先权利的基础上是否需要在先企业字号规范使用以及在继续突出使用企业字号是否会产生混淆。

1.用时间因素判断是否构成在先权利

处理在先登记企业字号与在后注册商标的冲突，根据法律明文规定，应遵循保护在先权利原则。因此，把时间因素作为关键因素进行考虑是合法性的必然要求。

对于企业登记字号，企业以预先核准登记的企业名称完成工商注册登记后，其字号的时间点应为预先核准登记之日。内容上，应以工商行政管理部门审查通过的名称为准；时间上，应以工商行政管理部门下发的“企业名称预先核准通知书”记载的日期为准。企业经由工商更名程序在成立之后进行过名称变更的，仅变更行政区划或组织形式等事项的，如将“成都XX公司”变更为“四川XX公司”，其字号并未发生变化，此时企业登记字号的时间点应为初次取得的时间点。

对于注册商标，应以我国商标注册证上记载的注册日期为时间点。在内容上，对于文字商标而言，应以读音、字义为审查对象。由此，繁体和简体都应纳入审查中(14)参见最高人民法院(2013)民申字第1202号民事裁定书。。考察企业登记字号与注册商标的时间因素，若存在企业登记字号在先，注册商标在后，则有必要进行下一步考察。

2.用实际使用因素判断是否构成在先权利

对于商标而言，实际使用是注册商标得以受到保护的源泉，《商标法》中的“撤三”制度、无效宣告制度以及司法政策中的“打击商标囤积”都展现了这样的理念(15)参见最高人民法院办公厅于2018年4月16日发布的《最高人民法院办公厅关于印发2017年中国法院10大知识产权案件和50件典型知识产权案例的通知》中2017年中国法院10大知识产权案件第7件“路虎”商标侵权纠纷案的典型意义部分。。对于字号而言，有相关证据显示其获得字号经核准后没有进行实际使用的，其字号不能在市场中产生区别功能。因此，无论是商标还是企业字号，没有实际使用，都无从积累商誉，文字并没有在商品或服务与符号之间建立联系，也不会产生混淆的可能。所以，未经实际使用的商标在此冲突中主张商标侵权不应得到支持，同理，未经实际使用的字号在此冲突中也不应获得在先权利的保护。

实际使用因素应从使用时间、使用地域、使用的经营范围、使用的性质四方面进行观察。使用时间、地域是指将该字号用以生产经营的时间和地域，注册商标自己使用或许可他人使用的时间和地域，如用以门店招牌上开始使用的时间、注册商标许可给第三人使用的时间与地域。使用的经营范围的观察应以实际生产交易凭证为主要支撑依据，不应仅凭工商登记、营业执照、商标注册证上记载的内容而径行认定。

使用的性质是特别值得注意的一点，在先登记的企业字号放置于门店招牌上使用，对于这种使用属于何种性质？司法实践中两级法院虽然都认可这样的使用并不侵害注册商标权，却对其性质给出了不同意见：正当的简化使用(16)在“凯达”商标权案件中，四川省高级人民法院根据国家商标局《关于保护服务商标若干问题的意见》第七条第二款和国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条的规定，认为达州凯达酒店在其店招及服务用品上简化使用“凯达”“凯达商务酒店”字号的行为是简化使用企业名称的行为，主客观上皆不侵犯注册商标专用权。参见四川省高级人民法院(2012)川民终字第119号民事判决书。与商标性使用(17)“凯达”商标权案件由最高人民法院再审后，虽驳回了原告方(商标权利人)的再审申请，但在说理部分认为达州凯达酒店的上述简化使用相当于对未注册商标的使用，超出了企业名称权的权利行使范围。同时以这种使用属于善意在先使用为理由认定其不构成对“凯达”注册商标专用权的侵害。参见最高人民法院(2012)民申字第1543号民事裁定书。同时，在“凱倫”商标权案件中，最高人民法院也在再审中给出了同样的理由。参见最高人民法院(2013)民申字第1202号民事裁定书。。笔者认为：依据《企业名称登记管理规定》第二十条的明文规定，字号在牌匾的简化使用是针对商业、公共饮食、服务等行业。在上述行业中对字号在牌匾的简化应认定为属于简化使用而非商标性使用。而超出上述行业上述位置的对字号的突出性使用才应被认定为商标性使用。

3.用混淆因素判断两权利共存的方式

混淆因素是在适用保护在先权利原则确定保护在先权利后，对于在先企业字号是否需要规范使用以及在继续突出使用企业字号是否产生混淆时应该考虑的因素。混淆因素主要可分为两个层面：视觉混淆与实质混淆。视觉混淆是指企业字号与注册商标在符号意义上构成相同或相似，即读音、字义相同或相似。本文讨论的注册商标与企业字号产生冲突，由于是文字商标与企业字号相同，两者是明显构成视觉混淆。实质混淆是指除了在满足视觉混淆的基础上，应通过如实际经营的产品或服务范围、突出使用因素、特许行业因素、连锁经营因素等识别因素的考量后，仍能认定为已经或可能产生混淆效果的情况。对于在先登记企业字号与在后注册商标，多种因素都会影响两者在市场中的区分作用的实现，单纯的文字相同或相似并不能准确反映出两者在市场环境下是否确能造成消费者的误认，故而对于两者是否混淆的认定应采用实质混淆标准更为妥当。此外，对于网络经营者而言，多业务经营与“眼球经济”已然是网络经济的基本特点，所以对网络经营者存在此类冲突时，考量混淆因素不应局限于经营者的产品或服务范围。

混淆因素的使用在处理此冲突中承担承前启后的功能。在确定保护在先企业字号后，企业字号与商标权如何合法合理共存，达到私权保护与市场秩序保护的效果，这要依赖于混淆因素发挥判断作用从而选择不同的解决之道。首先，若通过各识别因素进行判断，在先企业字号与注册商标具有或可能具有混淆性，那么在先企业字号应规范使用，例如附加合理的区别性标识用以区分，以免消费者混淆。反之，则无此需要，两者继续在自身权利范围内行使自身权利。其次，在确定保护在先企业字号后，若已经要求企业字号应规范使用，当其继续突出使用并足以造成混淆效果时，则应认定其行为逾越在先权利的保护范围而构成侵犯商标权行为(18)参见浙江省高级人民法院(2006)浙民三终字第78号民事判决书。。

(三)使用识别因素作为认定因素进行判断时的参考依据

识别因素的作用在于为认定因素判断提供参考，识别因素不能单独对在先企业字号是否符合保护在先权利原则进行定性判断。以下将作用于实际使用因素与混淆因素的不同识别因素分为两组进行观察与分析。

1.为实际使用因素提供参考的识别因素

经营情况因素、恶意行为因素都作为识别因素对实际使用因素判断提供参考。

经营情况因素是指审查时应考虑经营者的经营情况。经营情况应主要审查经营者的经营规模、纳税规模、国家机关或行业协会授予相关企业荣誉、履行社会责任情况、相关媒体报道、所获荣誉等情况。通过经营情况因素来反映权利人对字号或商标的实际使用情况。

恶意行为因素是指审查时应考虑到主张权利的商标权利人是否具有商标囤积行为、恶意申请、恶意抢注行为、恶意诉讼等行为。具体而言，主要审查商标权利人是否存在实际经营、商标的使用情况、注册商标时或通过转让获得商标时是否知道或应当知道该文字已经作为其他企业的字号、是否有其他相关人已经对该商标提起过“撤三”或“无效”请求、是否存在未进行生产经营且多次启动商标侵权或不正当竞争诉讼等情况。新《商标法》对不以使用为目的的恶意商标注册申请行为进行了全方面的规制，在在先登记企业字号与在后注册商标的冲突中，诸如对恶意申请等恶意行为也应该进行反面的评价。若在此类冲突的诉讼中对恶意行为因素不纳入考量，仅凭其拥有商标注册证就判定其权利合法有效，而建议当事人对商标的争议通过“撤三”或“无效”请求另行处理，无疑是助长此类恶意行为，更是加重当事人负担，造成“案结事不了”的现象。所以，若冲突中主张权利的商标为恶意行为所涉之商标，一方面能够认定其商标未有实际使用之意图和行为，另一方面司法审判也应阻却其恶意利用商标牟利诉求，防止其对在先企业字号的搭便车。同时，此类违反市场秩序、侵犯其他经营者和消费者合法权益的行为，也应认定为不正当竞争行为，承担行政与民事责任。

2.为混淆因素提供参考的识别因素

实际经营的产品或服务范围因素、突出使用因素、特许行业因素、连锁行业因素、历史性因素都是作为识别因素对判断混淆因素提供参考。

实际经营的产品或服务范围因素是指对企业字号权利人和注册商标权利人实际经营的产品或服务范围进行考察。在实践中，企业超出工商登记范围进行经营的情况实为常见，所以对冲突中注册商标与企业字号主体的经营范围进行比对，应以其实际经营的产品或服务范围为基础，这里的范围包括时间、地域、商品和服务范围。同样或相似的范围，两者混淆可能性高，反之同理。传统领域，如两主体的实际经营的产品或服务范围不一致时，产生混淆的可能性小，特别是在地域不同的情况下，对消费者几乎不会造成混淆可能性。如“凱倫”商标权案件中，原告营口凯伦公司虽然拥有“凱倫”商标，但与被告“凯伦”企业字号权利人经营场所不在同一地域，故认为并不会导致混淆效果。但对互联网企业而言，多业务经营与“眼球经济”经营模式造就了产品或服务范围不同但依然存在混淆可能性的现象。所以，应在翔实的证据基础上从宽看待互联网经营者经营范围问题。

突出使用因素是指在审查企业字号使用时，关注其对于字号的使用是否为将与商标权人注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，在字体、大小、颜色等方面突出醒目地进行使用，使人在视觉上产生深刻印象的行为(19)参见杭州市中级人民法院(2005)杭民三初字第1号民事判决书。。突出使用因素，有两个层面的作用：第一，用以识别企业字号的使用是否有与注册商标混淆的可能性，此时，作为识别因素帮助判断混淆因素是否成立。第二，当法院判决保护在先企业字号但要求其规范使用时，企业字号权利人是否继续进行突出使用从而产生混淆，若有，即应当判定此行为已经逾越了在先权利的保护范围，应承担侵犯注册商标权利的责任。

特许行业因素是指审查时应考虑到某些行业或经营事项需要经过相关行政部门审批获得相应资质方可进行经营的情形。某些行业对其行业的经营者有相关资质要求，只有满足了此类资质，才能够从事该行业的经营。如药品行业，进行药品生产，需有药品生产许可证。经营药品销售，需有药品经营许可证。因此，特许行业因素应主要审查其经营者的特许行业资质。一般而言，对于企业字号权利人或注册商标权利人，若一方具有特许经营资质且进行实际经营，另一方不具备相关资质，可以认为其混淆可能性较小，不会造成相关公众的误认。但此时极易出现注册商标权利人对企业字号搭便车的情形，纵然是商标权利人没有相关资质，但商标权利人可对有资质的企业进行许可使用。这样的情况在实践中时有发生，例如一些以商标牟利的公司不进行生产经营而选取知名企业的字号注册商标用于转让牟利。对此情况，应该充分保护在先企业字号，一方面，商标局、在先权利人或利害关系人可通过无效宣告制度进行救济；另一方面，司法审判中也应当要求双方附加识别标识，特别是对于没有特许资质的注册商标，更应该附加标识表明其未从事某特许行业，以此降低其对企业字号搭便车的可能。

连锁行业因素是指审查时应考虑到经营者是否存在连锁经营情况。我国商务部对连锁经营相应的管理机制为商业特许经营备案制度。经营者是否具有连锁行业因素，主要在于审查其连锁经营是否通过备案、其连锁经营地域范围、其连锁经营是否使用注册商标或字号。若字号或者商标具有连锁经营因素，那么字号或者商标就具有进行过扩散以及进一步扩散的可能。由此，就应当对其附加合理的区别性标识，以防公众混淆，产生搭便车效果。

历史性因素应进行限缩性解释并具体化。历史性因素应为证实冲突双方即企业字号与注册商标的双方权利人曾经进行共同经营、对商标或字号商誉的形成付出过贡献等历史沿革情况。是否保护在先企业字号需要以时间因素和实际使用因素为判断基准，不能仅凭具有历史沿革渊源就此否认适用保护在先权利原则。若冲突双方确有历史性因素，无论从主观还是客观上，两者构成混淆可能性很大，这样就应要求在先企业字号进行规范使用，防止消费者误认，也以此方式使两者权利有序共存。

四、对司法审查思路与相关法律法规的建议

以“竞争因素”审查在先权利的路径分析为基础，对现有审查路径提出相关建议。同时，为解决相关法律法规不明晰不合理之处，对相关法律法规提出建议。

(一)对现有审查思路的建议

对于在先登记企业字号与在后注册商标的冲突，要解决现有审查路径的局限性，就需要着力厘清哪些因素能用以审查？何种因素为关键的认定因素？各因素作用为何？哪些因素能用以判断两权利共存方式？对于上述问题，以“竞争因素”审查在先权利的路径分析已经对各因素的分类、作用以及运行路径有了明确说明。在此，以流程图的形式对以“竞争因素”审查在先权利的路径方法进一步明确，也即是对现有审查路径的建议(如图1所示)。

图1 以“竞争因素”审查在先权利流程示意图

1.第一步：使用时间因素和实际使用因素判断在先企业字号是否构成在先权利

通过认定因素对案件事实进行审查，考虑其是否满足时间因素和实际使用因素。若在审查中，在先企业字号同时满足时间因素和实际使用因素，则认定其没有构成侵犯注册商标权与不正当竞争行为，企业字号和注册商标依然可以继续使用。当在先企业字号不符合时间因素和实际使用因素时，则不能够获得保护在先权利原则的保护，按具体情况认定其侵犯注册商标权和(或)具有不正当竞争行为。

在对时间因素进行审查时，时间因素对两者各自被核准登记或注册日期进行先后判断。在对实际使用因素进行审查时，应以使用时间、使用地域、使用的经营范围、使用的性质四方面进行认定，同时参考经营者的经营情况因素、恶意行为因素。实际使用因素的考察对象应为使用企业字号和注册商标的使用情况。企业字号并未实际使用，不能主张获得保护在先权利原则的保护。注册商标没有实际使用，即使判定企业字号权利人侵犯注册商标权也应慎重支持赔偿要求，而应要求规范使用企业字号即可。另外，需要注意的是，特许行业因素和连锁企业因素虽然是企业经营情况的一部分，但却不能是实际使用因素考虑的部分。因为依据保护在先权利原则的规定与理念，只要一个企业实际使用了自己的字号并且先于注册商标就应该受到保护，而不能因其企业是否具有特许或连锁因素而有不同结果。

2.第二步：使用混淆因素判断在先企业字号是否需要规范使用

当使用时间因素和实际使用因素对案件进行审查得出企业字号可以适用保护在先权利原则获得保护后，需要判断在今后的市场经营中，在先企业字号是否需要规范使用，其目的在于防止消费者混淆和搭便车行为，故而此刻需要考虑的是混淆因素。此时，实际经营的产品或服务范围因素、突出使用因素、特许行业因素、连锁行业因素、历史性因素就为混淆因素的判断提供参考，进一步通过对混淆与否的考察进行判断是否有必要要求企业字号规范使用，诸如附加合理的区别性标识、使用全称等行为。

3.第三步(若有)：使用混淆因素判断在先企业字号的后续行为是否超过了保护范围

当确定保护在先企业字号且已经要求企业字号进行规范使用后，企业字号依旧采用突出使用等方式并足以造成混淆效果时，就应该认定其行为逾越在先权利的保护范围而构成侵犯商标权。此时，突出使用是表象，混淆是核心，应着重使用混淆因素进行判断在先企业字号继续使用的各种方式是否构成混淆，方可进行上述认定。

(二)对相关法律法规的建议

对于在先登记的企业字号与在后注册的商标的冲突，直接适用的法律法规与司法解释集中于：《商标法》第九条、第三十二条、第四十五条；《反不正当竞争法》第一条、第二条、第六条；国家工商行政管理局《企业名称登记管理办法》第四十一条、第二十条；国家工商行政管理局《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》第六条；《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项。从法律到部门规章再到司法解释，都明确了保护在先权利原则，并无疑义。但对于国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条与《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项，依然有进一步明确的空间。

1.对国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条的相关建议

国家工商行政管理局《企业名称登记管理规定》第二十条规定：企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称应当与登记注册的企业名称相同。从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。此条是企业名称简化使用的依据，也是在本文讨论的冲突中，企业字号权利人用以抗辩商标权利人的主要依据。该条文文义明确，并无不当，其问题在于“应当报登记主管机关备案”这一流程的定性与实际执行上。

在定性上，第二十条规定“从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化”其后接“但书”，那么备案这一程序是否是简化使用的生效条件？此条文没有给出明确，但这对案件处理极其重要，关乎企业字号权利人的简化行为效力问题。从条文的文义与结合该规定第四十一条来看，第二十条对特定行业的简化使用持肯定态度，并且也未有设置审批条件和流程，备案并不是一个生效要件。在实际执行上，该条的“但书”即“但应当报登记主管机关备案”，在实践中执行情况并不一致，存在有些省市的工商行政部门并未执行此备案程序的情况。

故而，简化使用是生活的实际导致，法规也确认了可进行简化，加之备案实际执行情况本就没有或不规范。那么，此备案程序应在该条文中删除。这样能更充分且无异议地行使该条文原意承认的简化使用情形，也不会为由此产生的诉讼制造障碍。

2.对《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项的相关建议

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第一项规定，下列行为属于《商标法》第五十二条第五项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：(一) 将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。此条文作为此类冲突中商标权利人诉企业字号权利人侵权的主要依据。该条容易造成适用偏差的地方在于忽略了保护在先权利的问题。

鉴于《商标法》明确规定的保护在先权利原则与司法判例中体现出的对在先权利边界的考量，为消除此条款可能存在的理解偏差。笔者建议该条应修改为：“(一)逾越在先权利范围，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的。”

对于先登记企业字号与在后注册商标的冲突，以“竞争因素”审查在先权利路径作为新路径，加之对相关法律法规的进一步明晰，以此解决现有审查路径的局限性。使案件的审理思路能统一有据、当事人对案件走向能有预判、权利人对自身权利状态能有预期。使商标权与企业字号避免混淆并实现最大限度有序共存。最终，实现共同保护市场秩序、经营者、消费者权益，达到私权保护与市场秩序保护的有机统一。