浅谈化学分析方法领域审查意见的答复思路

任霜 朱玲艳 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司

在专利申请的实质审查阶段，如何利用审查意见通知书答复的有限机会，对审查意见通知书中所涉及的创造性问题进行针对性的答复，是发明专利申请能否获得授权的核心问题。由于在发明专利的创造性审查过程中，需要按照“三步法”进行判断，即先确定与本发明最接近的现有技术；然后确定本发明的区别特征和本发明需要解决的实际技术问题；最后判断本发明对本领域技术人员来说是否具有突出的实质性特点，并考虑本发明是否取得了显著的进步。

然而，在分析化学领域，由于化学分析方法均是已经公开的常见方法，通常会被认为是显而易见结合即可得到本发明的方案，或者被认为是常规技术手段，或者简单替换，往往导致授权率较低。本文以实际案例针对化学分析方法领域的答复思路进行简单说明。

一、案例一

（一）案情简介

申请号：201810705457.0

发明名称：一种从井冈蜜柚中提取柚皮苷的方法

审查员引用对比文件 1（CN1528773A“从柚中提取柚皮苷的方法”）和对比文件2（CN102617673A“一种从胡柚白皮层分离纯化柚皮苷和新橙皮苷的方法”）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

（二）分析与答复

1.分析

仔细阅读本申请与对比文件1 的申请文件，发现本申请与对比文件1 的原料不同，整个方法步骤与对比文件1 不同，而且在分析化学领域，原料以及提取试剂、分离试剂和方法的不同均会对提取效果产生影响，重点抓住整个方法对技术效果的整体影响来论述非显而易见性，为了充分体现区别技术特征，对权利要求1 进行修改，限定其每个步骤的条件参数。

2.答复

修改后的权利要求1 与对比文件1 的区别技术特征为：

（1）本申请针对的对象是井冈蜜柚，对比文件1 中柚为沙田柚、文旦柚、坪山柚、四季抛或大红抛等各种柚的各个变种；

（2）本申请采用乙醇提取，大孔树脂吸附，乙醇溶液解吸，并限定了具体条件参数；对比文件1 将柚片进行水提取，浓缩浸膏，醇沉后进行柱分离，洗脱、重结晶得到油皮苷单体。

基于上述分析，本申请相对对比文件1实际解决的技术问题是：提供一种简单、提取率和纯度高的从井冈蜜柚中提取柚皮苷的方法。

从重新确定的实际解决的技术问题的角度出发，从以下几个方面进行修改和意见陈述：

1）引入公知常识，说明柚皮苷不同种类柚的具体化学成分不同，不同成分对柚皮苷的提取产生的干扰程度不同，不同提取方法对不同种类柚的提取效果不同，以此说明本领域技术人员不会将对比文件1 所述提取方法用于井冈蜜柚。

2）从对比文件1 没有给出何种提取溶剂能够充分提取井冈蜜柚中柚皮苷的技术启示的角度，说明本领域技术人员不会显而易见地知道选用何种溶剂并采用何种条件进行井冈蜜柚中柚皮苷的提取，并结合本申请采用乙醇溶液进行超声处理所取得的技术效果来证明本申请技术方案的创造性。

3）从方案整体角度出发，强调本申请采用超声乙醇提取、大孔树脂法进行吸附、溶剂萃取法进行萃取解吸相结合的方法与对比文件1 整个处理方法完全不同，处理对象也不相同，来强调对比文件1 对本申请的方案没有任何技术启示。

4）强调对比文件2 要解决的技术问题以及采用的手段与对比文件1 完全不同，没有给出结合的启示；同时，对比文件2 给出的技术启示是将大孔树脂和HSCCC 联用，而不会改变其整体的处理方法。

综上所述，权利要求1 相对于对比文件1 和对比文件2 具备专利法22 条第3 款规定的创造性，本案例的专利申请最终授权。

（三）小结

当要求保护的发明大部分技术特征已被现有技术披露，仔细阅读申请文件全文，寻找技术细节，从细节上找区别技术特征，若能找到区别技术特征，且申请文件记载了该区别技术特征的有益技术效果，则利用该区别技术特征答复审查意见成功率较大。

二、案例二

（一）案情简介

申请号：201510898873.3

发明名称：一种应用荧光猝灭法检测饮料中胭脂红含量的方法

审查员引用对比文件 1（“基于CdTe 量子点荧光猝灭法测定水体中结晶紫”，毛永强等，分析科学学报，第31 卷第3 期，第302-306 页）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

（二）分析与答复

1.分析

仔细阅读本申请与对比文件1 的方案发现，待测原料不同，线性关系的建立方法不同，为了充分体现区别技术特征，对权利要求书进行修改，将线性关系补充到权利要求1 中。

2.答复

修改后的权利要求1 与对比文件1 的区别技术特征为：

（1）本申请检测饮料中胭脂红，对比文件1 检测水体中结晶紫；

（2）本申请中胭脂红浓度与lg（F0/F）成正比例关系，其中F0为加入胭脂红前CdTe 量子点的荧光强度，F 为加入胭脂红后CdTe 量子点的荧光强度；对比文件1 中结晶紫浓度与荧光猝灭强度△F（F0-F）呈线性关系。

基于上述分析，该申请相对对比文件1实际解决的技术问题是：提供一种高灵敏度、高选择性的荧光猝灭法检测饮料中胭脂红含量的方法。

从重新确定的实际解决的技术问题的角度，从以下几个方面进行修改和意见陈述：

1）从结晶紫与胭脂红属于结构完全不同的角度进行论述，说明本领域技术人员不能显而易见知晓胭脂红与CdTe 量子点发射的荧光能量之间存在何种相互作用，从而不会想到使用荧光猝灭法检测胭脂红，更不会想到使用CdTe 荧光量子点来检测胭脂红。

2）强调对比文件1 没有给出胭脂红与CdTe 量子点荧光强度有何关联的技术启示，也没有给出如何确定二者的线性关系能够实现胭脂红的测定的技术启示，本领域技术人员不会知晓如何确定胭脂红浓度与CdTe 量子点荧光强度的关系，并结合本申请建立的线性关系强调本申请的创造性。

综上所述，权利要求1 相对于对比文件1 具备专利法22 条第3 款规定的创造性，本案例的专利申请最终授权。

（三）小结

当要求保护的发明与对比文件相比的区别特征被审查员认为是常规选择、常规手段时，需要从发明解决的技术问题寻找突破口，同时参考现有技术是否给出了该常规选择或常规手段对于所解决的技术问题产生了相应的技术启示。

三、案例三

（一）案情简介

申请号：201510003116.5

发明名称：表面增强拉曼光谱法测定柑橘中柑橘红II 的方法

审查员引用对比文件 1（“脐橙果肉中噻菌灵农药的SERS 快速检测研究”，李俊杰等，江西农业大学学报，第36 卷第6 期，第1229-1233 页，2014 年）、对比文件2（苏丹红I、II 和III 的拉曼光谱研究，陈晨等，光学与光电技术，第5 卷第1 期，第61-63 页，2007年2 月）和对比文件3（CN104101591A）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

（二）分析与答复

仔细阅读本申请与对比文件1 的方案发现，本申请与对比文件1 有明显区别，为了充分体现区别技术特征，对权利要求书进行修改，将QuEChERS 萃取法的步骤补入到权利要求1 中，修改后的权利要求1 与对比文件1 的区别技术特征为：

1.本申请测定的是柑橘中柑橘红II，对比文件1 测定的是脐橙果肉中噻菌灵农药；

2.本申请使用水和乙腈混合溶剂提取，再用QuEChERS 处理技术净化处理，对比文件1 中先加乙腈提取，再过SPE-C18 柱净化。

基于上述分析，该申请相对对比文件1实际解决的技术问题是：提供一种快速、简便的表面增强拉曼光谱法测定柑橘中柑橘红Ⅱ的方法。

从实际解决的技术问题的角度，从以下几个方面进行修改和意见陈述：

（1）从对比文件1 没有记载其他柑橘红Ⅱ检测的提取净化方法的角度说明本领域技术人员不会想到利用QuEChERS 技术对柑橘红Ⅱ进行萃取及净化。

（2）引入现有技术说明现有QuEChERS提取法是采用单一溶剂进行提取，而没有给出混合溶剂提取的技术启示，同时结合本申请采用水和乙腈混合溶剂作为提取液所取得的效果来证明本申请的创造性。

（3）对比文件2 公开的苏丹红Ⅱ与柑橘红Ⅱ基团结构不同，对于光谱出峰的响应不同，没有给出采用拉曼光谱法能否实现与其结构和性质完全不同的痕量柑橘红Ⅱ的检测，且未记载任何具体的检测手段，也没有任何关于如何对样品进行前处理的技术启示，不会显而易见将拉曼光谱法用于检测柑橘红Ⅱ。

（4）本申请测定的柑橘红Ⅱ属于色素，而色素是对比文件3 所述方案中需要去除的干扰物，柑橘红Ⅱ不属于对比文件3 中农药种类的一种，本领域技术人员不会将对比文件3 的方法用于测定柑橘红Ⅱ。

综上所述，权利要求1 相对于对比文件1 和对比文件2 具备专利法22 条第3 款规定的创造性，本案例的专利申请最终授权。

（三）小结

当审查员使用多个对比文件相结合进行创造性评价时，需要对不同的现有技术进行针对性分析，看对比文件是否给出了将其公开的技术特征用于解决本发明所要解决的技术问题的技术启示，并进行针对性回复。

四、结束语

《专利法》第22 条第1 款规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性和创造性审查是发明专利申请实质审查阶段的工作重心。虽然不同申请案件所涉及的创造性审查意见不同，但答复该类审查意见仍然有技巧可寻，归纳总结这些技巧可提高审查意见答复成功概率。本文通过三个具体案例介绍了分析化学领域三种不同条件下答复审查意见的三种不同思路，并对三种不同思路的特点做了总结，期望能给读者一些启示。