浅析权利要求“划界”在专利审查中的作用

曹 燕

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160

“三性”审查是专利实质审查工作的核心。审查员通常所关注的“三性”审查即根据专利法第22条的规定对申请的新颖性、创造性和实用性进行审查，然而，根据专利法实施细则第21条第1款对发明的独立权利要求的“划界”审查也是“三性”评判过程的重要体现。将专利法实施细则第21条第1款与“三性”审查紧密结合，引发了实审员对于该法条的进一步关注。本文拟从该法条的立法宗旨入手，探讨该法条的国内外现状及其在实质审查阶段的潜在价值。

一、专利法实施细则第21条第1款的立法宗旨及国外相关法条

根据《专利法实施细则》第21条第1款的规定发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分。采用这种撰写方式的好处在于能够清楚地反映申请专利的发明与最为接近的现有技术之间的区别，既便于国家知识产权局对专利申请进行审查，也便于公众理解发明对现有技术作出的创新贡献。

划分独立权利要求的前序部分和特征部分的依据是“一份最为接近的现有技术”。申请人申请专利时是根据自己认为的最接近现有技术来撰写其独立权利要求，划分前序部分与特征部分的界限。由于申请人对现有技术的了解不一定全面，国家知识产权局的审查员在实质审查过程中常常会发现比申请人认为的最接近的现有技术更为接近的现有技术。在能够授予专利权的情况下，审查员有可能要求申请人在说明书的背景技术部分补充引证该现有技术，并重新划分其独立权利要求的前序部分和特征部分[1]。

根据美国专利法实施细则1.75(e)的规定，独立权利要求的结构为：(1)前序(a preamble)(2)一短语(a phrase)和(3)构成要求组合的。其他大多数国家和地区专利法(如欧、日、中)中对权利要求的撰写只规定为两部分：(1)前序部分(a preamble)，包括发明的主题名称，指明对确定要求保护的主题所必要的技术特征，但这些技术特征的结合是现有技术的一部分，和(2)特征部分(a characterizing portion)，以“其特征是(characterized in that)”或者类似的用语开头，简洁写明区别于现有技术的技术特征，即发明对现有技术作出贡献的那些技术特征，这些特征和(1)中所述特征一起，是请求保护的技术特征。综上，虽然美国专利法对权利要求撰写的规定与大多数国家的规定略有不同，但其主题思想和我国专利法实施细则第21条第1款是基本一致的。在欧洲专利局审查指南C部分第Ⅲ章第2.2中规定，如果审查员根据一份现有技术文件，能够确定独立权利要求特征部分的一个或多个特征与前序部分的所有特征结合在一起是已知的，则申请人应将这些特征移入前序部分[2]。由此可见，国际主流规定的初衷与我国基本一致，可见“划界”具有特定价值，不应被忽视。

二、“划界”法条在实审阶段的应用现状及潜在价值

“三性”评判是发明专利实质审查工作的重点和难点，这个环节是体现审查水平和结案质量的关键。通常来讲，审查员对于“三性”的判断主要围绕于新颖性、创造性和实用性的审查，其中应用最多的是创造性审查，按照经典“三步法”的思路，对于检索到X、Y类文献的申请而言，以上“三性”判断的审查过程能够具体体现在通知书中对于创造性的评述中，而对于未检索到X、Y文件的申请，实审员则会根据全面审查的情况采用其他发表意见，并且，这类通知书的内容中通常都不体现出“三性”判断的过程。尽管实质审查员实际已通过检索、特征对比等一系列工作进行了“三性”判断，甚至通过检索已经发现了比申请人认为的最接近的现有技术更为接近的现有技术，就目前而言，如果此类文件不能作为X、Y评述本申请创造性，实审员通常不会在通知书中对此类文件投入过多关注。如果我们利用“中间过程的成果”——比申请人认为的最接近的现有技术更为接近的现有技术—要求申请人对独立权利进行重新划界，那么，既体现了我们以“三性”判断为主线的审查工作，又使授权后的专利最大程度向公众明确其贡献，这种情况下对于专利法第21条第1款的运用，就属于审查工作中的智慧贡献。

三、结论

专利法实施细则第21条第1款并不仅是申请人在撰写独立权利要求时对其撰写形式的一个指导性条款，其在“三性”判断过程中也起着较为重要的作用，在发明专利实质审查过程中，实质审查员适时应用实施细则第21条第1款对拟授权申请重新划界，可以更加充分的体现审查工作中“三性”判断过程；准确适当的划界在授权后的审理过程中也可以起到一定辅助作用。鉴于目前该条款并非驳回条款，其法律效力较弱，建议倡导审查员在遇到此类问题时适用专利法实施细则第21条第1款，在细则修改时考虑将该条款纳入驳回条款。综上，本文通过分析加深了申请人、实审审查员对于专利法实施细则第21条第1款作用的理解，对于促进该法条在实审中的广泛应用具有借鉴作用。