关于实质相同的外观设计申请日后合案申请的讨论

申 健 刘 苗

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100081

专利法第9条第1款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。而同样的外观设计，是指外观设计相同或者实质相同。作为外观设计初步审查和无效宣告的条款，在审查实践中，发现一定比例的案件由于不符合该规定在初审阶段被驳回，在无效宣告中被无效。

这种情况，大多是因为申请人忽视了外观设计合案申请制度的运用，而这些设计实质相同，属于同样的外观设计。现行的处理方式是要求同一申请人自己选择或者不同申请人间协商决定保留一件申请，主动撤回其他申请，没有可以同时保留多项外观设计的救济方式。

专利法第59条规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准。即使是实质相同的外观设计，相互之间也有一定的区别，其保护的外延并不完全相同，一项设计的保护范围明显小于两项。

也有部分申请人也会选择放弃之前的两件或多件申请，重新提交一件合案申请，但这导致申请日后延。

那么，在现行的法律制度下，不符合专利法第9条第1款规定的案件是否只能按照上述方式进行处理，是否可以在审查过程中进行合案，笔者将在下面进行讨论。

一、中国现行有关合案申请的法律规定

专利法第31条第2款和实施细则第35条规定了多项外观设计可以合案申请的条件，也就是常说的套件申请和相似设计申请。如果申请人按照套件或者相似设计提交了申请，但实质上不符合上述规定，根据专利法实施细则42条和43条的规定，申请人可以主动提出分案，将一件申请分成两件或多件，专利局也可以发出通知书要求申请人进行分案。

对于申请人主动提出分案的情况，即使其符合套件申请的构成条件，也可以就原申请中的一项或者多项外观设计进行分案，充分尊重请求原则。例如，申请人将设计风格相同的一个碗和一个汤匙作为套件提交一件申请，在该申请被授予专利权之前，申请人可以提交分案请求，将碗和汤匙在两件申请中分别进行保护，两件申请享有相同的申请日，其既没有扩大也没有缩小申请人请求保护的范围。

合案申请进行分案是一个流畅的过程，不管是申请人发起还是专利局发起，最终的保护范围都与申请日提交的视图中表示的产品的外观设计的保护范围相同。从理论上讲，一件申请分成多件申请的逆流程，即同日提交的多件申请合并为一件申请，若其满足上述合案申请的相关规定，也没有扩大申请人的保护范围，符合专利法的立法初衷。

二、其他国家相关法律规定

在世界各国(地区)的外观设计专利保护制度中，“一设计一专利”是各国都遵循的单一性原则，合案申请制度作为单一性原则的例外情形而设定，其目的均是便于专利管理机关对申请专利的管理。

欧盟、WIPO有较为宽松的复数外观设计申请制度，可以将属于洛迦诺分类表中同一大类的产品注册在一件申请中，合案申请的项数最多100项。日本、韩国有严格的成套产品申请制度，规定特定类别的产品可以在一件申请中提交；美国允许将设计风格一致的同一个产品的不同设计合案申请[1]。

但是，上述规定均要求申请日即在同一件申请中提出，并没有关于申请日后两件申请直接合案为一件申请的相关规定，但可以利用一些现有的制度实现相同的目的。

(一)本国优先权制度

对于可以要求外观设计本国优先权的国家，在满足该国其他有关合案申请相关法律的情况下，可以放弃在先提交的多件申请，要求在先多件申请的本国优先权，重新提交一件申请。

利用本国优先权制度，既能享有原申请的申请日，又能将多项外观设计合成一件申请，避免前文所述情况的发生，但是外观设计本国优先权一般要求自在先申请之日起6个月内提交再后申请，超出期限要求，则不能享有优先权。

(二)关联申请制度

日本和韩国具有关联申请制度，在一件外观设计的申请日之后、授权公告日之前，申请人可以就与该外观设计相似的其他外观设计提交关联申请，关联申请的数量不限，关联设计与在先的主外观设计具有相对独立的保护范围，关联设计不会因为与主外观设计相近似而被无效，二者需要共同许可和转让，同时关联设计的保护期限与主外观设计相同[2]。

关联申请是在主外观设计申请日之后、授权公告日之前提出的与主外观设计相似的申请，在一定的时间范围内，有助于申请人保护其同系列近似的产品的外观设计。若申请人同日提交了两件相似的外观设计，需撤回一件，之后以关联申请的形式提交，即可同时获得保护。

三、中国可采用的处理方式

在专利法第四次修改中，外观设计将引入本国优先权制度，其在一定程度上可以解决前文所述问题，但其时间窗口期仅为自申请日起6个月，超过6个月，申请人就无法获得救济。

采用关联申请制度，只要在主外观设计申请日之后授权公告日之前，申请人均可以提交关联设计，不限数量。申请人采用该种救济途径时，只能保留在先申请的一件申请，撤回其他申请并以关联申请的形式重新提交。引入关联申请制度，涉及到法律框架的修改，需要专题研究、理论论证、其他法条的适应性修改等一系列工作，耗时长，难度大。

除了上述两种救济途径，我们是否可以在不违反现有法律规定的情况下，允许申请人在提出申请后将两件实质相同的申请合并为一件申请？

在满足其他授权条件的情况下，将两件申请合并为一件申请，要面临两个问题，首先是其是否满足单一性的要求，其次是是否超范围。

专利法第9条第1款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，同样的外观设计，是指外观设计相同或者实质相同。相同的外观设计当然只能授予一项专利权，而实质相同的外观设计是否满足相似外观设计申请的标准呢？审查指南中对实质相同的外观设计进行了穷举，对相似外观设计进行了列举，通过对比可知，实质相同的外观设计的判断标准较相似设计的判断标准更为严格，若因实质相同违反专利法第9条第1款的规定，则其应该可以作为相似设计提交申请。

对于超范围的问题，从狭义上讲，不管将原申请A合入B中，还是将B合入A中，均超出了原申请视图表示的范围；但从广义上讲，设立超范围制度的初衷在于通过限定申请人的修改范围，维护先申请原则、平衡申请人和社会公众之间的利益。对于同日提交的两件实质相同的申请，合并为一件申请后其保护范围与原来两件申请相同，并没用扩大申请人的权利范围，自然也没有侵犯到社会公众的利益，只是对申请人因不了解专利法规定造成的问题的一种救济，有助于帮助申请人保护自己的智力劳动成果，鼓励发明创造。

通过上述分析可知，将实质相同的两件外观设计申请合为一件申请，其满足相似设计合案申请的要求，从广义上讲也未扩大申请人的保护范围，侵犯社会公众的利益，在不改变现行法律制度的情况下，能够帮助申请人解决申请日没有正确使用合案申请制度的问题，在具体的审查实践中较为容易执行，可以允许申请人将同日提交的多件实质相同的申请合并为一件申请，主动撤回其他申请。

四、小结

对于申请人没有按照合案申请的方式提交专利申请，导致其不符合专利法第9条第1款的规定，本文对我国可以采取的救济方式进行了讨论。第一，可以采用本国优先权制度，但是时间窗口较短；第二，采用日韩的关联申请制度，但其涉及专利法修改，时间长难度大；第三，通过广义解释外观设计超范围的认定标准，允许申请人将同日提交的多件实质相同的申请合并为一件申请，其他申请主动撤回，在不改变现有法律的情况下仅改变具体审查方式，给予申请人有利的保护。