论美国专利侵权认定与损害赔偿制度

林权一

摘 要：专利权是法律赋予权利人的一项有限制的合法垄断权利，其排他性权利的取得以其技术方案被公开为前提，故专利作为一种无形财产，时刻面临潜在侵权人侵害的危险。因此，专利侵权行为的认定与侵权救济制度，尤其是侵权损害赔偿计算是否完善，不仅关系到专利权人的利益，还直接关系一国通过保障发明人的权利，达到促进科学技术发展之社会目的的实现。本文通过探析美国专利法中行为的概念、剖析美国专利侵权损害赔偿制度的历史演进及美国现行专利侵权赔偿计算方式等，以期为我国专利侵权赔偿制度的完善提供借鉴。

关键词：美国专利法;专利侵权行为;专利侵权损害赔偿

一、美国专利侵权概述

（一）美国专利法中侵权行为的概念

专利（Patent）作为一个法律上的概念，源自英文“Letters Patent”，意指由英国国王亲自签署的带有御玺印鉴的独占权利证书。这种证书的内容是国王授予某人对某种技术享有的独占权，同时这种证书没有封口，任何人都可以打开来看。“Patent”的本意就包括两层含义：一是“垄断”，二是“公开”[1]。

美国是一个极其重视包括专利权在内的知识产权的国家，其专利制度萌芽于殖民地时代。1641年马萨诸塞州颁发的新法制盐专利和1664年颁发的水力磨粉机专利是美国历史上最早的专利。早期的专利是由各州法院以特别法令的形式分散颁发[2]。美国脱离英国独立后，于1790年3月国会通过了第一部专利法，1802年建立了USPTO（美国专利商标局Us Patent and Trademark Office）。美国专利法的宗旨就是通过保障发明人的这种合法垄断（当然这种保障是有期限的），来鼓励发明创造，从而达到推动科技进步和经济发展的社会目的。

在美国，专利侵权行为属于民事侵权行为的一种。它将专利侵权行为分为两大类，即直接侵权和间接侵权。美国专利法第271条（a）规定，除另有规定外，任何人在美国境内，于任何一项发明专利的有效期内，未经许可制造、使用或销售、许诺销售取得专利的发明，视为侵害专利权，即直接侵权。

关于间接侵权，美国专利法第271条包含了如下的规定：任何积极引诱他人侵犯专利权者必须承担侵权责任。任何人在美国提供、出售或者进口专利产品的部件或者用于实施一项专利方法的材料或装置，如果他明知这样的部件材料或者装置是为侵犯专利权而专门制造的或者专门供侵犯专利权使用的，而且这样的部件材料或者装置不是一种常用商品或者具有实质性非侵权用途的商品，则应当承担连带侵权责任。任何人未经专利权人许可，向美国或者从美国提供或者导致提供一项专利发明的全部部件或者基本部件，尽管这些部件尚未被组装起来或者尚未被完全组装起来，但该人主动诱导在美国境外将这些部件组装起来，假如这样的组装行为发生在美国境内就会构成专利侵权行为，则应当承担侵权责任。任何人未经专利权人许可，向美国或者从美国提供或者导致提供专门供实施一项专利发明的部件，这样的部件不是常用商品或者是具有实质性非侵权用途的商品，尽管这些部件尚未被组装起来或者尚未被完全组装起来，但该人明知这样的部件是专门用于实施专利发明的，并希望它们在美国境外被组装起来，假如这样的组装行为发生在美国境内就会构成专利侵权行为，则应当承担侵权责任[3]。

（二）美国专利侵权损害赔偿制度的历史演进

笔者考察了美国专利侵权损害赔偿制度，发现伴随着国家专利政策的变化，美国专利侵权赔偿制度经历了从仅仅赔偿所失利润到非法获利，后来又取消非法获利，增设合理许可费制度，采取惩罚性赔偿又逐渐限制惩罚性赔偿的演变，计算方法经历了由单一、粗疏到不断精细化、多元化的发展过程。

美国1790年通过的第一部专利法，名为“促进实用技艺进步法案”，立法之时尚处于专利保护的起步阶段，该法案仅规定了专利侵权按普通法程序获得赔偿救濟，并没有专利侵权损害赔偿金计算的规定，只是要求“该赔偿应当由陪审团估定”①。随着专利保护政策的施行，对专利侵权的救济不断增强，赔偿补偿金呈同向上升趋势，立法亦呈现相应的变化趋势。1793年，专利法增加了赔偿数额的规定，要求“至少等于专利权人己经经常售出或许可他人使用该发明的价格的三倍”。1800年，专利法取消了参考许可价格确定赔偿数额的规定，将前述规定改为至少为“专利权人遭受实际损失的三倍”[4]。1836年专利法修改，明确专利权人可以获得侵权人非法获利的赔偿②。《美国法典》（1870年）第35篇专利法修改中，将非法获利救济明确写入法律，而且规定法院在衡平诉讼中有权在侵权人非法获利之上增加权利人3倍赔偿金，一同计入赔偿额中。由于美国建国后承袭了英国的司法制度，建立了包括普通法院与衡平法院相互独立、并行不悖的司法救济体系。

1922年，美国专利法修改增加了合理许可费来计算赔偿金，即当专利权人实际损失或侵权人非法获利可能发生、但不易计算，原告无法完成对分摊的举证责任时，可以合理许可费进行判决。美国在1946年专利法修改时取消了非法获利，将其改为“合理许可费”，规定原告获得“对制造、使用或销售该发明应得的赔偿，不少于其合理许可费的一般赔偿金”③。

1952年，美国对专利法修改修订整合了历次专利法案，后经历过1975年、1984年和1999年三次较大的修订。作为判例法国家，美国专利制度的改革和发展不仅仅表现在美国专利法的修改上，更多的变化已经通过判例和司法政策的改变悄然进行。总体而言，美国专利法并没有具体说明如何才算对损失的充分补偿，对补偿应当如何计算基本上是通过判例确定的。1982年10月1日生效的《联邦法院改革法》设立专门的联邦上诉法院（The Court of Appeals for the Federal Circuit），受理地区法院的专利上诉案件以及专利商标局各委员会的上诉案件，统一各州法院在专利诉讼上判决的不一致。这是美国专利侵权救济体系化发展的一个拐点，联邦上诉法院在其后的多个判例中对赔偿金计算的规则进行了分析和阐述。

2007年专利改革法案（又称HR1908法案），对专利法284节进行了大幅修改，以限制损害赔偿金的数额，提出用分配计算法来计算损害赔偿金，将专利权人的权益限于“专利对现有技术所做出的贡献”，即不将侵权的专利产品的全部市场价值作为计算赔偿金的基础，而仅对该产品中被侵权的专利的部分计算赔偿额[5]。但由于利益各方难以达成一致，该法案虽在众议院获得通过，但遭参议院否决。2009年3月，美国专利改革程序再次启动。2009年美国专利改革法案（America Invents Act），即俗称的S515法案，对2007法案进行了修正，允许法官作为“看门人”决定计算损害赔偿金时的考虑因素，帮助陪审团确定适当的损害赔偿金。如果公司被发现侵犯某一专利，法官要确定该专利对产品是否至关重要。但法案仍未能在众议院通过，主要是因为无法对专利侵权损害赔偿金等具体条款达成一致意见。2011年新一轮专利法改革提案回避了争议较大的侵权损害赔偿金问题，最终于2011年6月、9月分别在众议院、参议院通过，同年9月16日由美国总统欧巴马正式签署成为法律。

二、美国现行专利侵权赔偿金计算方式

美国现行专利法侵权赔偿金包括三个部分：一是所失利润，二是合理许可费，三是侵权人恣意侵权时的3倍赔偿（treble damages）制度④，此外还包括损害赔偿的利息和诉讼费用⑤。依美国专利法284条的规定，在专利产品和侵权产品存在市场竞争的情形下，法院依照专利权人的利润损失计算损害赔偿额，在两者不存在市场竞争，如专利权人不实施专利仅从事专利许可，或权利人无法证明利润损失时，则以合理的许可使用费作为赔偿，在故意侵权的情况下法院可以判给胜诉的专利权人最高3倍的惩罚性赔偿金⑥。

所失利润与合理许可费计算也可能同时适用，例如专利权人的销售只在部分市场或部分地域、部分时期与侵权人形成市场竞争的情形下，侵权人销售量中的一部分按所失利润计算赔偿额，其余部分则按合理许可费计算。选择哪种赔偿规则由专利权人请求，但要拿出相关证据加以证明[6]。对具体的赔偿金的计算方法，联邦地区法院拥有裁量权，可以对当事人提出的计算方法予以认可或否定。在Smithkline案中，联邦上诉法院对此进行了详细的阐述⑦。

（一）所失利润（lost of profits）的计算

所失利润是权利人就专利产品被侵权所造成的损害获得的救济。这种方式通常仅适用于专利产品与侵权产品在同一市场中竞争的情形，否则宜于请求许可费赔偿。

为了获得所失利润赔偿，原告须证明如果没有侵权的发生，他可以有更多的销售和赚取更多的利润[7]，即需举证存在合理的可能性（reasonable probability），获得所失利润的救济，权利人需要证明损害与侵权间存在事实因果关系。这一证明规称为“若非”测试，即必须满足“如果没有侵权则可能获得的收益”⑧。判断是否满足“若非”测试最常用的方法为Panduit测试⑨。Panduit测试主要包括四个组成部分：一是对专利产品的市场需求;二是不存在可接受的非侵权替代产品;三是专利权人具有满足需求的制造能力和市场销售能力;四是应该获得的利润值[8]。但若专利权人未实施其专利权在市场上供给相关商品或服务，并无所失利益，或所失利益难以估算时，无法适用上述标准。

由于专利权人增加的成本、所失将来利益的损害、因侵权人销售低劣质量的侵权产品给专利权人带来的名誉损害等较为间接，需要较为直接、有说服力的证据证明损失与侵权存在事实上的因果关系，这种证明比较困难，因此所失利润的计算主要包括销售流失和价格侵蚀两种方式。

1.销售流失计算

销售流失是专利权人本来可以从侵权产品销量中获得的利润。销售流失计算的所失利润是边际利润，其成本为所增加销量的成本，而不是原告全部产品的平均成本，即所失利润=所失收益—增加的变动成本=流失销量×（价格—可变成本）[9]。价格指产品单價，通常指侵权发生前专利权人销售产品的价格，以免受价格侵蚀的影响。可变成本的确定由不同行业、产业的经营特点所决定。

2.价格侵蚀计算

价格侵蚀是指侵权行为的出现使专利权人只得降低自己的销售价格而导致的所失利润。联邦最高法院1886年的Yale v.Sargent案是第一例价格侵蚀赔偿判例;联邦上诉法院Amstar案中，根据“二人市场”竞争的相关理论，肯定了价格侵蚀⑩。获得价格侵蚀赔偿需要原告证明侵权行为与价格侵蚀之间具有因果关系，即如果没有发生侵权行为，原告本来可以按比实际销售更高的价格销售。价格侵蚀导致的所失利润计算公式如下：价格侵蚀所失利润=（专利权人实际销量+流失销量）×所侵蚀价格[10]。

（二）合理许可费的计算

鉴于获得利润损失，须满足“若非”原则的多个要素，按照所失利润或非法获利计算赔偿额，属于事实问题，需要达到优势证据（preponderance of evidence）的证明标准，举证较为困难。因此合理许可费的支付仍然是确定损害赔偿所依据的主要方式[11]。但按许可费计算赔偿额，属于对计算方法的选择，法官拥有自由裁量权，上诉法院只能按裁量权滥用（abuse of discretion）的原则审理。合理许可使用费的计算方法包括虚拟谈判法和分析法。

1.虚拟谈判法（the hypothetical negotiation）

虚拟谈判法即假设专利权人与侵权人在侵权发生之始可能会同意达成的权利许可费就是合理许可费[12]。联邦上诉法院在Rite-Hite案中说，合理的许可费是专利权人可以获得的最低限度的损害赔偿，法庭所判给的损害赔偿可以高于此而不能低于此。确定合理许可费数额时，一般要先确定合理许可费率，然后以该费率乘以侵权人销量即为合理许可费偿额。

在虚拟谈判法计算合理许可费时，在权利人的专家证人给出可比较的许可情况下，采用Georgia-Pacific因素调整，以确定许可费率。1970年的Georgia-Pacific案判决，全面地列出法院以往在确定合理许可费时加以考虑的15个因素。

一是专利权人已经接受了的專利许可费，用以证明或试图证明己确立许可费;二是与涉案专利权相类似的其他专利技术的许可费;三是专利许可证的性质和范围，比如是独占许可还是非独占许可，有无许可的地域限制或销售对象限制;四是专利权人不许可他人使用专利以维持专利垄断，或者为许可证设置特殊的许可条件来保护该垄断的既定政策和营销安排;五是专利权人与侵权人的商业关系，比如他们是否为在同一地区、在同一商业链条上的竞争者，或他们分别是技术的开发者与推广者;六是被许可人因销售专利产品而对促进自身其他产品销售所产生的影响，该项专利技术带动专利权人销售其他非专利产品的既有价值，以及这种衍生销售或者陪护销售的程度;七是专利权的有效期限和许可证的期限;八是已有专利产品的获利能力，商业成功情况，现时的市场普及率;九是该项专利权与能够得到同样结果的旧模式或设备（如果有的话）相比，所具有的用途和优势;十是发明创造的性质、专利权许可方对其拥有的和生产的专利商品的特征，以及给使用这项专利技术的人所带来的利益;十一是有关侵权人在多大程度上使用了专利技术，以及使用后所带来的可证实的利益;十二是在特定商业领域或类似商业领域中，商业习惯所允许的该发明或类似发明在产品利润或售价中所占的比例;十三是在所实现利润中应当归功于发明的利润比例，相对于应归功于非专利因素、制造方法、商业风险，侵权人增加的重要特征或者改进所带来的利润比例;十四是具有资质的专家的证言;十五是假设许可人（如专利权人）与被许可人（如侵权人）合理地、自愿地努力达成协议，这种情形下双方会（在侵权开始时）达成的许可费数额。

当不存在合适的可比许可的情形下，专家证人可以直接采用知识产权评估的重要规则法进行合理权许可费的计算，并且相应的证人并不需要对采用这一方法给予特殊的证明。所谓重要规则法（Rule of thumb，也称25percent rule，或经验法、重要法则），非常简单，仅需要确定许可费基数和专利费率即可，在国外知识产权许可的评估中被广泛应用。美国有大量专利合理权许可费赔偿的判决均是采用重要规则法计算[13]。同时，计算合理许可费时需要根据Georgia-Pacific因素对计算的许可费率进行调整，单纯适用重要规则的计算方法很少被法院所接受。由于应用重要规则法计算专利损害赔偿存在不够精确的缺陷，2011年，Uniloc USA，Inc.v.Microsoft Corp.案对重要规则法的适用进行了修正，法官认为专家证人并未给出采用重要规则法与案件相关产品进行许可或者其他许可的比较。法官最终认定本案中重要规则法的适用不能满足多伯特证据要求，从而强调重要规则法并未考虑谈判双方的经济地位、非侵权替代品等因素。此外，该案从证据的角度强调损害赔偿的计算方法应与专利的假想许可相联系，以实现充分补偿的基本要求[14]。

2.分析法（the analytical method）

分析法是近期判例适用的一种计算许可使用费的方法，其通过一定的计算公式得出合理许可使用费的数额。分析法存在的前提是产品的利润不仅包括权利人的合理许可费还包括侵权人没有使用专利的那部分利润。其步骤如下：法院先假设侵权人可预期的净利润，然后把该净利润减去“产业标准利润”（industry standard）或者“可接受”（acceptable）利润，即侵权人应该的获利，剩余的值就是权利人可以得到的合理许可使用费赔偿。

（三）惩罚性损害赔偿

根据美国专利法第284条，在陪审团未能确认损害赔偿额的情况下，法院得将自己决定或估定的损害赔偿额增加至3倍。虽然条文中没有使用惩罚性赔偿的用语，但“损害赔偿额增加至三倍”本质上是一种惩罚性赔偿。该条文没有明文规定什么情形下法院“可以将该赔偿金额提高到原决定或估定的数额的最多三倍”。但一般认为，增加的损害赔偿是针对恶意侵犯专利权的行为，通常是在侵权人的行为出于公然地、显然地不顾专利权人的权利方时可适用。

在1983年的Underwater Devices案中，联邦上诉法院认为，当事人在知道他人享有专利权的情况下，负有适当注意的积极义务（affirmative duty of due care），此项义务包括事先征询有能力的法律顾问的意见，以确定自己的行为不会侵犯他人专利权。此案确立了专利故意侵权的“适当注意的积极义务”判断标准，对侵权人提出了很高的注意义务要求。近年来，法院逐渐认识到，将故意侵权作为惩罚性赔偿的基础，增加了诉讼成本并减少了专利侵权诉讼结果的可预见性。美国法院的态度发生了改变，在2007年的Seagate案中，联邦上诉法院推翻自己20多年前在Underwater Devices案的判决，创立了专利故意侵权判定的新规则。在此案中，联邦上诉法院以“被告客观上之轻率”（objectively reckless）标准，取代“被告应尽适当注意的积极义务”标准，并且由专利权人即原告负举证责任，使得故意侵权的认定标准大为提高，专利权人获得惩罚性赔偿的难度增大。该案的判决在2011年9月美国国会通过的《专利改革法案》（《美国发明法案》）第17条得到体现：“被控侵权人没有事先征求专利律师关于涉嫌侵权的意见，或者未向法院或陪审团提出这样的律师意见，不可被用于证明故意或诱导侵权。”[15]

三、结语

损害赔偿是专利侵权最为重要的救济方式，是整个专利机制的重要制度因素。专利侵权损害赔偿的计算则是专利诉讼的重点和难点，过度或不足的损害赔偿都会对企业创新产生不良影响。观察美国专利诉讼自20世纪80年代起至目前的损害赔偿计算方法之演变，有如下发现。

第一，所失利益法可以取得较高的赔偿额，然而，使用这法则占所有案件的比例不断下降;由20世纪80年代的83%，至90年代的73%，2000年以后减为32%。

第二，2000年以后，合理许可费法即占多数（65%）。20世纪80年代时，合理许可费法仅占17%，而90年代也仅有24%。

所失利益法逐渐不受青睐的原因有三点。首先，所失利益计算方法与需求资料，较之参酌市场既有的许可费率更为复杂，原告成功举证不易。在证据能力与证明力上，明显存有市场范围之界定、替代产品有无以及价格弹性等问题。其次，原告举证的资料，有泄漏自身商业秘密的顾虑。最后，原告本身不从事制造生产（如研发机构），缺少制造与行销能力，无法主张所失利益，仅能请求合理许可费作为损害赔偿。

另外，专利侵权的认定与救济不仅仅涉及复杂的专利技术问题，更重要的在于这一工作带有很强的主观色彩，不同的法官审理可能会有不同的结果。为了解决这一问题，美国在1982年成立了联邦巡回上诉法院作为所有专利侵权案件的二审法院，实现了专利侵权认定标准的统一性和侵权判决与救济的一致性。

注释：

①转引自Nike，Inc.v.wal-Mart Stores，Inc.（1998），138 F.3d 1437.

②Patent Act of 1836，ch.357，5 Stat.117-125，14.

③35 U.S.C.67，70（1946）.35 U.S.C.67，70（1946）35 U.S.C.67，70（1946）.

④U.S.Patents Act，35 U.S.C，原文：“35 U.S.C.284 Damages.Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less that a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer，together with interest and costs as fixed by the court.When the damages are not found by a jury，the court shall assess them.In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”

⑤U.S.Patents Act，35 U.S.C.原文：“35 U.S.C. 285 Attorney fees.The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

⑥The Amendment to 35 U.S.C.284 Patent Reform Act of 2007，2009.

⑦Smithkline Diagnostics，Inc.v.Helena Laboratories Corp.（1991），926 F.2d 1161，17 USPQ2d 1922 （Fed.Cir.1991）.

⑧Water Technologies Corp.v.Calco Ltd.850 F.Zd660，671，7U.5.P.Q.ZD（BNA） 1106（Fed.Cir.1988）.

⑨Panduit Corp.v.Stahlin Bros.Fibre Works.575 F.2d 1152，1156，197 U.S.P.Q.726，729-30（6th Cir.1978）.

⑩Amstar Corp.v.Envirotch Corp.823 F.2d 1538，1543（Fed.Cir.1987）.

Rite-Hite Corp.v.Kelley Company.56F.3d 1538，35.U.S.P.Q.2d 1065（Fed Cir.1995）.

Georgia-pacific Cor.v.United States Plywood CorP.318.F supp.1116，266.U.S.P.Q.235 （SD.N.Y 1970），modified by 446 F.2d.295 （2d Cir.1971）.

TWM Mfg.v.Dura Corp，789 F.2d，p.899，900（Fed.Cir.1986）.

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